浅析中日实用新型制度差异－日本申请人向中国申请实用新型专利时的注意事项
北京允天律师事务所-袁家来
近年来，我国实用新型专利申请量不断增长，这除去奖励资助、高新减税等政策因素以外，还与授权快、要求低、难无效、容易维权等实用新型专利所具有的诸多不可替代优点有着密切关系。另一方面，众多实用新型专利申请中的包括日本申请人在内的外国申请人案量比例十分低，而与我国实用新型专利申请量不断增长的情况形成鲜明对比。本文意在通过分析中日实用新型制度差异来找出日本申请人案量远不及中国国内申请人案量的原因，希望帮助日本申请人消除以往存在的一些疑问而正确理解中国实用新型制度，同时，通过简单总结日本申请人向中国申请实用新型专利时的注意事项来给予中国从业者和特别是希望通过PCT或巴黎公约向中国大陆申请实用新型案件的日本申请人一些启示。
1、实用新型的申请现状
（1）中国申请现状
为了便于理解中国申请现状，首先我们基于“中国国家知识产权局统计年报”绘制出如下几个图表。
2015-2019年中国提交发明、实用新型、外观设计以及其总计申请量
2015-2019年中国提交外国发明、实用新型、外观设计以及其总计申请量
2015-2019年中国提交日本发明、实用新型、外观设计以及其总计申请量
（由于中国国家知识产权局统计年报中还未更新2019年的日本案件申请数据，所以上述表格中2019年的日本案件申请数据为空）
通过上述这些图表可以看出实用新型专利申请在中国提交的专利申请之中占有十分重要的地位，2015之后每年申请量超过了发明并在2019年最终达到了226万件以上的历史最高点，另外，与发明专利申请量的增长速度减缓甚至2019年出现了下降的情况相比，实用新型专利申请量的增长始终保持着较高速度。
另外，在中国提交的实用新型专利申请之中，外国申请人的贡献度远不及中国国内申请人，2019年其数量不到1万件，其中日本申请人的实用新型申请量为2345件，约为实用新型申请总量的0.1%。通过上述分析可以看出，日本申请人在中国针对实用新型专利申请的重视程度远低于发明。
（2）日本申请现状
与此相对，日本申请人在日本国内的实用新型专利申请情况又是怎么样的呢？接下来，我们结合下述图表进行分析。
2014-2018年日本的发明和实用新型比例
2014-2018年日本的实用新型申请结构
上面两个图表来自于日本专利局的2019专利行政年度报告书，从中可以看出，在日本国内的专利申请之中，无论是日本本国申请人还是包括中国在内的外国申请人均较少申请实用新型、且申请量逐年减少。另外，实用新型的整体申请量相较发明少很多，在2018年其申请量为5388件，约为专利申请量313567件的1.7%。通过上述分析可以看出，日本申请人即便是在日本国内，针对实用新型专利申请的重视程度也远低于发明。
日本申请人无论是在日本本国还是在中国，均针对实用新型的重视程度远低于发明是基于何种原因呢？通过如下分析中日实用新型制度异同之后，我们或许会得到一些启示。
2、中日实用新型制度异同
（1）保护客体和期限
我国专利法第二条中规定实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案，而日本实用新案法第三条中规定作出了产业上可以利用的、与物品的形状、构造或者组合相关的实用新型之人，除下述实用新型之外，均可就其实用新型获得登记。
此处，“产品”与“物品”、“结合”与“组合”虽文字表述方面有所不同，但实质意思是一致的，因而中日实用新型制度在保护客体方面可以理解为是相同的。值得一提的是，在日本可以根据需要将实用新型与发明相互转换，而这种做法在中国确不被允许，因而实用新型专利申请提交前需要仔细分析其保护客体是否符合相关规定，对于通过PCT或巴黎公约向中国大陆提交的实用新型专利申请，如提交至中国国知局之后才发现保护客体存在问题，而且时间上已超过优先权期限的话，则最坏情况是有可能会导致案件最终被驳回这一无法挽回的不良后果。
另外，我国中国专利法第四十二条中规定实用新型专利权的期限为十年，自申请日起计算，而日本实用新案法第十五条中规定实用新型权的存续期限为申请日起十年。因此，中日实用新型在保护期限方面是相同的。
（2）审查流程、时间
中国针对实用新型专利申请的审查大体包括申请-受理-初审-授权这4个阶段，其中初审不仅进行形式审查，而且还审查明显新颖性问题，该审查主要基于AI机检出的现有技术进行，审查员一般不进行人为检索。反观日本针对实用新型专利申请的审查大体包括申请-受理-形式审查-授权这4个阶段，整个审查流程整体与中国大致相同，但其并不审查形式问题之外的包括新颖性在内的实质性问题，这点构成了与中国的不同之处。
另外，由于中国实用新型申请量巨大、需审查明显新颖性问题等原因，中国实用新型专利申请的2019年平均审查周期为6.2个月，而日本实用新型申请量极少、仅进行形式审查，因而其审查周期也相对较短，虽然官方没有给出比较准确的数据，但实务中统计一般为2-3个月，比中国审查周期短很多。
中日审查流程图
（3）权力行使
日本实用新案法第二十九条二款规定在提供其有关登记实用新型的实用新型技术评价书并警告之前，实用新型权人或者专用实施权人不能对侵害其实用新型权或者专用实施权的侵害人等行使其权利、第三项规定实用新型权人或者专用实施权人对侵害人等行使其权利或者提出警告的，如果确定的审判决定宣告实用新型登记无效的，其应当承担赔偿因行使权利或者其警告给对方造成的损失的责任。但如果是基于实用新型技术评价书的实用新型技术评价、行使其权利或者提出警告的，或者其他的相当谨慎的行使权利或者提出警告的除外。从该法条可以看出，由于不提供实用新型技术评价书而需要承担十分巨大的潜在赔偿责任，这成为日本申请人不愿在日本大量申请实用新型专利的主要原因之一。
另外，日本实用新型技术评价书可以由任何人请求、且没有次数限制，这导致一篇实用新型专利在授权之后有可能会遭受多次检索与评价，且实务中对实用新型专利申请的审查尺度与发明并无实际区别，因此相当于实用新型有可能被反复提出无效，并以审查发明的基准被反复评述新创性。这样一来，实用新型专利如果不具有等同于发明的创造性高度，将会难以维持其专利权的存续。这成为日本申请人不愿在日本大量申请实用新型专利的又一原因。
最后，由于日本科技水平较高，其专利质量较高，相较于实用新型专利申请，完全有能力去挑战发明专利申请，这也影响了日本申请人的申请类型选择。
与此相对，中国专利法第六十一条规定专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据，单从该法条来看，提起专利侵权诉讼时实用新型专利权评价报告的提出并非是必须的，但由于中国国内实用新型质量参差不齐、同时存在依靠实用新型滥诉等不当使用实用新型专利权的情况，所以实践中绝大多数案件都被要求出示实用新型专利权评价报告。值得注意的是中国并未设立“由于不提供实用新型专利权评价报告而需要承担十分巨大的潜在赔偿责任”这种不利于权利人的制度，所以往往可以先提起专利侵权诉讼，后根据情况选择补充申请实用新型专利权评价报告，这有助于实用新型权利人更早地行使其权利。
最后，在中国仅专利权人或利害关系人可以请求实用新型专利权评价报告，且仅能请求一次，不仅如此，判断创造性时一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域，且一般仅可以援引一个或者两个现有技术，这使得实用新型创造性的评价标准低于发明，因而更易于实用新型专利权的权力行使。
| 中日实用新型制度异同 | |||
| 中国 | 日本 | 异同 | |
| 保护客体 | 产品的形状、构造或者其结合（专利法第2条） | 物品的形状、构造或者组合
（实用新案法第3条） |
相同 |
| 是否可以与发明相互转换 | 否 | 是 | 不同 |
| 保护期限 | 10年
（专利法第42条） |
10年
（实用新案法第15条） |
相同 |
| 审查流程 | 申请-受理-初审-授权
（审查明显新颖性问题） |
申请-受理-形式审查-授权
（仅审查形式问题） |
除新颖性审查部分之外相同 |
| 审查时间 | 6.2个月 | 2-3个月 | 中国时间较长 |
| 评价报告 | 非必须（但实践中需要） | 必须 | 法条不同，实践中一致 |
| 评价报告请求人 | 专利权人或利害关系人 | 任何人 | 不同 |
| 评价报告提出次数 | 仅一次 | 无限制 | 不同 |
| 新创新评价标准 | 低于发明 | 等于发明 | 不同 |
| 权力行使难易度 | 容易
新创新评价标准低于发明 → 不易无效 |
困难
新创新评价标准等于发明 → 容易无效 |
中国较容易 |
通过上述分析可知，日本实用新型制度对权利人维权较为严苛的事实有可能影响外国申请人对中国实用新型制度的理解，而且外国专利案件质量相对较高而更愿意挑战发明申请等诸多原因可能在一定程度上使得日本申请人在中国针对实用新型专利申请的重视程度远低于发明。
然而，中国实用新型制度多处不同于日本实用新型制度，其所具有的授权快、要求低、难无效、容易维权等诸多优点是不可忽视的，因而包括日本专利申请人在内的外国申请人可以考虑申请发明专利申请的同时也增加实用新型专利的申请以更好地维护其自身利益。
3、日本申请人向中国申请实用新型专利时的注意事项
通过PCT或巴黎公约向中国大陆提出的实用新型专利申请通常质量高于中国国内实用新型专利申请，因而其进入中国国家阶段之后很少被指出新颖性问题，但其撰写上往往存在诸多不符合中国审查的相关规定之处，因此往往会被指出诸多形式问题。如果能提前修正这些形式问题，则不仅能加速授权、而且还能减少应对补正通知而带来的额外支出。以下，将通过PCT或巴黎公约向中国大陆提出的实用新型专利申请在审理阶段易被指出的问题进行如下总结以供参照。
（1）保护客体
由于实用新型仅保护产品的形状、构造或者其结合，所以应避免方法特征的写入，特别是方法步骤、工艺条件等。值得注意的是权利要求既包含形状、构造特征，又包含对方法本身的改进时，不属于实用新型的保护客体；另外，权利要求既包含形状、构造特征，又包含对材料本身提出的改进时，也不属于实用新型专利保护的客体。另外，复合层可以认为是产品的构造，如渗碳层、氧化层等，而物质的分子结构、组分、金相结构则不属于实用新型专利给予保护的产品的构造。对此，如上述那样提交至中国国知局之后才发现保护客体存在问题，而且时间上已超过优先权期限的话，则最坏情况是有可能会导致案件最终被驳回这一无法挽回的不良后果，所以建议在提交至中国国知局之前便进行判断并作出相应修改。应予注意的是如果被指出修改超出了原说明书的范围而不符合专利法第33条规定的话，通常结果是审查意见在“修改超范围”与“不属于保护客体”二者之间徘徊而极难应对，因而最为恰当的做法还是从根本入手、即在日本优先权的撰写阶段便做好保护客体问题的考量而补充大量相应内容，以便给后期修改提供充足修改依据。
（2）实用新型名称
请求书、权利要求书、说明书、摘要等中的实用新型名称应完全一致。对此，日本实用新型专利申请中时常会出现说明书和摘要中的实用新型名称相对于权利要求书的保护主题存在缺失的情况，例如说明书和摘要中的实用新型名称为“原稿搬送装置”，而权利要求的保护主题为
“1、一种原稿搬送装置，其特征在于，……。
10、一种图像形成装置，其特征在于，具备权利要求1所述的原稿搬送装置。”，
此时需将上述各部分中的实用新型名称进行统一，例如可以将说明书和摘要中的实用新型名称修改为“原稿搬送装置以及图像形成装置”。
（3）摘要
摘要应当写明实用新型的名称和所属的技术领域，清楚反映所要解决的技术问题，解决该问题的技术方案的要点以及主要用途，尤其应当写明反映该实用新型相对于背景技术在形状和构造上作出改进的技术特征，不得写成广告或者单纯功能性的产品介绍。并且摘要文字部分(包括标点符号) 不得超过300个字。对此，日本实用新型专利申请的摘要部分往往缺失有关技术问题的描述，且时有字数超过300的情况，为此可以提前补充缺失内容并限制字数在规定范围内以避免该问题的指出。
另外，说明书摘要应当有摘要附图，申请人应当提交一幅从说明书附图中选出的能够反映技术方案的附图作为摘要附图。对此，虽然日本实用新型专利申请很少存在缺少摘要附图的情况，但是摘要附图有时会由标注了（A）和（B）的两个附图组成的情况（参见下图），对此应选择其中的一幅图、或者选择符合规定的其他附图以避免该问题的指出，例如摘要图为图1的情况下，可以将“图1（A）、（B）”修改为“图1A和图1B”，并将图1A作为摘要附图。
（4）权利要求书
首先，独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，前序部分应写明要求保护的实用新型技术方案的主题名称和实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征，特征部分使用“其特征是…… ” 或者类似的用语，写明实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。对此，日本实用新型专利申请多存在模糊前序部分和特征部分之间的界限的情况，为此可以提前进行正确划界以避免该问题的指出。
另外，直接或间接从属于某一项独立权利要求的所有从属权利要求都应当写在该独立权利要求之后，另一项独立权利要求之前。例如
“1、一种原稿搬送装置，其特征在于，……。
2、一种原稿搬送装置，其特征在于，……。
3、根据权利要求1或2所述的原稿搬送装置，其特征在于，……。”
这一写法不符合上述规定，可以提前调整为
“1、一种原稿搬送装置，其特征在于，……。
2、根据权利要求1所述的原稿搬送装置，其特征在于，……。
3、一种原稿搬送装置，其特征在于，……。
4、根据权利要求3所述的原稿搬送装置，其特征在于，……。”
另外，权利要求中应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定实用新型，特征部分不得单纯描述实用新型功能，只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或者效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果在说明书中有充分说明时，使用功能或者效果特征来限定实用新型才可能是允许的。由于这类修改会直接影响保护范围，所以实务中也可以待审查员指出之后再进行应对以争取到更大的保护范围。
另外，在后的多项从属权利要求不得引用在前的多项从属权利要求（多引多）。该问题在日本实用新型专利申请较多出现，而且极少被漏检，因而可以提前进行修改。
（5）说明书
首先，说明书中实用新型内容部分应当描述实用新型所要解决的技术问题、解决其技术问题所采用的技术方案、对照背景技术写明实用新型的有益效果，并且所要解决的技术问题、所采用的技术方案和有益效果应当相互适应，不得出现相互矛盾或不相关联的情形。对此，日本实用新型专利申请时常存在未将技术方案写入实用新型内容部分的情况，为此可以基于权利要求书的内容进行该内容的补充以避免该问题的指出。
其次，说明书文字部分可以有化学式、数学式或者表格，但不得有插图，包括流程图、方框图、曲线图、相图等，它们只可以作为说明书的附图。对此，日本实用新型专利申请往往存在将带参数的图表放在说明书附图中的情况，为此可以考虑提前将图表放入说明书文字部分。
（6）说明书附图
首先，附图中除必需的词语外，不得含有其他的注释；词语应当使用中文，必要时，可以在其后的括号里注明原文。实务中解释附图中注释内容的必要性是较为困难的、而且将这些注释内容补入说明书并不会影响保护范围，因而可以考虑提前进行该修改。
另外，日本实用新型专利申请多存在附图由标注了（A）和（B）的两个附图组成的情况（参见【（3）摘要】中的插图），审查员往往会指出该问题，因而可以考虑提前将“图1（A）、（B）”修改为“图1A和图1B”，并随之调整说明书对应部分的描述。
| 常见的补正通知 | |
| 保护客体 | 避免方法步骤、工艺条件等方法特征的写入 |
| 名称 | 请求书、权利要求书、说明书、摘要等中的实用新型名称应完全一致 |
| 摘要 | 摘要包括技术问题、技术方案要点以及主要用途；字数≤300；必须有摘要附图，且为1幅图 |
| 权利要求书 | 前序部分和特征部分清楚划界；避免从权同时引用在先的多个独权；避免非必要时的功能或者效果特征的使用；避免多引多 |
| 说明书 | 实用新型内容部分应包含与权利要求书内容对应的内容；流程图、方框图、曲线图、相图等不得放入说明书文字部分；带参数的图表要放入说明书文字部分 |
| 说明书附图 | “图1（A）、（B）”修改为“图1A和图1B”；将附图中的注释写入说明书文字部分 |
通过上述分析，希望有助于日本申请人更清楚地理解中日实用新型制度差异以及日本申请人向中国申请实用新型专利时的注意事项，正确地以实用新型专利为武器，更加充分且可靠地维护自身权益。同时，也希望有助于以代理通过PCT或巴黎公约向中国大陆申请的实用新型案件的中国从业者一些启示，以减少代理工作中常犯的一些问题。