北京，中国

PPH浅谈

PPH浅谈
Articles 5月 9, 2020

PPH浅谈

北京允天律师事务所-李建航

 

PPH（Patent Prosecution Highway专利审查高速路）始于2006年，其创建目的为加快审查进程，在各个专利局之间共享工作结果，以节约审查资源。自中国国家知识产权局于2011年11月参与PPH（Patent Prosecution Highway）项目以来，采用首次申请局/在先审查局的工作结果来加速中国专利申请的PPH请求呈逐年上升的趋势。

 

在本文中对国际上现有的PPH种类进行简单的介绍，并且提出对在向中国国家知识产权局提出PPH请求时的注意事项。

 

  1. 关于PPH的种类

 

如今国际上现有的PPH合作框架大致分为六种，具体为：

常规PPH

PPH Mottainai

PPH 2.0

PCT-PPH

IP5 PPH

Global PPH

以下详细介绍各种PPH以及其特点。

 

1）常规PPH/PPH 1.0/经典PPH/

在常规PPH中，申请人在首次申请受理局（Office of First Filing, OFF）提交的专利申请中的至少一项权利要求具有可专利性的情况下，可以向二次受理局（Office of Second Filing，OSF）对后续申请提出PPH请求，以加速实质审查，其中对应申请必须是首次申请（first filling），其主要分为巴黎公约途径和PCT途径[10]。

 

2）PPH Mottainai

PPH Mottainai，也称作为增强型PPH，其中“Mottainai”一词源自日本，意为“不浪费的PPH或也译作再利用PPH”。自2011年7月15日起，日本、美国、应该、加拿大、澳大利亚、芬兰、俄罗斯和西班牙八国专利局以现有双边PPH试点为基础，提出名为“PPH Mottainai”的扩展PPH，放宽了请求条件。

PPH Mottainai为常规PPH中巴黎公约途径下的PPH的扩展，其突破了常规PPH中的首次申请的原则，即突破了二次受理局（Office of Second Filing，OSF）仅能够利用首次受理局（Office of First Filing, OFF）工作结果的原则，而是在后审查局（Office of Later Examiniation，OLE）可以利用在先审查局（Office of Earlier Examination，OEE）的工作结果，因此，对于申请人更加友好，更有利于实现“一国授权，多国加快”[8]。

由于PPH Mottainai创新性地突破了常规PPH的首次申请原则，因此在实践中通常将基于OEE的工作结果向OLE提出PPH请求称作为PPH Mottainai模式。

在此需要指出的是，虽然我国并没有加入PPH Mottainai项目，但是并不表示中国申请人不可以利用PPH Mottainai项目。例如，对于要求相同中国优先权的日本和美国同族专利申请，如果在JPO的审查中确认申请具有可专利性，则中国申请人可以基于JPO的审查结果向USPTO提出PPH请求。

此外，在中国加拿大以及巴西的PPH项目中，可以采用PPH Mottainai的模式。

 

 

3）PPH 2.0

PPH 2.0为PPH Mottainai的进一步的升级。USPTO于2012年1月29日，连同其余7家参加PPH Mottainai的专利局以及欧专局实施了多边的PPH 2.0，以进一步扩展PPH并且鼓励更加广泛地利用PPH。至今为止，韩国知识产权局KIPO、菲律宾知识产权局、葡萄牙工业产权局、德国专利商标局、丹麦专利商标局以及尼加拉瓜知识产权注册局均以加入PPH 2.0 Programm。PPH 2.0在统一且用户友好的框架内进一步简化了PPH请求的要求和程序，而与此同时PPH 2.0 还确保不减少在各专利局之间的工作结果共享[4]。

PPH 2.0与常规PPH的对于提交文件的主要区别在于：1）不必提交被PPH2.0参加局所认定具可专利性的专利范围复本及英译文。2）申请人不再需要提供非英文审查意见通知书的英译文准确性的声明（仅针对向USPTO提交PPH请求）。3）申请人无需提交“授权决定”以及其英译文（如果对应申请是没有被发出任何审查意见通知书而直接获得授权的申请，则申请人需要在PPH 2.0的请求表格中指出本案没有收到过神意见通知书）[9]。

 

4）IP5-PPH

欧洲专利局（EPO）、日本特许厅（JPO）、韩国特许厅（KIPO）、中国国家知识产权局（CNIPA）和美国专利商标局（USPTO）等五局（IP5）于2013 年9 月就启动全面的五局专利审查高速路（IP5 PPH）试点项目达成一致，以更好地加快处理在这些局提出的专利申请。同PPH Mottainai模式一样，IP5-PPH也突破了经典PPH的首次申请原则，更有利于实现“一国授权，多国加快”。

 

5）Global PPH

Global PPH于2014年1月6日发布，其包括USPTO、JPO、KIPO等27个国家、组织或地区的专利局。Global PPH与PPH Mottainai采用相同的审查标准，区别主要在于参与的国家、组织或地区不同[1]。

 

6）PCT-PPH

是指PCT申请的申请人，从特定的国际检索单位或国际初步审查单位收到肯定的书面意见或国际初步审查报告，指出其PCT申请中至少有一项权利要求具有可专利性，申请人可以以其为基础，请求有关国家或地区阶段的申请加快审查[10]。PCT-PPH与常规PPH中的PCT路径的主要区别在于，PCT-PPH采用的是国际检索单位和/或国际初步审查单位的国际工作结果，其中国际工作结果具体指的是：国际检索单位的书面意见（WO/ISA）、国际初步审查单位的书面意见（WO/IPEA）和国际初步审查报告（IPER），需要特别注意的是，申请人无法仅基于国际检索报告（ISR）提出PCT-PPH请求。而常规PPH中的PCT路径采用的对应申请所在国家/地区的专利局作出的审查工作结果。

对于在中国提交PCT-PPH请求，还需要注意的是：根据国家知识产权局于2017年5月22作出的说明，若构成PCT-PPH请求基础的WO/ISA、WO/IPEA 或IPER 的第VIII 栏中存在的书面意见属于如下情况，即

（1）第Ⅷ栏中的审查意见不涉及向国家知识产权局提出PPH请求所对应的权利要求，或；

（2）第Ⅷ栏中的审查意见仅涉及说明书或附图所存在的缺陷，

则申请人仍可以向国家知识产权局提出PCT-PPH请求。尤其需要注意的是，在提出PPH请求是，需要在《参与专利审查高速路（PPH）试点项目请求表》的E栏“说明事项”的第3项“特殊项的解释说明”中简述符合第Ⅷ栏提交情形的理由[2]。

 

此外，还有在拉丁美洲国家的专利机构之间进行加速的PROSUR-PPH（其生效方式为PPH Mottainai模式与PCT-PPH模式，并且涵盖国家为阿根廷，巴西，哥伦比亚，厄瓜多尔，巴拉圭，秘鲁，乌拉圭和智利）以及Alianza del Pacífico-PPH（同太平洋联盟PPH，其生效方式为PPH Mottainai模式与PCT-PPH模式，并且涵盖国家为哥伦比亚，墨西哥，秘鲁和智利），由此这些国家非中国专利申请的主要进入国家，因此本文不对其进行详细介绍[3]。

 

  1. 关于向中国国家知识产权局（CNIPA）提出PPH请求的一些注意事项

 

1）关于PPH请求的时机问题，根据国家知识产权局的规定，PPH请求的请求时机为：中国申请必须已经公开，并且在提出PPH请求之前或之时已经收到发明专利进入实质审查阶段通知书，此外，中国申请还必须尚未收到任何审查意见通知书。其中一个例外情况是，申请人可以在提出实质审查的同时提出PPH请求。由此可见，在提交中国申请或PCT申请进入中国国家阶段之时以及在收到审查意见通知书之后，都无法提出PPH请求。还需要说明的是，在此需要注意的是“任何审查意见通知书”，其中包括审查意见通知书以及分案通知书等等，所有在此不应该把PPH请求时机简单地理解为“收到第一次审查意见通知书之前”。

 

此外，由于PPH请求对于权利要求对应性的要求，通常中国申请都需要根据对应申请进行相应的权利要求修改，所以在提出PPH请求时，还需关注是否存在主动修改时机。根据专利法实施细则第五十一条第一款的规定，发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的３个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。由此可见，一旦需要对权利要求进行修改来满足PPH请求中的权利要求对应性的要求，主动修改的时机其实要比提出PPH请求的实际更加珍贵。笔者就曾经遇到过中国申请满足提出PPH请求的时机，而由于不存在主动修改的机会，进而无法满足权利要求对应性的要求，因此放弃提出PPH请求的情况。

 

2）在提出PPH请求之前，需要查明PPH请求中的对应申请的首次受理局/在先审查局与我国是否签署了双边或多边的PPH项目协议。例如，国家知识产权局尚未与荷兰专利局（NL Octrooicentrum）签署PPH项目双边协议（究其原因可能在于荷兰发明专利申请无需经过实质审査即可授权），因此，目前无法基于荷兰专利局的工作结果对于相应的中国申请提出PPH请求。此外，如果是PCT-PPH，还需要审核我国是否与对应申请的专利局前述有PCT-PPH项目的协议，

 

3）明确应当以何种模式提交PPH请求，需要核实对应申请是否是首次申请（first filing），如果是，则可以按照经典PPH的模式，根据双边或多边PPH项目协议提出PPH请求；如果不是，需要进一步明确，是否可以按照“PPH Mottainai”的模式提出PPH请求，例如在中国可以按IP5-PPH模式来基于非首次申请的对应申请提出PPH请求。对于既不是首次申请也无法按“PPH Mottainai”模式（例如IP5 PPH模式）在中国提出PPH请求的申请而言，则无法在中国提出PPH请求。

 

4）PPH请求在如下情况下可能会发出补正通知书，即第一PPH请求的必要附件的译文表达不清楚导致无法理解，第二初审审查员要求申请人提交对应申请的国内/国际工作结果引用的专利文献。答复期限与通常答复补正通知书的期限有所不同，而是受到该补正通知书的15日之内。此外，由于国家知识产权局对于PPH申请的形式要求严格，并且对于每个专利申请仅有两次提出PPH请求的机会，而且发出补正通知书的概率实际上非常低，所以建议对于提出PPH申请万不可把期望寄托在先提交后补正上[5]。

 

5）由于各个国家对于修改超范围的尺度把握不同，而中国国家知识产权局相对于其他国家的知识产权局在修改超范围的要求方面尤其严格。因此，在对应申请相对于中国申请的权利要求变化较大并且某些技术特征根据中国审查标准有修改超范围的可能性的情况下，即使在初审阶段通过修改中国申请的权利要求而使得满足权利要求对应性的要求进而PPH请求被审核通过，从而加速对申请进行审查，但是在实质审查阶段中，实质审查的审查员仍有非常大的可能性提出权利要求修改超范围的质疑，而这无疑至少会增加下发审查意见通知书的次数，从而会进一步增加申请人的申请费用，并且在审查员坚持认为修改超范围的情况下，导致实际上中国审查无法共享其他国家的审查结果，这其实违背了创建PPH的初衷。因此，在这种情况下，笔者不建议对这种申请提出PPH请求。

 

6）对于有提出PPH请求意愿的申请人而言，在中国提交申请时，应当申请提前公布，以便尽快满足提出PPH请求的时机要求[6]。

 

目前，与我国签署有PPH双边或多边协议的国家、地区或组织的专利机构为[10]：

JPO（日本，至2023年10月31日止）、

KIPO（韩国，自2016年3月1日起无限期延长）、

USPTO（美国，自2013年12月1日起无限期延长）、

DPMA（德国，至2021年1月22日止）、

ROSPATENT（俄罗斯，至2023年6月30日止）、

DKPTO（丹麦，至2023年12月31日止）、

PRH（芬兰，试点将自2014年1月1日无限期延长）、

APO（奥地利，至2021年2月28日止）、

IMPI（墨西哥，试点已经于2014年2月28日结束，CNIPA于2014年2月28宣布中墨试点延长，但尚无进一步明确通知）、

PPO（波兰，自2015年7月1日起无限期延长）、

CIPO（加拿大，至2021年8月31日止）、

IPOS（新加坡，至2021年8月31日止）、

EPO（欧专局，参见关于IP5 PPH的试点时间规定）、

UKIPO（英国，自2016年7月1日起无限期延长）、

INPI（葡萄牙，至2021年12月31日止）、

SPTO（西班牙，试点于2016年12月31日终止，尚未发布延长通知）、

ISIPO（冰岛，至2024年6月30日止）、

PRV（瑞典，自2016年7月1日起无限期延长）、

HIPO（匈牙利，自2019年3月起无限期延长）、

ILPO（以色列，自2016年8月1日起无限期延长）、

EGYPO（埃及，至2024年6月30日止）、

INPA（巴西，原试点于2019年11月30日终止，新试点于2024年12月31日止）、

INAPI（智利，至2020年12月31日止）、

IPO-CZ（捷克，至2022年12月31日止）、

EAPO（欧亚专利局，至2021年3月31日止）、

MyIPO（马来西亚，至2020年6月30日止）、

NIPO（挪威，试点至2023年3月31日止）、

INPI（阿根廷，至2021年9月1日止）。

此外，IP5 PPH的试点于2023年1月5日止。

 

最后，关于PPH的优缺点，通常情况下普遍认为，使用PPH可以加快审批，节省费用，授权率高。对此，笔者持有不同的看法，首先，关于节省费用的观点，即使成功通过PPH请求减少了下发审查意见通知书的次数并且PPH请求本身并没有任何官费，但是准备PPH请求的文件，例如翻译权利要求和审查意见通知书，提交主动修改以满足权利要求对应性等等，以及代理律师的代理费用等也都是一笔不小的开销。关于授权率高的问题，CNIPA本身并未提供任何相关的统计数据，JPO在PPH门户提供了PPH请求是否提高的授权的概率，例如从18年7月到18年12月止，对于JPO而言，PPH请求的申请的授权率是84，所有申请的授权率是76.1，对于USPTO，PPH请求的申请的授权率是84.42，所有申请的授权率是74.62。从数据上来看，PPH的确提高了申请的授权率，但是这里需要特别思考的是，所有成功审批PPH请求的专利申请都有一个前提是，其具有一项或多项被其他专利局认定为可授权/具有可专利性的权利要求，因此，至少从这个意义上来看，提交PPH请求的专利申请的授权概率必定高于全部专利申请、即包括PPH和非PPH的专利申请获得授权的概率。而关于PPH请求是否能够减少审查意见通知书的次数进而加速整个审查过程并且降低费用，从18年7月到18年12月止，对于JPO而言，PPH请求的平均审查意见通知书次数为0.94，而所有申请的平均审查意见通知书次数为1.0，对于USPTO而言，提出PPH请求的专利申请收到的平均审查意见通知书次数为3.02，而所有申请收到的审查意见通知书次数的平均次数为3.08[1]，从数据上可见，虽然提出PPH请求的专利申请所收到的审查意见通知书的平均次数更少，但PPH请求并没有显著地减少发出审查意见通知书的次数。

 

关于提交PPH申请被授予专利权的可能性增加的情况，笔者持有如下观点：对PPH请求而言，专利申请的主要国家的工作结果更易于被接受，尤其是易于被一些专利申请量比较小的国家接受，例如在Global PPH项目中的爱沙尼亚专利局，其2018年的专利申请量仅为30件[7]，如USPTO、JPO在对爱沙尼亚同族的美国或欧洲专利进行审查时，采用爱沙尼亚专利局的审查结果的可能性应该较低。而反之，爱沙尼亚专利局应当会倾向于接受USPTO的审查结果，因此，如果基于具有专利性的美国对应申请在爱沙尼亚专利局提出PPH请求，整个实质审查过程有大概率会被显著加速。

 

在常年的PPH请求实践中证实了：PPH请求的确可以加速实质审查过程并缩短做出最终决定的时间。特别地，PPH请求可以显著缩短从提出请求到收到第一次审查意见通知书的时间。具体地，在PPH门户网站中公开的统计数据中，从向中国国家知识产权局提出PPH请求到收到第一次审查通知书的平均时间是2.8个月（其中包括PCT-PPH），从提出PPH请求到最终授权或驳回的平均时间是11.4个月（包括PCT-PPH）[1]。因此，如果时间对于申请人是非常重要的考虑因素的话，则PPH则不失为一件利器。

 

 

参考文献：

 

 

 

 

 

 

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