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允天视点|疫情期间英国商标注册注意事项

允天视点|疫情期间英国商标注册注意事项

北京允天律师事务所 辛颖

近年来,随着全球化经济的发展,很多企业有长足发展国外市场的需求。而商标作为用以区别商品或服务来源的标志,在企业长足发展中起到举足轻重的作用。 它的价值也随着企业的发展逐步产生新的价值。由于商标权利的地域性和长时间周期,如果企业早有计划投入国际市场,应当至少提前一至两年开始计划在市场投入国申请商标。那么,在英国注册商标大家需要注意哪些事项呢?

背景介绍:

2020年1月,英国国会投票通过脱欧协议, 欧盟于2020年1月30日正式批准了英国脱欧。英国国会与2020年1月31日正式脱欧。

为了给大家一个缓冲期,英国和欧盟协定了自2020年2月1日起至2020年12月31日的过渡期(transition period), 既在过渡期内,在英国境内的商标事务仍适用于欧盟相关法律法规。

2020年3月-4月期间,英国新型冠状病毒疫情逐步爆发。英国知识产权局已经开始在线下办公。

关于不同阶段需要注意事项:

1.关于新商标申请:

(1)关于新商标的申请为大家总结了三种方式供大家参考。

  • 在2020年7月之前可向欧盟提出商标申请,(受全球疫情影响,申请时间越早越好否则会跨越过渡期)随后可向英国申请欧盟的优先权日保护。(推荐)过渡期内未完成欧盟注册的商标申请人可从2021年1月1日起截至2021年9月30日向英国知识产权局提交转换提交为英国商标申请(需要支付额外的费用),但申请时间将与欧盟商标的申请时间保持一致。
  • 向英国知识产权局提交商标注册申请。
  • 马德里注册体系,指定英国保护。

(2)新商标注册过程(以向英国知识产权局提交商标注册申请为例):

  • 对申请商标进行障碍搜索。(搜索范围考虑英国的欧盟商标及国际注册的商标,考虑变量包括:数据库全球已注册商标检索,英国完整商标注册,普通法在先权利,图形检索,等)
  • 向英国知识产权局提出注册申请
  • 英国知识产权局会针对绝对理由、申请商标分类情况及早期在欧盟及英国注册的相同或类似商标对申请商标进行5-10天的形式审查及实质审查。与在中国不同的是,英国知产局会通知其认为与申请商标相同或类似的商标权利人以便这些权利人知悉并对申请商标提出异议。
  • 如果申请商标被驳回,英国知识产权局会给予申请人两个月回复期。

如果驳回无法克服,那么商标申请将会被拒绝。如果成功克服驳回,那么申请商标将会进入公告期。

  • 第三方可在2-3个月内对该商标提出异议。如果第三方异议成功,则申请会被拒绝。如果第三方针对部分商品/服务提出异议成功,则被提出异议的商品/服务将不会被申请商标上核准注册。
  • 如果核准注册,英国知识产权局会下发注册证。

(3)异议(以向英国知识产权局提交商标异议申请为例):

  • 在正式提交异议之前,可尝试跟申请人取得联系解决问题,可以通过限制规范或从中申请中删除某些商品和服务来消除权利冲突。对于异议人来说,此种方法可避免因异议失败而产生的处罚费用。
  • 商标公告允许第三方异议期限:2-3个月
  • 双方可协商就当事进行谈判,时限为9个月,如果有需要且双方同意,可通过申请将时限延至18个月。
  • 如果基于在先权利的相似性对申请提出异议,听证办公室将异议是否会成功发表意见。意见送达双方日期被称为指示日期,该意见没有法律地位。在收到意见后,双方中如有任何一方希望提供证据,需要再指示日期后的一个月内进行请求提交证据。 英国知产局将会将其发送给另一方,发送当天被称为“起始日期”。如果任何一方没有回应英国知产局,英国知产局将根据指示意见进行裁定。如果商标有争议,听证员克可能不会提供初步指示而是直接要求双方提供进一步证据,设置提交证据的日期。

任意一方都可向高等法院或更通常过“指定律师”对异议理由提出上诉。需要注意的是异议人如果异议理由仅部分反对成功,则双方当事人应该承担各自的费用。

商标需要续展:

在过渡期内, 若有商标需要续展,申请人可根据需按照维护欧盟商标的方式续展商标。已注册的欧盟商标在过渡期满后,英国商标局将会自动创建同等有效的英国商标。

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