北京,中国

允天视点 | 标准必要专利纠纷的应对策略

允天视点 | 标准必要专利纠纷的应对策略

近期,围绕着标准必要专利许可谈判与诉讼,在通信、汽车等行业有很多讨论。在面对拥有大量专利的权利人的诉讼或与其进行的许可谈判中,中国企业该如何应对?本文试对中国法院作出的标准必要专利的相关裁判文书进行初步整理,选取有代表性的案件进行介绍,并借此给出相应的建议。

在中国法院作出的与标准必要专利相关的裁判文书中,包括专利侵权诉讼案件、许可费率诉讼案件、确认不侵害专利权案件、反垄断与不正当竞争诉讼案件,以下分别选取有代表性的案例进行初步介绍。

一、标准必要专利侵权之诉

标准必要专利相关纠纷中,最常见的即为专利侵权诉讼。其中,通信领域的标准必要专利诉讼最为频发。例如,西电捷通对索尼、苹果的专利侵权诉讼,华为与三星之间的专利侵权互诉,高通与魅族之间的专利侵权诉讼,华为、中兴与交互数字公司之间的专利侵权诉讼,小米与KPN之间的专利侵权诉讼等。大部分案件中以双方和解结案,在作出判决的案件中,专利权人胜诉的案件居多。

另外,专利侵权诉讼可能于国内和海外同时发生。2024年1月24日,OPPO宣布与Nokia签署全球专利交叉许可协议,协议涵盖双方在5G和其他蜂窝通信技术方面的标准必要专利。双方在协议签署后将结束在所有司法管辖区的所有未决诉讼。至此,OPPO与Nokia在全球多个国家的标准必要专利大战告一段落。

由于专利权人经常使用多个专利起诉,使得被诉企业检索现有技术证据或发起无效请求的时间较为紧张,使得无效决定作出之前,专利权人已经取得法院作出的侵权诉讼判决或禁令。特别是在专利权人同时在欧洲或美国起诉的情况下,如果被诉企业被禁止销售产品,则会产生巨大的损失。因此,被诉企业在进行侵权比对的同时,需要重点关注专利无效程序的进程。

二、标准必要专利许可费率之诉

在进行专利侵权诉讼之前,专利权人(许可人)一般会与被诉方(被许可人)进行许可谈判。当谈判进行不顺利时,专利权人一般会提起专利侵权之诉,被许可人一般会提起费率之诉。在OPPO与高清编码公司(ACT)之间的专利侵权诉讼中,OPPO于一审过程中提出反诉,请求法院裁定许可费率。

许可费率之诉参考案例1——侵权之诉中提出反诉:(2022)最高法知民终907、910、911、916、917、918号,OPPO v. ACT,一审南京中院,二审最高院

在最新公开的OPPO与高清编解码公司(ACT)的二审判决书中,公开了ACT使用六件编解码专利起诉OPPO侵权,共起诉了六个案件。一审中,ACT请求判令OPPO赔偿5700万元,其在主张损害赔偿时,提出许可费率为0.26元美元每台,并主张OPPO公司有明显过错,要求进行3倍惩罚性赔偿。OPPO辩称涉案专利非标准必要专利、ACT在谈判过程中违反FRAND原则。

在该六案审理过程中,OPPO公司于2019年12月6日以ACT违反FRAND许可谈判义务为由,向一审法院提出反诉,在该六案中请求:确认ACT在许可谈判中的相关行为违反FRAND义务;涉案六件专利被认定为标准必要专利,且OPPO公司实施了涉案六件专利,请求法院确定高清公司就涉案六件专利许可OPPO公司在中国范围内制造、销售智能终端产品的许可费率。

一审法院判决OPPO六案共需要支付许可使用费1306万元。二审法院判决OPPO支付六件专利的许可使用费1500余万元。

根据该案,国内企业在许可费率谈判进行不顺利,在面临专利权人的侵权诉讼威胁时,可以主动提起许可费率之诉,请求法院裁定许可费率。企业也可以选择在专利权人提起的侵权之诉之后提起反诉,请求法院裁定许可费率。

许可费率之诉参考案例2——向法院申请“禁诉令”:(2020)粤03民初689号之一民事裁定书,OPPO v. 夏普,一审深圳中院

OPPO与夏普进行标准必要专利许可谈判过程的中,夏普在国外针对OPPO提起专利侵权诉讼。OPPO认为,夏普单方面就谈判范围内的专利提起诉讼并要求禁令的行为违反FRAND义务,因而向深圳中院提起诉讼,请求法院就夏普拥有的相关标准必要专利的全球费率作出裁判。同时,OPPO申请法院行为保全,禁止夏普株式以“域外禁令”胁迫其进行谈判。法院裁定,夏普在终审判决作出之前,不得向其他国家、地区就案涉专利对OPPO提出新的诉讼或司法禁令,如有违反处每日罚款人民币100万元。

在一审法院发出“禁诉令”后7小时,德国慕尼黑第一地区法院向OPPO下达了“反禁诉令”,要求OPPO向中国法院申请撤回禁诉令。围绕“禁诉令”和“反禁诉令”,一审法院进行了法庭调查,固定了夏普株式会社违反行为保全裁定的事实和证据,并向其释明违反中国法院裁判的严重法律后果。最终,夏普株式会社撤回了本案中的复议申请和向德国法院申请的“反禁诉令”。

三、确认不侵害专利权之诉

在与标准必要专利权人谈判不顺利时,企业可以选择主动发起确认不侵害专利权之诉。

确认不侵害专利权诉讼参考案例:(2019)最高法知民终732、733、734号,(2018)苏01民初232、233、234号,华为 v. 康文森,一审南京中院,二审最高院

2018年1月,华为向南京中院提起诉讼,请求确认未侵害康文森的三项中国专利权并请求确认中国地区标准必要专利的许可费率。2018年4月,为反制华为的本案诉讼,康文森公司向德国杜塞尔多夫法院提起专利侵权诉讼,请求判令华为公司停止侵权并赔偿损失。2019年9月16日,一审法院判决确定了华为与康文森所涉标准必要专利的许可费率。

在最高院二审过程中,2020年8月27日,德国法院作出一审判决,认定华为侵害康文森的欧洲专利,判令禁止华为及其德国关联公司提供、销售或进口相关移动终端,销毁并召回侵权产品等。该判决可在康文森公司提供240万欧元担保后获得临时执行。德国法院判决认定,康文森向华为提出的标准必要专利许可费率要约没有违反FRAND原则。华为向最高院提出行为保全申请,请求禁止康文森在最高院终审判决作出前申请执行德国法院判决。最高院在要求华为公司提供担保的基础上,作出行为保全裁定,要求康文森公司不得在最高院终审判决前,申请执行德国判决。如违反裁定,则每日罚款100万元。康文森提起复议,最高院组织双方听证后,裁定驳回了康文森的复议请求。

在上述华为与康文森之间的确认不侵害专利权案件中,虽然法院未予支持华为的确认不侵权诉求,但判决给出了许可费率。这启示中国企业,在面临标准必要专利的侵权诉讼威胁时,可以主动发起确认不侵害专利权之诉。

四、反垄断与反不正当竞争之诉

根据2021年6月1日起开始实行的专利法第二十条的规定,申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。滥用专利权,排除或者限制竞争,构成垄断行为的,依照《中华人民共和国反垄断法》处理。即,在面临专利权人的标准必要专利诉讼的威胁时,企业选择提起反垄断之诉有了最新的法律依据。

反垄断参考案例:(2013)粤高法民三终字第306号,华为v. 交互数字,一审深圳中院,二审广东高院

华为向法院提起诉讼称。交互数字公司参与各类无线通信国际标准的制定,将其直接或间接拥有的专利权纳入无线通信的国际标准,并以此形成了相关市场的支配地位。法院在判决中认定,标准必要专利权人在每个标准专利许可市场上均具有市场支配地位。标准必要专利权利人违背FRAND许可承诺,无视实施者在许可谈判过程中的诚意和善意,以诉讼手段威胁强迫实施者接受过高的专利许可条件,逼迫实施者就必要专利之外因素支付相应对价,构成了滥用市场支配地位。法院判令交互数字停止针对华为实施的过高定价和搭售的垄断民事侵权行为并赔偿华为2000万元。

如果企业有产品海外销售的计划,面临在海外的专利侵权诉讼的威胁,也可以在中国法院提起反不正当竞争诉讼,请求中国法院解决标准必要专利谈判的相关问题。

反不正当竞争诉求参考案例:(2021)最高法知民辖终300号,中国某集团 v. 某电信集团,一审广州知产法院,二审最高院

中国某集团三家公司向广州知识产权法院提起诉讼,主张某电信集团的瑞典公司、美国公司、中国公司在与中国某集团三家公司进行的标准必要专利许可谈判过程中实施的一系列不正当竞争行为使得中国某集团三家公司蒙受巨大的经济损失,请求法院判令某电信集团的瑞典公司、美国公司、中国公司停止不正当竞争行为并赔偿经济损失。某电信集团的瑞典公司、美国公司、中国公司提出管辖权异议认为,中国某集团三家公司在本案所诉不正当竞争行为是域外行为,被诉行为发生地及结果地均位于域外,中国法院对本案的管辖缺乏法律依据。

在该案中,法院认为,当事人因境外不正当竞争行为在中国境内受到损失而提起诉讼的,该被诉境外不正当竞争行为对中国境内市场竞争秩序产生不利影响的结果地,可以作为案件管辖连结点。

以上,对于专利侵权诉讼案件、许可费率诉讼案件、确认不侵害专利权案件、反垄断与不正当竞争诉讼案件,将代表性的案例进行了初步介绍。在面对标准必要专利谈判或诉讼时,企业可以参考以上案例,采取多种方式解决谈判或诉讼难题。

作者:张俊杰 陈莎莎

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