北京,中国

允天视点 | 等同原则 ——专利侵权相关法条解读及案例梳理系列报告

允天视点 | 等同原则 ——专利侵权相关法条解读及案例梳理系列报告

 

第一部分:法律基本规定

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(下称“解释一”)

第七条 人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

 

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(2015修订)(下称“规定”)

 

第十七条 专利法第五十九条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”,是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准,也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。

等同特征,是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

 

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(下称“解释二”)

第八条 与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现相同的功能,达到相同的效果,且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的,人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。

 

第二部分:法条解读

在司法实践中,真正的相同侵权行为并不多见,更多是构成等同的侵权行为。不少被诉侵权人对权利人的专利技术方案加以研究,以该技术领域的常规技术手段,对专利技术方案加以简单的替换或者变换。即以生产经营为目的,制造,销售侵权产品或者使用侵权方法,以达到只有专利技术方案方能获得的发明目的、优点或者积极效果。由此在国际、国内的司法对策中,专利侵权行为认定的等同原则应运而生。

根据《解释一》的相关规定,所谓等同是指与技术特征等同的技术特征,而非该专利权利要求整体的等同物。《规定》进一步对等同特征的含义作了说明,即等同特征必须同时具备两个条件:一是与权利要求中的技术特征以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果;二是本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到,也就是对本领域普通技术人员而言是显而易见的。

最高人民法院在2015年对《规定》进行修改时,为加大对专利权权的保护力度,在前一版的基础上,对等同特征的定义增加了时间点的限制,即增加了“在被诉侵权行为发生时”。这样的修改将专利申请日到被诉侵权日之间因新技术发展导致的等同物纳入专利权的保护范围。因此,应当以被诉侵权行为发生时为基点判断技术特征是否构成等同。这一修改也使得《规定》与《解释一》在专利权保护范围的确定和侵权判定的时间点方面得到了统一。

 

第三部分:法律适用中可能存在的问题/争议

3.1 等同物的替换属于技术事实问题,等同侵权属于法律问题

在宁波市东方机芯总厂(以下简称机芯总厂)与江阴金制品有限公司(以下简称金铃公司)侵犯专利权纠纷案件【最高人民法院(2001)民三提字第1号民事判决书】1中,双方争议的焦点涉及关于被诉侵权产品和方法中防震限位板与专利中的导向板的功能或者作用问题。

由于被控侵权产品和方法是否与专利技术等同,涉及到专业技术问题,需要借助本领域专业技术人员的判断。为此,最高人民法院委托了有关专业人员对本案所涉及的专业技术问题进行了鉴定。

针对上述鉴定意见,金铃公司至少存在如下意见:1、鉴定意见关于专利中的导向板与被控侵权产品中的防震限位板“两者的主要功能是基本一致”的结论不客观、不全面,专利技术中的导向板除了起磨轮导向、防震、定位作用外,还起支承和固定工件的作用,而被控侵权产品中的防震限位板却不具有支承和固定工件的作用;2、“是否属于等同替代”的判断应属于人民法院的职权范围,不应通过技术鉴定来解决。

对此,最高人民法院认为,首先,等同替代或者称等同物替换,应属技术事实问题,即专利权利要求中的必要技术特征与被控侵权产品的相应特征相比,在技术手段、功能和效果方面是基本相同的;二者的互相替换对本领域普通技术人员来说是无需经过创造性劳动即能实现。人民法院在认定二者是否属于等同物替换时,有时需要借助本领域专业技术人员的判断。等同物替换并非都构成专利侵权,在判断是否构成专利侵权时,仍须考虑其他构成要件。因此,就等同物替换本身认定是否构成侵犯专利权,方系法律问题,应当属于人民法院的职权范围。

其次,在工作原理、方法上是一样的,导向板和防震限位板这两个重要零件的主要工作面的结构形状是相似的;二者技术特征的不同之处,对于具有机械专业知识的普通技术人员而言,无需创造性的劳动就能实现。据此,可以认定二者在技术手段上基本相同。专利中的导向板和被控侵权产品中的防震限位板这两个重要零件的主要功能基本一致,可以认为二者所要实现的功能基本相同。特别是当把被控侵权产品中的防震限位板与工件拖板作为一个整体来看时,其功能与专利中的导向板并无实质性不同。被控侵权产品将工件固定在工件拖板上,而不固定在防震限位板上,相对于专利将工件固定在导向板上来说,不利于削弱工件的加工振动。正如鉴定意见所述,专利中导向板具有工件(盲板)支承功能,有利于削弱工件的加工振动,提高加工质量,但并非被控侵权产品中的防震限位板不具有减震效果或者减震效果根本不同。关于这一点,可以从将被控侵权产品申请实用新型专利权的专利说明书中得到证实。该实用新型专利的说明书载明:“本实用新型的目的是提供一种简易型的音片开缝装置,它能有效地防止因砂轮片震动而影响音片的质量。”“本实用新型在音片的下方设有一个与机身固定的梳状防震限位装置,砂轮片嵌人梳状防震限位装置的梳缝内,这样既能防震,又能限位,提高了音片加工生产的质量,减少了砂轮片的破碎率。”据此,可以认为二者所要达到的技术效果也是基本相同的。

本案中,最高院明确了:基本相同的手段,一般是指在被诉侵权行为发生日前专利所属技术领域惯常替换的技术特征以及工作原理基本相同的技术特征;基本相同的功能,是指被诉侵权技术方案中的替换手段所起的作用与权利要求对应技术特征在专利技术方案中所起的作用基本上相同的;基本相同的效果,一般是在被诉侵权技术方案中的替换手段所达到的效果与权利要求对应技术特征的技术效果并无实质性差异。无需经过创造性劳动就能够想到,即对所属技术领域的普通技术人员而言,被诉侵权技术方案中替换手段与权利要求对应技术特征相互替换是显而易见的。

 

3.2 法院可依职权对等同侵权是否成立作出认定

在温州钱峰科技有限公司与温州宁泰机械有限公司侵害发明专利权纠纷案件【最高人民法院(2017)最高法民申2073号民事裁定书】中,在专利权人主张相同侵权的情况下,二审判决认定等同侵权是否存在法律适用错误是案件的争议问题之一。

对此,最高院再审认为:根据《规定二》第十七条和《解释一》第七条的规定,无论是构成相同侵权还是构成等同侵权,都只是构成专利侵权的具体理由,并非权利人的诉讼请求。《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)及其相关司法解释也没有限制人民法院主动认定构成等同侵权。人民法院在查明相关技术事实的基础上,可以根据具体案情以等同侵权为由认定侵权成立,不受权利人自身理解及主张的限制。

在本案中,最高院明确指出:在专利权人主张相同侵权的情况下,法院可以主动判断是否构成等同侵权。但等同侵权依职权认定,并不表明权利人在诉讼中可以毫不作为。

实践中,如果权利人未提出等同侵权的诉讼主张,法院应当释明还要审理等同侵权是否成立,并明确告知不举证或不充分举证的法律后果。假设权利人不举证,也不进行充分的说明,那么仍应当不利的法律后果。

 

3.3 等同特征认定的基本步骤:比较+分析+判断

在薛胜国与赵相民等实用新型专利侵权纠纷案【(2009)民申字第1562号】2中,权利要求1中记载了如下技术特征:5、在位于所述出料口上方的机架上并排设置有两个相通的U形揉面斗,其中一个U形揉面斗的底部与所述出料口相连通;6、在位于每个U形揉面斗上方的机架上分别设置有一揉面锤,所述两揉面锤的支撑架通过曲柄连杆机构与驱动电机的动力轴相连接。争议焦点在于,被控侵权产品的相应技术特征与其是否构成等同特征。

对此,最高院再审认为,

对于第5项对应技术特征,专利的两个U形揉面斗位于出料口的上方,其中一个揉面斗的底部与出料口相连通,面团在输送搅龙的作用下到达出料口后自下而上被挤压到揉面斗中;被控侵权产品的两个U形揉面斗位于出料口一侧的下方,面团到达出料口后在输送搅龙的挤压作用和自身重力的双重作用下自上而下进入揉面斗中。

被控侵权产品只是在专利的基础上,将料斗相对于揉面斗上移,从而利用了面团自身的重力,但由于面团本身不易流动的属性,如果不利用输送搅龙挤压仅靠面团自身重力难以实现料斗中的面团输送到揉面斗的目的,反过来讲,如果仅靠面团自身重力即可以实现料斗中的面团自流到揉面斗中的目的,其就无需采用输送搅龙这一技术手段,(比较专利特征与被控产品对应特征得出不同点)

因此,被控侵权产品实质上仍是利用输送搅龙挤压将面团通过出料口输送到揉面斗,与专利一样,两者都需要利用输送搅龙这一部件实现将面团由料斗挤压输送到揉面斗的这一功能。可见,与专利的该项技术特征相比,被控侵权产品系采取基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果。(分析“手段、功能、效果是否基本相同”)

而且物体由于自身的重力能够自上而下滑落是一种普通生活常识,因此,将料斗相对于揉面斗上移对于所属技术领域普通技术人员来讲,无需经过创造性劳动即可联想到。(判断是否需要创造性劳动)

根据前述司法解释的规定,被控侵权产品的该项技术特征构成相应专利技术特征的等同特征。

本案中,最高人民法院对适用等同原则时如何具体判断“三个基本相同”和“显而易见性”作了比较深入的分析。等同特征的认定通常可以按照如下步骤进行:

(1)比较专利特征与被控产品对应特征,得出不同点;

(2)分析“手段、功能、效果是否基本相同”;

(3)判断是否需要创造性劳动。

同样,在针对技术特征6的等同认定中同样运用了上述方法:

对于第6项对应技术特征,涉案薛胜国专利与被控侵权产品有两点不同……专利的两揉面锤共用一个支撑架,并通过曲柄连杆机构和动力驱动装置带动两个揉面锤同向上下往复运动;被控侵权产品则是两揉面锤各有一支撑架,两个揉面锤的支撑架之间由杠杆连接,其中一个揉面锤的支撑架通过曲柄连杆机构和动力驱动装置使两个揉面锤反向上下往复运动。(比较专利特征与被控产品对应特征得出不同点)

虽然两者均具有通过支撑架支撑揉面锤,动力驱动装置通过曲柄连杆机构带动揉面锤的支撑架上下运动的基本功能,但从二者揉面锤的工作原理和运动方式来看,显属采用了不同的技术手段,不应认为是采取了基本相同的手段;同时,由于被控侵权产品的动力驱动装置驱动的是一个揉面锤的支撑架,而专利的驱动装置驱动的是两个揉面锤的支撑架,被控侵权产品的这种设计更节省动能,可使用相对较小功率的驱动电机,而且,被控侵权产品利用杠杆原理使两个揉面锤反向上下往复运动也避免了专利的两个揉面锤共用一个支撑架时同向向上运动时所作的无用功,由此可见,二者在技术效果上亦有明显不同;(分析“手段、功能、效果三个基本相同”)

另外,被控侵权产品的这种变换手段,对于本领域的普通技术人员而言,也并非无需经过创造性劳动就能够联想到的特征,被申请人赵章仁在后申请并获得授权的ZL200620175922.7号“用于粉条加工的揉面机”实用新型专利与现有技术(即涉案薛胜国专利)相比的区别技术特征也在于此,在一定程度上这也可以印证该变换手段对于本领域的普通技术人员而言并非显而易见。(判断是否需要创造性劳动)

因此,二者该项对应技术特征既不相同也不等同。

 

3.4 需同时具备两个条件:“三个基本相同”与“无需创造性劳动”

在陕西竞业玻璃钢有限公司与永昌积水复合材料有限公司侵犯实用新型专利权纠纷一案((2010)民申字第181号)3中,案件焦点在于被诉侵权产品是否具有与权利要求1中的“管头和管尾管径一致”相同或等同的技术特征。

对此,最高院再审认为,在判断被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征是否等同时,不仅要考虑被诉侵权产品的技术特征是否属于本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征,还要考虑被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征相比,是否属于基本相同的技术手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,只有以上两个方面的条件同时具备,才能够认定二者属于等同的技术特征。 被诉侵权产品中插口、承口的管内径虽然一致,但是二者的管外径并不一致,具体表现为承口管外径上设有用于安装钢套环的水平凹台,并且承口管外径与钢套环紧密配合;而插口管外径呈不规则台阶状。虽然《顶管施工技术》中已经公开了注浆减阻的工作原理以及注浆孔、台阶状管外径等技术特征,本领域的普通技术人员在顶管施工中为了实现注浆减阻的目的,能够在《顶管施工技术》所给出的技术启示下,显而易见地想到被诉侵权产品中的注浆孔以及插口管外径呈不规则台阶状等技术特征,无需付出创造性劳动。

但是,由于被诉侵权产品中的插口管外径呈不规则台阶状,一方面导致插口管外径与钢套环之间并不能紧密配合,无法实现增强管道连接密封性的功能和效果;另一方面能够在管外径与钢套环之间形成供减阻砂浆通过的环形空间,使得从注浆孔中注入的减阻砂浆可以经由该环形空间均匀分布在管道周围,形成润滑套,实现减少管道外壁与土壤间的摩擦阻力,提高管道顶进效率的有益功能和效果。因此,被诉侵权产品中技术特征“插口管外径呈不规则台阶状”所实现的功能和效果,与权利要求1中“管头和管尾管径一致”所实现的功能和效果具有实质性的差异,二者不属于等同的技术特征,被诉侵权产品没有落入涉案专利权的保护范围。

本案中,最高院明确了等同特征的认定需同时考虑两个方面的条件,一是被诉侵权产品的技术特征是否属于本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征,二是被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征相比,是否属于基本相同的技术手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的技术效果。

 

3.5 等同侵权的判断应当以技术特征进行逐一比对,而非技术方案整体

在苏州安特威阀门有限公司与上海开维喜集团股份有限公司侵害发明专利权纠纷【最高人民法院(2017)最高法民申4626号民事裁定书】中,双方争议的焦点涉及在对被诉侵权产品的“横轴与固定阀轴通过平键加紧固螺钉连接”与涉案专利的“焊接在固定阀轴上的横轴”两个构件的结构性技术特征进行比较时,是否需要考量上述特征在整个涉案专利技术方案中的效果。

对此,最高院再审认为,根据《规定》第十七条的规定,等同侵权的判断应当以技术特征进行逐一比对,而非将被诉侵权产品与专利技术方案进行整体比对。涉案专利权利要求1中限定了“焊接在固定阀轴上的横轴”以及“和横轴焊接在一起的驱动件”。原审法院认定被控侵权产品与涉案专利在横轴与固定阀轴、驱动件与横轴的连接方式上不同,比较方式并无不当。再审申请人主张原审判决脱离发明目的及其追求的技术效果,孤立、片面地评价技术特征之间的异同,违背等同侵权的基本原理缺乏依据。

本案中,最高院明确了:等同侵权的判断应当以技术特征进行逐一比对,而非将被诉侵权产品与专利技术方案进行整体比对。在适用等同原则时,其运用的也是全部技术特征对比规则,即强调与权利要求中技术特征的等同,而不是考虑技术方案的整体等同。而对于技术特征对比的方法,从目前我国法院的审判实践来看,更多的是采用技术特征的逐一对比方法。

 

3.6 采用与专利技术手段相反的技术方案不构成等同侵权

技术手段的判断在“三个基本相同”的判断中居首要地位。

在北京市捷瑞特弹性阻尼体技术研究中心与被申请人北京金自天和缓冲技术有限公司、王菡夏侵害实用新型专利权纠纷一案((2013)民申字第1146号)4中,案件的争议焦点在于被诉侵权产品与涉案专利权利要求1中的单向限流装置的安装方式是否构成等同。

对此,最高院再审认为:从涉案专利说明书的记载来看,涉案专利的发明目的是提供一种快进慢出型的弹性阻尼体缓冲器。为实现这一发明目的,涉案专利在单向限流装置上采取了压缩行程时打开,回复行程时关闭的安装方式,以达到承撞头快进慢出的效果。对此,涉案专利权利要求1对单向限流装置的安装方式也作出了明确的限定。而本案被诉侵权产品在单向限流装置上采取的是压缩行程时关闭,回复行程时打开的安装方式,实现的是承撞头慢进快出的效果。因此,本案被诉侵权产品在单向限流装置的安装方式上与涉案专利权利要求1限定的安装方式既不相同,也不等同,没有落入涉案专利权的保护范围。

本案中,最高人民法院认为,被诉侵权技术方案的技术手段与权利要求明确限定的技术手段相反,进而分析了二者所能够实现的技术效果亦相反,且不能实现发明目的的,因此得出了不构成等同侵权的结论。功能性特征的等同认定与普通技术特征的等同认定存在重要区别。

 

3.7 改劣发明导致其技术效果不同于专利技术时不构成等同侵权

在广西南宁富慧达机电有限公司(以下简称富慧达公司)与广西来宾小平阳湘桂制糖有限公司侵害实用新型专利权纠纷案件【最高人民法院(2019) 最高法知民终24号民事判决书】中,双方当事人争议的焦点之一为被诉侵权产品的技术特征“①一种用于制糖工艺的蒸汽升温系统”和“④手动调节阀控制系统”与权利要求1记载的相应技术特征“(1)一种用于制糖工艺的自动蒸汽平衡升温系统”和“(4)PLC,所述的PLC控制蒸汽流量调节阀的操作”是否等同。

对此,最高院认为,在判断被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征是否等同时,不仅要考虑被诉侵权产品的技术特征是否属于本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征,还要考虑被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征相比,是否属于以基本相同的技术手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,只有以上两个方面的条件同时具备,才能够认定二者属于等同的技术特征。若被诉侵权产品采用较专利技术更原始的手段,导致被诉侵权产品的技术效果与专利技术不相同,则即使被诉侵权产品采用的手段属于本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征,也因二者达到的效果不同而不能被认定属于等同的技术特征。

本案中,作为权利要求1中必不可少的技术特征,PLC的存在使得涉案专利制糖工艺中的升温系统能够根据程序设定的温度和/或压力,自动调控蒸汽流量控制阀的开度。与此相比,被诉侵权产品采用的是人工手动控制的方式,由操作人员通过观察低压端出口汁汽温度来决定高压端蒸汽流量调节阀的开度,当温度过高时,利用手操器减少高温蒸汽流量,当温度过低时,利用手操器增加高温蒸汽流量,这一过程倚赖的是操作人员的观察和手动调控操作。自动控制相比手动操作调控精确度更高,被诉侵权产品因采用人工肉眼观察温度结合手操器控制阀门开度的方式,使得其调控精确度方面的技术效果不同于专利技术,富慧达公司在上诉状中亦认可PLC调节阀的功能和效果远优于手动调节阀。特征①④和特征(1)(4)不构成等同的技术特征,被诉侵权产品未落入权利要求1的保护范围。

在等同侵权判定时,如果被诉侵权技术方案中的替换手段相对于权利要求对应技术特征产生了预料不到的技术效果,一般不应认为其构成等同特征。反之,如果该替换手段导致被诉侵权技术方案相对于专利技术方案明显变劣,则同样也不应认为其构成等同特征。

 

3.8 功能和效果的认定应以本领域技术人员的理解为基准

在雷天温斯顿电池技术有限公司(以下简称雷天公司)与中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称中航公司)等侵害发明专利权纠纷案件【最高人民法院(2018)最高法民申972号民事裁定书】中,判断被诉侵权产品是否落入了涉案专利权的保护范围的关键在于被诉侵权产品“芯体的正、负极片的无涂层基板面端以相同方向布排,极柱指向相同,极柱从壳体的同一端导出”与涉案专利权利要求1“芯体的正、负极片的无涂层基板面端以相反方向布排,极柱指向相反,极柱分别从壳体的两端导出”是否构成等同。

针对上述技术特征,再审申请人雷天公司认为:(一)无论锂电池的极柱指向是相同还是相反,其导电的基本功能是相同的,并不会因极柱导向的改变而改变。(二)锂电池极柱导向的改变不会改变锂电池的效果。(三)锂电池极柱导向的改变并不需要创造性劳动就能够联想到。涉案专利和被诉侵权产品均为大容量动力锂电池(含电解液),无论极柱导向是相同还是相反,两者工作原理是相同的。极柱导向相同或相反只是一种简单的替换关系,无实质性差异。进而认为二者构成等同。

对此,最高人民法院再审认为,本领域技术人员在阅读权利要求书、说明书及其附图后,结合发明目的所能认识到的那些不能实现专利发明目的的技术特征,或者专利发明所要克服的技术缺陷的技术特征,不应认定为等同特征。

涉案专利权利要求明确限定了“芯体的正、负极片的无涂层基板面端以相反方向布排,极柱指向相反,极柱分别从壳体的两端导出”。涉案专利说明书第2页发明内容部分明确记载了涉案专利相对于背景技术的主要区别是改变了极柱的导出方向,以满足不同领域、各种不同负载条件下的使用要求。而且,根据第29942号无效决定的相关记载,专利复审委员会认定上述区别技术特征具有有益的技术效果,并在此基础上认定涉案专利权利要求1具备创造性。可见,涉案专利要求1具有创造性的理由之一即为涉案专利权利要求1具备“无涂层基板面端以相反方向布排、带束头极柱装订连接后其极柱指向相反”的技术特征,且具有有益的技术效果。

可见,被诉侵权产品“芯体的正、负极片的无涂层基板面端以相同方向布排,极柱指向相同,极柱从壳体的同一端导出”的技术特征为涉案专利所要克服的技术缺陷之一,在手段、功能和效果方面与涉案专利权利要求1“芯体的正、负极片的无涂层基板面端以相反方向布排,极柱指向相反,极柱分别从壳体的两端导出”的技术特征差别较大,两者不构成等同特征。

判断等同特征时,相关专利技术特征所实现的功能和效果应以本领域技术人员在阅读专利权利要求书、说明书及其附图后对相应技术特征的理解为基准。凡是不能实现专利说明书所强调的功能和效果的技术特征,则不应认定为等同特征。涉案专利说明书明确强调了极柱指向相反所带来的功能和效果,在判断被诉侵权技术方案的相应特征是否属于等同特征时,应该以涉案专利说明书所强调的功能和效果作为判断依据。由于被诉侵权产品的相应技术特征不能实现涉案专利说明书所强调的功能和效果,故不属于本案专利特征的等同特征。

本案中,最高院发明目的的角度出发,认为本领域技术人员在阅读权利要求书、说明书及其附图后,结合发明目的所能认识到的那些不能实现专利发明目的的技术特征,或者专利发明所要克服的技术缺陷的技术特征,不应认定为等同特征。

 

3.9 功能性特征等同与普通技术特征等同的认定存在重要区别

在临海市利农机械厂与陆杰侵害实用新型专利权纠纷案件【最高人民法院(2017)最高法民申1804号民事裁定书】5中,双方对于涉案专利权利要求1中的“传动链轮(6)”是否属于“功能性特征”以及针对该特征二审判决是否正确适用《解释二》第八条第二款的规定产生分歧。

对此,最高院再审认为:涉案专利的传动系统包括电机、传动链轮、转动链轮、传动轴,权利要求1中的传动链轮是常用的机械部件,用于将电机产生的动力传导到传动轴,使传动轴、转动链轮转动。其适用《规定》第十七条的规定判断是否构成等同特征。

最高院进一步阐明,《规定》第十七条规定的“等同特征”的认定,与《解释二》第八条第二款规定的“相应技术特征与功能性特征……等同”的认定是不同的。二者虽然都要求“以基本相同的手段”,并且“无需经过创造性劳动就能够联想到”,但也存在重要区别,包括以下两个方面:

其一,适用对象和对比基础不同。《规定》第十七条规定的“等同特征”的适用对象更为宽泛,涉及的是除“功能性特征”之外的其他技术特征,对比的基础是权利要求记载的技术特征本身。而《解释二》第八条第二款的适用对象,是《解释》第四条、《解释二》第八条第一款规定的“功能性特征”,对比的基础是在说明书及附图中记载的,实现功能性特征的功能或者效果“不可缺少的技术特征”。

其二,认定标准不同。关于《规定》第十七条规定的“等同特征”,应当以“实现基本相同的功能”“达到基本相同的效果”作为认定标准;而《解释二》第八条第二款规定的“与功能性特征……等同”,则必须“实现相同的功能”“达到相同的效果”,认定标准更为严格。

本案中,二审法院并未认定涉案专利的“传动链轮”为“功能性特征”,但又以《解释二》第八条作为法律依据,认定被诉侵权产品的“蜗杆传动”与涉案专利中的“传动链轮”构成“技术特征等同”,实质上是混淆了《规定》第十七条规定的“等同特征”和《解释二》第八条规定的“与功能性特征……等同”,适用法律有所不当,最高院予以纠正。

本案中,最高院明确了“等同特征”与“功能性特征的等同”具有如下重要区别:1、适用对象。当技术特征符合《解释》第四条、《解释二》第八条第一款规定的“功能性特征”时,适用《解释二》第八条第二款的规定,除此之外的其他技术特征适用《规定》第十七条的规定。2、对比基础。“等同特征”的对比基础是权利要求记载的技术特征本身,而“功能性特征的等同”的对比基础是在说明书及附图中记载的,实现功能性特征的功能或者效果“不可缺少的技术特征”。3、认定标准。“等同特征”应当以三基本作为认定标准,而“功能性特征的等同”则必须“实现相同的功能”“达到相同的效果”,认定标准更为严格。

 

第四部分:小结

根据《解释一》第七条第二款的规定,专利权的保护范围由与权利要求记载的全部技术特征相同和等同的技术特征构成。在判断是否构成等同特征时,一般基于《规定》第十七条的规定,将权利要求记载的技术特征本身与被诉侵权技术方案的技术特征相比,以三基本和容易想到的判断标准认定是否构成等同。但是如果权利要求记载的技术特征为“功能性特征”时,则需要基于《解释二》第八条第二款的规定,将在说明书及附图中记载的,实现功能性特征的功能或者效果“不可缺少的技术特征”与被诉侵权技术方案的技术特征相比,以一基本二相同和容易想到的判断标准认定是否构成等同。

 

在适用等同原则时,以技术特征进行逐一比对为判定方法,而非将被诉侵权产品与专利技术方案进行整体比对。在司法实践中,我们可以通过运用技术特征的合并与分解方法,进一步地发现被控侵权物与专利技术的实质差别所在,从而实现对专利权人更为有效的保护。

 

[1]本案是我国适用等同原则判定专利侵权成立第一案

[2]该案为2009最高院知识产权年度报告案例04

[3]该案为2010年最高院知识产权年度案例04

[4]该案为2013最高院知识产权年度报告案例04

[5]该案为2018最高院知识产权年度报告案例03

 

 

作者:贺伊博

 

 

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