北京,中国

汇总2019年全国法院十大知识产权案件——商标民事案件

汇总2019年全国法院十大知识产权案件——商标民事案件

 

01惩罚性赔偿的适用和赔偿基数的确定

在“MOTR”侵害商标权纠纷案(案号:(2018)沪0115民初53351号)中,被告曾因涉嫌侵害原告其他商标而被警告,后签署和解协议承诺不再从事侵权活动,被告被发现再次侵权,且产品存在质量问题,还通过多种渠道销售,经法院认定符合惩罚性赔偿的适用要件。在赔偿基数的确定方面,法院根据侵权商品销售量与侵权产品单位利润乘积计算侵权获利,并在被告拒绝履行证据披露义务、已构成证据妨碍的基础上,充分采用优势证据标准予以认定。法院认为,根据被告微信宣传的内容,足以证明侵权商品的销售量,被告对其宣传内容不能举证否定真实性的,应当支持原告主张;对于侵权商品的单位利润,可以集合案外同类产品及被告的自认酌情确定。法院据此计算基数,并鉴于被告恶意和情节严重程度最终确定三倍的惩罚性赔偿。

02涉外定牌加工贸易中的商标使用

“HONDAKIT”定牌加工侵害商标权纠纷案(案号:(2019)最高法民再138号)一案,最高人民法院明确,商标使用行为是一种客观行为,通常包括许多环节,如物理贴附、市场流通等等,是否构成商标法意义上“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致的解释,不应该割裂一个行为而只看某个环节,只要具备了区别商品来源的可能性,就应当认定该使用状态属于商标法意义上的”商标的使用”。

 

随着电子商务和互联网的发展,即使被诉侵权商品出口至国外,亦存在回流国内市场的可能;中国消费者出国旅游和消费的人数众多,对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。

03高额判赔以打击傍名牌行为

在“奥普”侵害商标权纠纷案 (案号:(2019)浙民终22号)中,虽然在本案诉讼期间,被告的注册商标尚未被无效,但在本案被控侵权期间,被告亦系规范使用其注册商标,但根据驰名商标司法解释的相关规定,通过对“奥普”驰名商标的认定,以及对被告注册、使用行为具有攀附原告“奥普”商标知名度恶意的认定,法院直接判决侵权成立,并在民事诉讼中直接判决禁止被告使用该注册商标。

 

依据证据,侵权获利或者具体损失均无法查清。但综合考虑以下因素认为风尚公司、现代公司、晋美公司在本案中的侵权获利已远远超过300万元的法定赔偿最高限额。一方面,根据该院调取的证据,该商标一年的许可使用费至少为400万元。另一方面,2012年后,现代公司自行提供的证据,到2015年2月其在全国各地设立的专营门店已有120余家,经销合同显示的提货任务金额高达2800万元(包括涉案侵权产品和“MFC”系列产品),发票显示的侵权产品销售金额为2558619.37元,占总销售金额的70.5%,上述经销合同和发票仅包括部分经销商。

 

风尚公司、现代公司、晋美公司不仅在扣板产品上使用复制摹仿涉案”奧普”商标,使用”奥普”作为企业字号以及使用”奥普”作为股权交易的名称,实施一系列商标侵权及不正当竞争行为,而且从2010年起,还依据第1737521号商标对莫丽斯公司、奥普家居公司进行了多次侵权诉讼和行政投诉,对于涉案”奧普”商标的商誉造成了极其严重的影响。因此,综合考量以上因素,该院酌情确定风尚公司、现代公司、晋美公司应向莫丽斯公司、奥普家居公司赔偿损失以及莫丽斯公司、奥普家居公司为制止侵权所支出的合理费用共计800万元。

04规制商标恶意抢注的在先使用抗辩审查

在恶意抢注商标者起诉在先标识“恩倍科微”侵权被判驳回案(案号:(2018)沪0115民初46794号)中,一审法院认为,被诉商标在集成电路行业已有一定影响,被诉产品系科技密集型产品,原告并不具备该行业技术能力,成立后长期未进行任何经营,其申请注册涉案商标并不具有真实的使用意图,也未对该商标进行真实的使用,其申请注册商标系出于不正当的目的;原告批量发布侵权警告函、进行行政投诉及提起本案诉讼的行为属权利滥用。法院据此认定原告申请注册和行使商标权违反了诚实信用原则,故判决驳回其诉讼请求。

 

在涉及商标先用权的案件审理中应强化证据审查,甄别控辩双方的实际使用状况及商标注册人的真实注册意图。对原告抢注商标不具有使用目的,也未进行真实使用,明显违反诚实信用原则的,可以合理降低被告的在先使用商标“有一定影响力”的证明标准,避免因过重的举证责任和过高的证明标准轻易否定其在未注册商标上积累的商誉。

05商品的“零售服务”归属于第35类“替他人推销”

在百果园“替他人销售”商标纠纷案(案号:(2018)闽05民初265号)中,原、被告都拥有各自在不同商品类别注册的商标,案件的难点在于认定被告对其注册商标使用是否属于正当使用。对此,法院应当结合商标使用人的经营范围及商标的使用场景、使用方式、消费对象的认知等因素综合判断。从现状看,我国从事零售服务的企业尚无专门的注册商标类别,而被告在第35类“替他人推销”享有百果园的注册商标,该商标还被原国家工商总局认定为驰名商标,从我国各大企业生产经营实践情况看,多数大型零售企业都在第35类“替他人推销”注册了自己的服务商标,故应认定被告在推销水果时对其注册商标的使用属于正当使用。另外,考虑到被告与原告分别位于产业链的前端及后端,司职分工不同,在商标使用人的经营范围未有实际交叉以及在各自经营范围均持有注册商标的情况下,被告的行为不构成对原告的商标侵权。

06地域商标的规范使用

在对“玖龍窠”地域商标的保护(案号:(2019)闽07民初46号)一案中,“九龍窠”既是商标又是地名(武夷岩茶山场),与其他臆造词汇相比,是一个固有显著性较弱的商标,但经过权利人的使用后于2016年被认定为福建省著名商标,即经使用后显著性明显提升,对该商标的保护力度应大于普通地名商标。对县级以下的地名商标应予以保护毋庸置疑,但在保护权利人商标权的同时要充分考虑同业者的正当使用,权利人无权禁止他人在相同或类似商品上正当使用该地名来表示商品与产地、地理位置等之间的联系。该案判决部分支持了原告的诉讼请求,判赔金额虽不高,但明确了地名商标受保护的事实,规范了他人对地名商标的正当使用。既保护了权利人的商标专用权,又照顾到了其余同业者的合理使用,对于规范地名商标的泛滥标注具有借鉴意义,扭转普通消费者购茶“只认山场不认国标”的错误理念。

07商标不当拆分使用、傍名牌行为规制

对“九牧王”商标不当拆分使用商标侵权一案中被告虽然在服装产品上也拥有“牧王”图文商标,但其在使用中并未进行规范使用,而是进行了改变商标原有显著性的拆分使用,通过在被诉侵权产品上刻意突出与权利商标近似的“牧王”文字,达到傍名牌、搭便车的目的,客观上也造成了消费者的混淆误认,从而达到为自己谋取不当利益的目的。

 

本案二审在依法纠正一审认定事实的基础上对赔偿额进行大幅提高,主要是考虑到根据原告提供的证据,可以证明被告生产、销售侵权产品的金额较大。被告还存在恶意模仿他人商标进行不当注册或者在生产销售过程中直接实施商标侵权行为的情况,攀附他人商誉,进行恶意侵权的主观故意较为明显。结合九牧王公司涉案商标的高知名度,一审判决赔偿经济损失100万元偏低,并不足以弥补商标权利人因侵权所受损失,亦未能对被告所实施的恶意侵权行为给予足够的制裁。故将赔偿额提高到200万元。

08恶意申请注册商标并使用的适用惩罚性赔偿

在“普利司通”恶意申请注册使用商标适用惩罚性赔偿案(案号:(2018)苏05民初572号)中,法院考虑到:普利司通公司具有极高的知名度。水浒公司作为同业经营者却于2004年申请注册与其近似商标并加以使用。在该商标申请经国家商标局审查、国家商评委复审以及北京法院两审行政诉讼过程中,乃至最终被认定为与权利人注册上商标构成近似而不予注册后,水浒公司一直持续使用其商标,故其申请及使用行为存在恶意。同时判决从轮胎销售商对经营高知名度商品应有较高注意义务的角度,将侵权产品与正品来混杂销售认定为明知侵权而销售,否认其合法来源抗辩。针对上述明显严重的侵权恶意,判决在确定侵权赔偿数额时,适用惩罚性赔偿,以显著加重侵权人的违法成本。

 

在侵权人恶意申请注册商标的情况下,确定权利人合理维权费用时,延伸考量了权利人在本案诉讼之外的其他维权活动,全面考虑了权利人在商标异议、无效行政审查等程序中必然产生的维权费用,因而对权利人主张的合理维权费用予以全额支持。

09驰名商标认定时应综合分析相关证据,全面客观考量

在“小米生活”商标侵权与不正当竞争纠纷(案号:(2019)苏民终1316号)一案中,人民法院在认定驰名商标时,没有机械适用《驰名商标认定和保护规定》中关于具体时间节点等相关规定,综合分析前后相近一段时间内的使用证据,对发生在驰名认定时间点之后的事实亦酌情考虑。同时,适当考虑企业名称的使用情况与知名度。最终法院结合认定“小米”商标在中山奔腾公司的“小米生活”商标申请注册之前已为相关公众熟知,达到驰名状态。

 

对于恶意侵权,情节严重的,适用惩罚性赔偿,以确定的补偿性损害赔偿数额为基数,在法定倍数范围内酌定损害赔偿额。在确定具体惩罚倍数时,充分考虑侵权人的恶意程度和情节严重程度。在认定具有明显的侵权恶意,侵权商品种类多样、数量众多、侵权规模大,且被控侵权商品多次被监管部门认定为不合格产品,被诉侵权行为在一定程度上降低消费者对于“小米”驰名商标的信任,损害“小米”商标承载的良好声誉的情况下,二审法院对中山奔腾公司等的被诉侵权行为适用了三倍惩罚倍数。

10合法来源抗辩的量化分析

“半身小熊”图文商标侵权案(案号:(2019)鲁民终492号)是一起对合法来源抗辩的主观要件方面进行量化的创新性案件。在权利人不能提供证据证明销售者的主观过错时,可根据损害成本与预期损害的关系,结合销售者的具体销售行为来判断其是否存在过错。该案中法院认为,一家一公司预防侵权损害成本远低于侵权损害风险,结合一家一公司在销售被诉侵权商品时仅以裸杯展示的行为,应当认为一家一公司未尽到合理注意义务。关于赔偿数额,被诉侵权商品价值较小,侵权规模不大,且一家一公司仅为销售者,希诺公司在另案中起诉了生产商。考量权利人此种维权方式以及损失填平情况,不应出现权利人获得司法赔偿远超出其正常损失范围而获利的情形,故法院判决一家一公司停止侵权并赔偿经济损失1万元。

11外国集体商标的保护

“BORDEAUX波尔多”集体商标侵权及不正当竞争案(案号:(2019)鲁民终530号),是一起平等保护外国当事人依法注册的地理标志集体商标,严厉打击商标侵权及不正当竞争行为的典型案件。涉案“BORDEAUX波尔多”系地理标志集体商标,被诉侵权人并非该集体商标的组织成员,被诉葡萄酒商品也非来源于波尔多地区。被诉侵权人在其生产销售的被诉葡萄酒商品上标注“波尔多法定产区”,并在其网站上宣称“原产地直供品质保证”等内容,明显具有攀附涉案商标知名度及质量信誉的恶意,其行为构成不正当竞争。

12首例对滥用抗辩权的书面训诫及证据妨碍排除规则的适用

“英利”商标侵权及不正当竞争案(案号:(2019)鲁民终957号),是山东法院知识产权案件首例书面训诫的典型案件。在诉讼过程中,当事人随意变更与案件有关的陈述,且没有证据予以佐证,前后互相矛盾,属于不诚信诉讼行为。当事人不能为其诉讼利益而随意变更其主张,增加诉累、浪费资源。本案的裁判,对于制止当事人滥用抗辩权、强化诉讼诚信意识、推进诉讼诚信建设具有重要意义。

 

本案同时是一起适用证据妨碍排除规则的典型案例,在侵权人无正当理由拒不提供完整、真实财务资料的情况下,法院依据权利人提供的证据计算侵权获利,依法公正确定了赔偿数额,有力保护了新能源产业的发展。

 

另本案中,法院结合案件的具体情况,依据《劳动法》等相关法律规定,对于个人与公司之间是否存在真实劳动关系予以判定,准确区分职务行为与个人行为之间的差异,依法认定个人与公司之间构成共同侵权,应承担连带责任。这一认定有效制止了个人滥用公司独立地位实施侵权的行为。

13保护在先权利,在原有范围内继续使用商标

在“克拉洗丝”商标纠纷案(案号:(2017)粤0104民初11708号)一案中,法院经审理认为,方正公司系爱敬产业在中国的代理商,自2006年5月起就大量进口“KERASYS”(译名“克拉洗丝”)洗发用品到中国,在2008年已形成一定的销售规模和影响力,方正公司对“克拉洗丝”标识享有在先使用权,且在包装上也标注进口商品,“KERASYS”商标与译名“克拉洗丝”在发音上基本一致,两者已形成稳定对应关系。鉴于梦庄公司注册的“克拉洗丝”商标没有使用在核定使用商品范围内,根据“保护在先权利,诚实信用”原则,驳回梦庄公司的侵权之诉。本案的裁判逻辑回到商标的识别功能这个起点,权衡了其与在先权利的冲突,裁判结果引导经营主体尊重在先权利、遵守商业道德,保障了公平有序的营商环境。

14世界驰名商标的跨类保护

宝格丽公司诉德思勤公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案(案号:(2018)粤民终1425号),涉及世界十大顶级奢侈珠宝品牌“BVLGARI宝格丽”驰名商标在国内的首次跨类保护。宝格丽公司享有的在第36类注册的其中四个商标在本案一审诉讼期间才完成注册,德思勤公司在本案诉讼前实施的侵权行为并未侵害该四个注册商标权,发生于上述四个注册商标注册时间之后的被诉行为侵害该四个注册商标权。法院经审理认为,宝格丽公司在第14类上注册的第3811212号“BVLGARI宝格丽”商标已达到驰名程度。德思勤公司使用与宝格丽公司涉案驰名商标相同或近似的商标,容易造成相关公众混淆误认,构成商标侵权。综合考虑德思勤公司侵权行为的性质、期间、后果,涉案商标的声誉以及维权合理开支等因素,酌定德思勤公司赔偿宝格丽公司300万元。

 

编辑整理:张琪(实习生)

 

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