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允天视点 | 引证商标权利人注销对商标近似认定的影响

允天视点 | 引证商标权利人注销对商标近似认定的影响

 

商标确权案件中,商标局、商评委(现国家知识产权局)认定的类似商品服务上的近似商标,在后续行政诉讼审理中被认定为不近似的机率较低。因此,诉争申请商标若想“绕过”引证商标获得注册,只能对指定商品进行分割、放弃,或者通过“撤销三年不使用”、协商共存或购买等方式清除引证商标的障碍。这些清除障碍的手段中,“撤销三年不适用”的程序流程较长,而协商共存或购买又需要付出较高成本。那么,还有没有其他比较可行的途径呢?如引证商标权利人已经注销又未被他人承继的情况下,是否可直接通过主张该商标在市场中因流通可能性低,从而证明其与诉申请争商标已不具有混淆可能,使商标申请人可以克服该引证商标的障碍获得商标注册?

 

一、 相关法院审理指南的规定

 

现行《商标法》及相关司法解释,对此问题并没有明确的规定,但2014年《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》1中有确定相似的审判规则,即对商标权利人缺失法律主体资格并满足相应条件的被异议商标,不应予核准注册。也就是说,对不满足权利人实质条件或无人承受的商标权利已不能再作为正常且有效的商标来进行保护。

 

2019年《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》(以下简称《北高审理指南》)中第15.7条更进一步确定了“商标确权程序中引证商标权利人已注销且又无商标承受人的,引证商标与诉争商标不再均有混淆可能性。”。这是对上述2014年相关审判规则在适用范围的进一步延伸并予以在司法实践汇总予以认可。

二、在先司法判例研究

 

法院审理指南的形成来源于大量司法实践,结合以下司法实践中的在先判例,可以梳理总结在先引证商标,其权利人主体资格已经注销的时,法院是否支持商标申请人有关不应再构成申请商标获准注册障碍的主张及基于哪些具体举证要求给予支持。

 

1.2011年“探路者”案

在探路者驳回复审案中,原告一审提交了加盖有北京市工商局档案管理中心查询专用章的企业《注销核准通知书》《清算报告》及《商标在先权查询单》作为证明引证商标权利人已注销且该引证商标不存在分配、转让事宜的事实依据。

 

法院终以“…该企业已经丧失了相应的法律主体地位,核准诉争商标的注册并不会与引证商标构成实际的市场权利冲突,也不存在相关市场的普通消费者在施以一般注意力的情况下,对两商标可能或实际产生混淆或误认的结果。”的论证支持了原告主张。

 

2.2011年“康恩泰”案

在康恩泰异议复审案中,为证明被异议商标权利人杰尼亚公司已解散的事实,原告康恩泰公司提供了经公证的杰尼亚企业解散证明。

 

二审法院终以“原告康恩泰公司提交的证据已可以证明在涉案异议复审申请之前,杰尼亚公司作为被异议商标权利人已经解散,同时也没有证据证明杰尼亚公司在解散之前转让了被异议商标的申请权,并且经过了商标局的核准。故在被异议商标权利人主体资格已经丧失的情况下,被异议商标已不存在权利主体基础。…在此基础上,商标评审委员会核准注册被异议商标毫无实益,徒然耗费商标资源。”的理由撤销了涉案异议裁定,支持了原告主张。

 

3.2015年“BOLANG”案

而在“BOLANG”驳回复审案中,原告华为公司除坚持诉争商标与引证商标不近似外,还补充了引证商标权利人工商登记资料和存档信息,以证明引证商标权利人已注销,引证商标已基本丧失了投入实际使用的可能。

 

一审法院虽然认为两标近似,但基于权利人主体资格已注销且引证商标无人承继的事实,可以认为该商标专用权已失去权利基础,故判决撤销被诉驳回复审决定。华为公司“BOLANG”商标因此顺利获准注册。值得一提的是,本案二审法院进一步明确,华为公司诉讼期间提交的引证商标权利人的工商登记资料和存档信息虽然未经公证、认证,但公证、认证并不是诉讼证据必须具备的手续或者形式,且该证据并无明显瑕疵,在没有有效证据反驳的情况下,法院予以采纳。

 

  1. 2018年“b.box”案

在“b.box” 驳回复审案中,原告贝博士公司提交《企业信用信息公示报告》和《企业注销清算情况》来证明引证商标权利人已注销。

 

法院就此认为引证商标已无法发挥区分商品来源的作用(非商标自身显著性问题),丧失了商标的基本区分商品或服务来源的功能,因此不再应成为评判诉争商标能否获准注册的在先障碍。

 

  1. 2018年“利斯坦LIVESTAND”案

最后,在“利斯坦LIVESTAND”驳回复审案中,法院主动要求当事人提交了由引证商标权利人注册地的工商调档文件,进而才认可了引证商标因不具有流通可能性,相关公众不会对引证商标与其他商标产生混淆误认,对原告主张予以支持。

 

综合上述案件可见,商标权利主体注销,对商标近似判断的影响,司法实践中主要有2种观点,一是认为引证商标投入使用概率极低,基本已不具有混淆性可能性,进而认定商标不构成近似性;一是认引证为商标权利主体已注销,已构成商标专用权主体缺失,权利基础不再存在,进而认定不构成申请商标注册障碍。

三、对商标权利人注销的举证标准

 

由上述在先司法判例及相关法院审理指南可见,商标确权案件中引证商标权利人注销,且无实际证据表明该引证商标被他人承受的,引证商标不再成为诉争商标获准注册的权利障碍已基本成为司法实践中的审理规则。但在具体操作中,还会面临一个实际问题:原告需举证到什么程度,可以证明引证商标权利人注销且无商标承受人。

 

1.工商档案显示注销是否举证充分

前述大部分案件中,申请人仅需提供企业信息查询资料即可获得法院认定权利人注销的事实,但仍有部分案件中,需要商标申请人提供公证书、工商调档材料及清算报告等文件才得以被采纳。因此,值得讨论的是,在普通商标确权案件中“高规格”的举证标准是否必要。

 

结合《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第九十七条规定,“人民法院审理行政案件,除依照行政诉讼法和本解释外,可以参照民事诉讼的有关规定”。《民事诉讼法》对证据的认证标准并非要达到如同刑事诉讼的“确实、充分”的程度,而仅要求某种占优势的盖然性。2同时参考《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第六十七条规定,3在此类案件中,原告能证明其主张事实能够使法庭确信此种案件事实的存在具有高度的概率,且对方无有效反驳证据的,即应认定该事实。

 

可见,证明权利人已注销的事实,在民事及行政诉讼案件中,可以优先选择提供企业公示信息查询资料,如遇案情复杂,证据力度需要进一步加强时,可进一步补充相应调档资料及清算报告等资料。此外,涉及域外公司注销/注销的情况,结合相关域外证据规则,公证手续可能仍是不可缺少的一个环节。

 

2.案由不同举证责任要求是否有差异

在前文康恩泰异议复审案和华为“BALONG”案中,法院依据的是被异议/引证商标权利主体缺失,商标专用权已失去权利基础,因而不再对在后申请商标构成阻碍。而在其他案件中,均是以引证商标权利人注销后,商标实际投入市场使用几率较低,进而否认其混淆可能性来克服在先商标的阻碍。

 

根据现有判例可以得出,在商标异议案件中法院会更看重权利基础存在与否;而在驳回复审案件中主要考量的还是引证商标的近似性影响。因此,申请人可以在不同案由中灵活选择主张侧重点,提高胜诉可能性。

 

  1. 面对权利人被吊销等情况,审判规则是否可同等适用

最后,考虑到实际中,终止经营后自行完成注销程序的企业毕竟仍属于少数,而对于被吊销或在部分地区(如香港)显示注册撤销4的权利人,是否仍能适用本文所述的审判规则,还需要由法院结合各方面的考量因素来进行具体分析。虽然笔者倾向认为,基于行政诉讼证据证明标准,当事人只要可以证明相关权利人企业已终止经营且引证商标未被承受的,那么均可适用本文所述的审判规则。但不可否认的是,各案有差异,本文规则的适用因此还存在一定的不确定性,尚需更多判例及司法指引来进一步明确。

 

1 2014年《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》第24条:“申请注册被异议商标的企业被吊销营业执照但未办理注销手续,同时符合以下条件的,可以根据商标法第四条的规定,对被异议商标不予核准注册:

(1)行政裁决作出时申请注册被异议商标企业的营业执照已经被吊销超过三年的;

(2)无证据显示被异议商标已被转让或被许可给他人使用的;

(3)申请注册被异议商标的企业未参加商标评审程序和后续诉讼程序,也未对其企业状况及被异议商标情况作出说明或提出相关主张的;

(4)被异议商标系对引证商标的复制、摹仿且两者指定使用的商品存在一定关联的。”

 

2 吴振宇:《行政诉讼中的证据评价与证明标准》[11] 何家弘主编:《新编证据法学》,法律出版社2000年版,第433页。

 

3 2002年《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第六十七条:“在不受外力影响的情况下,一方当事人提供的证据,对方当事人明确表示认可的,可以认定该证据的证明效力;对方当事人予以否认,但不能提供充分的证据进行反驳的,可以综合全案情况审查认定该证据的证明效力。”

 

4注:若该权利人为在香港注册登记的公司,需经过一段时间的公示期才能正式被正式解散,在该公示期内状态会显示为注册撤销。

 

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