北京,中国

允天视点 | 使用环境特征的限定作用 ——专利侵权相关法条解读及案例梳理系列报告

允天视点 | 使用环境特征的限定作用 ——专利侵权相关法条解读及案例梳理系列报告

 

第一部分:法律基本规定

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(下称“《司法解释二》”)

 

第九条 被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

 

第二部分:法条解读

《司法解释二》第9条规定旨在增强专利权保护范围的确定性,为社会公众提供明确的法律预期,促使专利文件撰写水平的提高。这也是充分考虑我国现阶段专利质量总体上还处在较低水平的现状以及创新驱动发展战略实施的需求。

《司法解释二》第9条分别针对使用环境特征,规定上述特征对专利权保护范围具有限定作用,这充分体现了对权利要求公示性的尊重。至于上述特征和用语是否属于专利的必要技术特征,是专利授权确权阶段应当解决好的问题,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院对此不宜再作甄别。也就是说,专利文件撰写人在专利申请阶段对于上述特征和用语的表述应给予足够的注意。〔宋晓明、王闯、李剑,《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》的理解与适用[J],人民司法(应用),2016(10):30-31〕

 

第三部分:法律适用中可能存在的问题/争议

3.1 使用环境特征的认定

在株式会社岛野与宁波市日骋工贸有限公司侵犯发明专利权纠纷案〔(2012)民提字第1号〕中,最高人民法院对使用环境特征进行了定义:“使用环境特征是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征”。当权利要求中的特征不是对所要求保护的主题的具体限定,而是对主题所使用的环境或主题的构成部件与外部的部件的连接关系时,可初步确定为使用环境特征。具体可参考以下案例。

在瓦莱奥清洗系统公司与厦门卢卡斯汽车配件有限公司及厦门富可汽车配件有限公司侵害发明专利权纠纷案〔(2019)最高法知民终2号〕中,涉案专利的保护主题是“刮水器的连接器”,包括特征“其用于保证一刮水器臂和一刮水器刷体的一部件之间的连接与铰接”,但是上述技术特征并未直接限定连接器的结构,而是限定了该连接器与其它部件即刮水器臂、刷体部件等之间的连接关系,实际上限定了该连接器所使用的环境,属于使用环境特征。

在嘉兴市中华化工有限责任公司与宁波王龙科技股份有限公司及嘉兴市盛源进出口有限责任公司侵害发明专利权纠纷案件〔(2014)浙知终字第246号〕中,独立权利要求保护“香兰素合成中氧化液的固液分离方法”,嘉兴市中级人民法院一审认为,涉案专利独立权利要求的技术特征包括两类:一类是使用环境特征;第二类是步骤特征,其中对于氧化液、氧化剂的进行限定的特征属于使用环境特征。

在华为技术有限公司与中兴通讯股份有限公司侵犯专利权纠纷申请再审案〔(2014)民申字第148号〕中,权利要求1主题名称为“一种实现链型组网e1传输旁路的装置” 本案专利权利要求1保护的技术方案是一个具有特定功能的系统。同时,根据本案专利说明书的记载可知,“链型组网”是移动通讯系统子系统之间的组网方式之一。因此,“链型组网”是对该系统中基站控制器与基站之间、基站与基站之间连接关系的限定,并非对该系统的使用环境或者条件的限定。

在中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司及青岛中集集装箱制造有限公司与青岛太平货柜有限公司侵害发明专利权纠纷案〔(2014)民提字第40号〕中,权利要求1保护“一种运输平台”,包括特征“用于堆码非标准集装箱”及“该每个横梁包含至少一个顶角件,设置在该横梁的上部,用于与该非标准集装箱的底角件相配合”。前述两个特征实际上分别描述的是作为本案发明的运输平台及特定顶角件所使用的背景或者条件,属于使用环境特征。

3.2 使用环境特征对权利要求具有限定作用

在株式会社岛野与宁波市日骋工贸有限公司侵犯发明专利权纠纷案〔(2012)民提字第1号〕中,最高人民法院认为:已经写入权利要求的使用环境特征属于必要技术特征,对于权利要求的保护范围具有限定作用,使用环境特征对于权利要求保护范围的限定程度需要根据个案情况具体确定,一般情况下应该理解为要求被保护的主题对象可以使用于该种使用环境即可,不要求被保护的主题对象必须用于该种使用环境,但是本领域普通技术人员在阅读专利权利要求书、说明书以及专利审查档案后可以明确而合理地得知被保护对象必须用于该种使用环境的除外。结合该案专利的特征具体分析如下。

涉案专利的保护主题是“自行车后换档器支架”,权利要求中包括“所述自行车车架具有形成在自行车车架的后叉端(51)的换档器安装延伸部(14)上的连接结构(14a)”(简称使用环境特征1)以及“所述后换档器具有支架件(5)、用于支撑链条导向装置(3)的支撑件(4)、以及一对用于连接所述支撑件(4)和所述支架件(5)的连接件(6、7)”(简称使用环境特征2)。最高人民法院再审认为:对于使用环境特征1,应该理解为本案专利所保护的自行车后换挡器支架必须使用在具有使用环境特征1的自行车车架后叉端上;本案专利所保护的自行车后换挡器支架必须用于具有使用环境特征2的后换挡器上。综上,本案专利的使用环境特征对于保护范围具有限定作用,本案专利所保护的自行车后换挡器支架必须用于该使用环境。株式会社岛野关于本案专利权利要求中出现的使用环境特征不构成本案专利的必要技术特征,不影响权利要求的保护范围的申请再审理由不能成立,不予支持。

 

3.3 使用环境特征对保护范围的限定程度

使用环境特征的限定作用取决于其对所要求保护的技术方案本身产生的实质影响,应当结合专利方案描述以及对比对象等因素综合界定。

 

3.3.1.一般情况下,被诉方案可以用于使用环境即落入保护范围

在瓦莱奥清洗系统公司与厦门卢卡斯汽车配件有限公司及厦门富可汽车配件有限公司侵害发明专利权纠纷案〔(2019)最高法知民终2号〕中,最高人民法院认为:只要被诉侵权产品能够用于专利权利要求中使用环境特征所限定的使用环境,即具备该使用环境特征;至于被诉侵权产品是否还可以用于其他使用环境,原则上不影响侵权判定结果。因此,在被诉侵权产品能够实现刮水器臂与刮水器刷体部件之间的连接与铰接的情况下,无论被诉侵权产品是否还可以用于连接非标准的刮水器臂,对本案侵权判定结果并无实质影响。

 

3.3.2.明确限定必须用于该使用环境的,被诉方案仅能用于该使用环境的,才落入保护范围

3.3.3.被诉方案不能适用于使用环境的,不落入保护范围

在飞天诚信科技股份有限公司与北京信安世纪科技股份有限公司及武汉信安珞珈科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案〔(2018)京民终533号〕中,涉案专利保护“一种数据安全传输设备”,包括特征“所述设备中还包含一个针对嵌入式系统平台的通信协议模块和一个安全模块,所述通信协议模块用于完成对各个嵌入式系统平台的通信协议进行解析”。北京高级人民法院二审认为:鉴于涉案侵权产品并不能直接在嵌入式系统平台环境下工作,至少可以认定涉案侵权产品并非是基于嵌入式系统平台环境开发的。而涉案专利权利要求1所保护的数据安全传输设备仅针对于嵌入式系统平台环境特征,在案证据可以证明,且飞天诚信公司也认可,涉案侵权产品的技术方案实际只适用于Windows操作系统。故涉案侵权产品的技术方案未落入涉案专利权利要求1的保护范围。

第四部分:小结

1、权利要求撰写中慎用使用环境特征

由于产品的实际使用有可能不用于权利要求所限定的使用环境对于侵权诉讼的证据固定可能会造成困难。建议在撰写权利要求时慎用使用环境特征,尽量使用主题本身特征进行限定。

2、对于必须包括使用环境特征情况的处理

如果权利要求中需要使用环境特征进行限定,建议针对该使用环境特征作概括或上位处理,或者增加带有使用环境的并列方案。

作者:张俊杰

 

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