允天视点 | 功能性特征的认定（下） ——专利侵权相关法条解读及案例梳理系列报告
第三部分：法律适用中可能存在的问题/争议
3.4 功能性特征的排除规则
3.4.1 以功能或效果表述的技术特征不一定属于功能性特征
案例5、在汪恩光与福建美之扣家居用品有限公司、浙江天猫网络有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案〔（2016）闽民终877号5〕中，争议技术特征在于“驱动组件”，福建高院二审认为：权利要求书所述“驱动”虽为功能性用语，但与“组件”结合组成“驱动组件”复合名词，在上述涉案专利技术特征中只是指特定的部件，而非对技术特征起功能性或效果性的限定作用，故所述“驱动组件”应当不属于专利意义上的功能性特征。所以，涉案专利说明书中的实施例，并不能因此而理解为对本专利保护范围的限定，优选实施例不能当然理解为机身本体和驱动组件直接连接或配合。
仅根据某一技术特征使用了功能性描述，尚不足以将其认定为功能性特征。实践中，很多设备都是借助其执行的功能来命名的，如滤波器、变压器、制动器、钳子等，这些术语在本领域具有可普遍理解的含义，本领域普通技术人员能够知晓实现该功能或效果的方式，因此以功能或效果限定的特征不一定是功能性特征。
3.4.2 功能性特征的除外标准为：本领域普通技术人员仅阅读权要即可直接、明确地确定
案例6、在康加塑胶五金电子（东莞）有限公司与常州克欧克厨具有限公司等侵害实用新型专利权纠纷一案〔（2016）粤民终1804号〕中，涉案专利和争议焦点均与案例5相同，但广东高院却得出了与福建高院不同的结论。
上述案例5与案例6的裁判中，针对同一专利同一技术特征“驱动组件”是否为功能性特征的认定，福建高院二审法院推翻了福州中院一审法院的认定，广东高院二审法院推翻了广州知产法院一审的认定，并且两生效的二审判决的认定又不一致。由此可见，功能性特征的认定颇具争议。
然而，上述裁判文书的共同点在于，其均认可：本领域普通技术人员结合公知常识即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的实施方式的，不属于功能性特征。
3.4.3 本领域普通技术人员的知识水平和认知能力依赖于当事人的举证
案例7、在ＳＭＣ株式会社与神驰气动有限公司、苏州山耐斯气动有限公司侵害发明专利权纠纷一案〔（2016）苏民终291号6〕中，“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”成为争议技术特征。
对此，江苏高院二审认为，SMC株式会社二审提交的新证据《中国电力百科全书（第二版）》所公开的电磁阀技术信息，在本案的专利权利要求解释过程中应作为本领域普通技术人员所掌握的知识。由此，涉案专利权利要求所限定的阀芯、阀座以及螺线管之间的相互作用关系已经属于本领域普通技术人员的公知常识，本领普通技术人员在阅读涉案专利权利要求书时，能够清楚地理解“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”是如何实现的，无需再从专利说明书的具体实施例中了解相关技术信息从而获知其具体实施方式。故第136-1号鉴定报告的鉴定意见不应采信，涉案专利的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”不应认定为功能性特征，更不应将该技术特征的结构限定为专利说明书的具体实施方式及其等同实施方式。
注：在基于涉案专利的另案诉讼中，上海二中院曾委托工信部鉴定所出具技术鉴定意见（即136-1号鉴定报告），该报告认为上述争议技术特征未逐个列出螺线管各部件及其与阀芯之间的互动关系，仅列出螺线管的功能效果为在接近或远离上述阀座的方向驱动阀芯，因此为功能性技术特征。
本案中，二审判决坦言，之所以出现“同案不同判”的结果，是由于当事人在各案件当中的举证不同：在（2013）沪二中民五（知）初字第51号案以及本案一审中，当事人并未提交证明“该螺线管”及其实现“驱动上述阀芯”功能的内部结构是所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的，并推翻第136-1号鉴定报告鉴定意见的相关证据，作出该案判决的法院是基于查明的技术事实将涉案专利“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”认定为功能性特征。而在该案二审中，根据新证据，可以佐证证明本领域普通技术人员在阅读涉案专利权利要求书时，能够清楚地理解“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”这一技术特征，故二审法院在新查明的事实基础上，适用《司法解释二》相关规定，认定该技术特征为非功能性特征。
可见，本领域普通技术人员的知识水平和认知能力将影响功能性特征的认定。而针对本领域普通技术人员的认识水平和能力，依赖于双方当事人的举证。
提示：本领域技术人员普遍知晓的技术内容也可以是明确的技术方案，不局限于技术术语，但这同样需要当事人进行举证，或者说更加依赖于当事人的举证。
3.4.4 同时使用结构与功能限定的技术特征，不属于功能性特征
案例8、在陆杰与临海市利农机械厂等侵害实用新型专利权纠纷案〔(2017)最高法民申1804号7〕中,争议技术特征在于“托轨”。最高人民法院再审认为，同时使用“结构”与“功能或者效果”限定的技术特征并不属于 “功能性特征”。虽然并无证据证明“托轨”属于本领域常用的技术术语，但本领域技术人员仅通过阅读权利要求书，即可直接、明确地确定“托轨”中的“轨”是结构特征，而“托”进一步限定了“轨”的功能。本领域技术人员熟悉“轨”的各种常规实现方式，通常情况下，结构特征“轨”本身就已经足以实现“托”的功能。本领域技术人员能够根据“托轨”在权利要求1技术方案中的具体情况，直接、明确地确定以适当结构的“轨”来实现“托轨”的功能。综上，“托轨”属于同时以产品结构及其功能限定的技术特征，不属于功能性特征。
我们认为，对于同时使用结构与功能限定的技术特征，如果根据公知常识，结构特征本身足以实现功能特征限定的功能的情况下，那么就属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求书即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的情形，属于被功能性特征排除的范畴。
提示：由于中文构词的特点，存在许多这类以“功能+结构名词”撰写的技术特征，如果该技术特征尚达不到本领域普遍知晓的程度，可以参照本案的思路，对争议技术特征的构词进行分析，区分出结构特征，进而论证其是否已经足以确定该结构的常规实现方式，从而正确识别功能性特征。
在瓦莱奥清洗系统公司与厦门卢卡斯汽车配件有限公司等侵害发明专利权纠纷案〔（2019）最高法知民终2号8〕中，对于争议技术特征“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”是否属于功能性特征，最高院知产庭认为，前述技术特征的特点是，既限定了特定的方位和结构，又限定了该方位和结构的功能，且只有将该方位和结构及其所起到的功能结合起来理解，才能清晰地确定该方位和结构的具体内容。这种“方位或者结构+功能性描述”的技术特征虽有对功能的描述，但是本质上仍是方位或者结构特征，不是《司法解释二》第八条意义上的功能性特征。
本案中，最高院再次申明“同时使用结构与功能限定的技术特征”不属于功能性特征。需要注意的是，本案与前述案例8的裁判逻辑存在差异：同样为同时使用结构与功能限定的技术特征，但本案中只有将该方位和结构及其所起到的功能结合起来理解才能清晰地确定该特征的具体内容。最高院明确了这种“方位或者结构+功能性描述”的技术特征本质上仍是方位或者结构特征，不是功能性特征。
我们认为，该案的裁判逻辑反映了当前我国法院对于功能性特征限缩性解释从严把握的趋向，也即从严把握认定功能性特征的标准，不宜轻易地以说明书及附图中的实施方式及等同方式限制权利要求的保护范围。
3.4.5 针对结构部件的关系或参数的关联性概括限定的特征，一般不宜认定为功能性特征
实践中，确实存在无法或者不宜直接用结构特征进行限定的技术特征，如机械领域内，对结构部件之间的关系或其参数之间的关联性等进行概括的特征，这些特征虽然具有功能性描述之“形”，但实质上仍然属于对结构等具体特征进行的限定，不宜认定为功能性特征。例如下述案例9和案例10，由于这两个案例的涉案专利技术较为复杂，审理程序较多，限于篇幅，本文不再具体讨论。
案例9、在湖南广义科技有限公司、长沙深湘通用机器有限公司与湖南广义科技有限公司、长沙深湘通用机器有限公司等侵害发明专利权纠纷一案〔（2013）民提字第127号9〕；
案例10、在莱顿汽车部件（苏州）有限公司与盖茨优霓塔传动系统（上海）有限公司、奇瑞汽车股份有限公司等侵害发明专利权纠纷一案〔（2015）苏知民终字第00172号10〕。
提示：在涉及复杂技术特征的认定时，一方面可以借助教科书、工具书等技术资料，另一方面，可以充分借助确权程序的在先认定，以清楚明了的阐述技术特征的内容，避免争议技术特征被“误认”为功能性特征。
3.4.6 功能性特征的认定需要整体考虑权利要求技术方案，不宜机械割裂
在广州同明太阳能科技有限公司与深圳市华泽兴业科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案〔（2018）最高法民申1018号11〕中，当事人就权利要求1中的“第一散热区”“第二散热区”是否属于功能性特征，进而按照说明书的记载理解为设置散热孔或者与之等同的实施方式引发了争议。
对此，最高人民法院再审认为：
在认定争议技术特征是否属于“功能性特征”时，不仅需要考虑技术特征文字本身的含义，还需将该技术特征纳入到权利要求限定的整体技术方案中进行理解。对于包含有特定功能、效果的技术特征，本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的，该技术特征不属于《司法解释一》第四条规定的“功能性特征”。
本案中，从权利要求1的限定来看，“第一散热区”、“第二散热区”本质上是对涉案专利产品灯体、灯罩的特定部分的区域划分；根据权利要求1限定的整体技术方案，在灯罩空间内，被防水圈密封的区域为第一防水区，除去第一防水区的区域即为第一散热区。在灯体空间内，被防水圈密封的区域为第二防水区，除去第二防水区的区域即为第二散热区。因此，所述特征不属于功能性特征。
本案中，最高院强调：在认定争议技术特征是否属于“功能性特征”时，不仅需要考虑技术特征文字本身的含义，还需将该技术特征纳入到权利要求限定的整体技术方案中进行理解，如果此时即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式，则该技术特征不属于“功能性特征”。
案例11、在迪皮埃复材构件（太仓）有限公司与苏州市知识产权局专利行政管理(专利)一案〔（2019）最高法行申2876号〕中，最高人民法院在对功能性特征进行排除时，对于“仅通过阅读权利要求”的考虑，甚至超出了争议技术特征所在的权利要求，还参考了与争议技术特征相关的其他权利要求。
3.4.7 功能性特征的认定需要考虑对技术特征的划分是否恰当
案例12、在无锡富岛科技股份有限公司与无锡泰源机器制造有限公司等之间的侵害发明专利权纠纷一案〔（2019）最高法知民终578号〕中，双方就“自转驱动机构”是否属于功能性特征产生争议。
对此，最高院知识产权法庭认为：诚然，“自转驱动机构”一词仅系以“驱动自转”的功能来描述该“机构”，仅阅读涉案专利权利要求书，本领域普通技术人员无从得知“自转驱动机构”的具体结构方式。
但是，在对“自转驱动机构”这一部件加以理解时，不宜将其与涉案专利权利要求1中的关联内容予以割裂。参照涉案专利权利要求1中与“自转驱动机构”相关联的权利要求内容的完整表述可知，上述权利要求内容实际上限定了自转传动轴与回转轴之间、下自转传动链轮与自转传动轴之间，特别是自转驱动机构与下自转传动链轮之间的位置、连接以及动力传递方位和结构关系，并可以直接、明确地确定自转驱动机构与自转传动轴下端的下自转传动链轮采用的是链式啮合相连接的特定结构。可见，上述与“自转驱动机构”相关的权利要求内容，特别是“下自转传动链轮（15）通过自转驱动机构驱动”的限定内容，构成能够相对独立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果的一个特定技术单元，应认定为一个技术特征。
上述分析进而表明，对“自转驱动机构”该技术术语的含义，不能脱离前述权利要求1与“自转驱动机构”相关联的权利要求内容语境来孤立理解。故将“自转驱动机构”单独认定为一个技术特征，进而争辩该技术特征是否属于功能性特征，既无助于对涉案专利权利保护范围的准确理解，也无助于被诉侵权争议技术特征与涉案专利权利要求1对应技术特征的正确比对。
本案中，最高院指出：技术特征的划分应当以最小功能单元标准进行划分，既不能过宽，也不宜过细，划分不当的话，有时甚至会如本案一样导致陷入关于不必要的功能性特征与否的争辩中，进而影响权利要求保护范围的准确界定。
同时，需要注意的是：与上篇提及案例4的裁判逻辑一致，最高院在本案中亦指出，争议技术术语的解释，应当整体考虑权利要求的技术方案，不宜脱离其所在的技术方案语境。
第四部分：小结
由于功能性特征采用 “实施例+等同”规则对其保护范围进行界定，为避免“伤及无辜”，功能性特征的认定就显得尤为重要。诚然，现阶段，关于功能性特征的相关规定已经较为详尽，笔者也试图从个案中寻找一些“共通之处”，然功能性特征的认定具有浓重的个案色彩：本领域技术人员的认识水平和能力也在不断变化，彼此尚未被普遍知晓的技术或许在此时就已经成为公知，即便同时使用结构与功能限定也有可能相互混杂难以区分，本案中仅阅读权利要求即可明确另案中就不能明确，这就需要具体情况具体分析。“同案不同判”表象的背后，作为律师，我们可以做的是合理利用对己方当事人有利的“规则”，充分举证，通过功能性特征的认定赢得此类诉讼的“先机”。
[5] 蔡伟. 侵犯专利权案件中对功能性特征的认定与分析[J].人民司法（案例），2017,（23）:098-101
[6] 入选2017年江苏法院知识产权司法保护十大案例
[7] 入选最高人民法院知识产权案件年度报告（2018）典型案件
[8] 入选最高人民法院指导案例115号
[9] 最高检抗诉专利侵权案件第一案
[10] 入选2018年江苏法院知识产权司法保护十大案例
[11] 入选最高人民法院知识产权案件年度报告（2018）典型案件
作者：路伟廷