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允天视点 | 档案解释作用 ——专利侵权相关法条解读及案例梳理系列报告

允天视点 | 档案解释作用 ——专利侵权相关法条解读及案例梳理系列报告

美主编按:

专利审查档案作为解释权利要求的内部证据,具有与说明书及附图、权利要求书中相关权利要求同等的解释效力。司法实践中,可尝试运用与涉案专利存在分案关系、优先权关系、甚至同一申请人同时期的其他专利解释权利要求。另需注意,意见陈述对专利权利要求的解释作用在授权确权程序与专利侵权程序中可能存在的差异。本文共包括五个司法判例,敬请关注。

 

第一部分 法律基本规定

 

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(下称“《司法解释二》”)

 

第六条 人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。

 

专利审查档案,包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料,国务院专利行政部门及其专利复审委员会制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。

 

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(下称“《司法解释一》”)

 

第三条 人民法院对于权利要求,可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的,从其特别界定。

 

以上述方法仍不能明确权利要求含义的,可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。

 

第二部分 法条解读

 

在专利民事侵权程序中,要对被诉侵权方案是否落入专利保护范围作出认定,首先需要通过解释权利要求以明确权利要求的含义和保护范围。

 

专利审查档案是在专利授权确权过程中形成的法律文件,在司法解释中将专利审查档案作为解释、限定权利要求保护范围的重要依据,其中,司法解释一第三条中明确了涉案专利本身的审查档案的解释作用,司法解释二第六条中明确了与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其审查档案的解释作用,并进一步明确审查档案的范围包括专利审查、复审、无效程序中的陈述资料以及生效的审查决定,以及复审、无效的行政诉讼程序中生效的裁判文书也可以用于解释权利要求。

 

第三部分  法律适用中可能存在的问题/争议

 

3.1 可运用存在与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其审查档案解释权利要求

 

在邱则有与山东鲁班建设集团总公司侵犯发明专利权纠纷一案((2011)民申字第1309号)中,案件的争议焦点在于:被诉侵权产品的顶盒和侧框板上下组拼与涉案发明专利的“模壳由至少两块分块模壳板拼接组装而成”这一技术特征是否相同或等同。这涉及对分块模壳板的解释问题。再审申请人邱则有主张,分块模壳板可以为任意分块,单纯的上底或者侧壁也可以是分块模壳板。

 

对此,最高院再审认为,基于以下理由,邱则有有关分块模壳板的解释不能成立:1、对于权利要求中的自定义词语,通常需要借助专利说明书、其他权利要求以及专利审查档案中对该特定词语的描述,确定该词语的含义。对于“分块模壳板”,说明书已经赋予其明确的定义,即“分块模壳板为包括部分上底和与之相连的部分侧壁的成型件”;2、根据对涉案发明专利权利要求1本身的通常理解,也可以得出分块模壳板包括部分上底和与之相连的部分侧壁的成型件这一结论。3、涉案发明专利的母案专利申请公开说明书中未公开涉案发明专利说明书第5-7段的内容,邱则有以该内容主张分块模壳板可以单纯由上底或者侧壁组成,本院不予支持。分案申请制度在保护专利申请人利益的同时,为了平衡社会公众的利益,要求分案申请不得超出母案申请文件公开的范围,即不得在分案申请中模冲母案申请文件未曾记载的新内容,以避免专利申请人将申请日后完成的发明创造通过分案申请抢占在先的申请日。因此,分案申请要受到母案申请文件的约束。在此意义上,对于分案申请而言,母案申请构成其特殊的专利审查档案,母案中未公开的内容不能作为权利人基于分案申请主张权利的依据。本案中,涉案发明专利是分案申请,其母案专利申请公开说明书并未记载涉案发明专利说明书第2页第5-7段的内容。根据母案专利申请公开说明书的内容,也不能得出分块模壳板可以单纯由上底或者侧壁组成这一结论。邱则有以母案专利申请公开说明书中未公开的内容主张分块模壳板可以单纯由上底或者侧壁组成,不能成立。

 

本案中,最高院首先论述了分案申请制度的本质属性:分案申请是一类特殊的专利申请,是为了保证专利申请人的正当利益不受到损害,允许专利申请人将其在申请日提交的母案申请文件中已经披露、但因单一性等原因不能在母案中获得保护的发明创造另行提出专利申请,同时保留原申请日的一种制度;继而明确了与涉案专利存在分案申请关系的其他专利对于权利要求的解释作用:母案申请构成分案申请的特殊的专利审查档案,在确定分案申请授权专利的权利要求保护范围时,超出母案申请公开范围的内容不能作为解释分案申请授权专利的权利要求的依据。

 

3.2 可运用享有共同优先权的其他专利及其审查档案解释权利要求

 

在司法解释二第六条中明确规定了与涉案专利存在分案申请关系的其他专利可以用于权利要求的解释,也就是说,分案申请受到母案申请文件的约束,母案申请构成分案申请特殊的专利审查档案。在法条中仅明确了分案申请关系的专利可以直接使用司法解释二第六条,在司法实践中,与涉案专利存在优先权关系的专利可以参照上述规定,作为权利要求解释的内部证据。

 

在戴森技术有限公司、苏州索发电机有限公司侵害发明专利权纠纷案件((2017)最高法民申1461号再审审查与审判监督民事裁定书)中,主要争议之一在于,戴森公司认为二审判决对于涉案专利的“电源”和“电源线”的解释错误,而索发公司提供了一篇相关专利(200780027217.X),其与涉案专利均基于英国的同一优先权(GB0614235.0)的专利,该相关专利在意见陈述中明确认为“电源线”并非“电源”。

 

针对上述争议,首先,最高院再审对上述相关专利中就“电源”的具体陈述,是否可以用于解释涉案专利的权利要求进行了陈述,认为在后申请与优先权申请之间的关系与分案申请与母案申请之间的关系基本一致,在后申请也不能超出优先权申请记载的范围。享有优先权的在后申请应当与优先权申请具有同一主题,较之分案与母案之间的非单一性关系,显然具有更加密切的内在关系。因此,相关专利在答复审查意见中就“电源”的具体陈述,可以用于解释涉案专利的权利要求。

 

本案中,最高院明确指出,在确定权利要求用语的含义时,同一专利申请人或专利权人在与涉案专利享有共同优先权的其他专利的授权确权程序中,对该相同用语已经作出了明确陈述的,可以参考上述陈述。

 

3.3 可运用同一申请人在同一时期申请的其他专利及其审查档案解释权利要求

 

在司法实践中,参照上述规定,同一申请人在同一时期申请的其他专利可以作为权利要求解释的内部证据。

 

在湖南邱则有专利战略策划有限公司、石家庄东海融发房地产开发有限公司侵害发明专利权纠纷((2018)最高法民5191号)中,焦点问题在于涉案专利未对”叠合层“进行定义,专利权人也未提交该名称在相关行业系通用名称的证据。二审法院河北高院引入专利权人关联申请人邱则有申请的专利号为第 ZL200710004620.2号、名称为“一种模壳构件”的发明专利说明书中对专利产品空腔模壳构件生产过程的描述,解释在“叠合层”的技术特征。

 

针对上述焦点问题,最高院再审认为涉案专利未对”叠合层“进行定义,专利权人也未提交该名称在相关行业系通用名称的证据,可以结合涉案专利说明书及附图解释权利要求中的“叠合层”,而考虑到专利权人及其关联主体在同一时期申请过若干专利,均涉及到膜壳构件中含有叠合层这一技术特征,且不同专利对叠合层的描述虽然文字上存在略详,但不存在本质矛盾。参照司法解释二第六条的规定,可以结合专利权人已申请的其他同类专利中有关叠合层的记载,对叠合层予以界定。

 

从以上司法实践可以知道,除司法解释二第六条中明确规定与涉案专利存在分案申请关系的其他专利之外,如涉案专利的同族专利、涉案专利的优先权专利以及专利权人的同类专利也可以作为内部证据,用于解释涉案专利的权利要求。

 

3.4 不能依据未生效专利授权确权裁判文书或无效宣告审查决定中的认定进行限缩性解释

 

在司法解释二第二款中,明确了专利审查档案作为内部证据的范围,包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料,国务院专利行政部门及其专利复审委员会制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。其中,涉及确权授权程序中的审查决定为生效的决定。

 

在皇家KPN公司与小米科技有限责任公司发明专利权纠纷((2018)北高京民终 531 号二审)二审民事判决书中,主要争议之一在于,涉案专利是否包括“先缓存后压缩”的技术方案,KPN公司认为涉案专利实现发明目的并不依赖于压缩和缓存步骤的先后顺序,并提专利复审委员会在第 32386 号无效决定的认定同样支持该观点。其中该决定记载有“合议组认为:权利要求23中已经限定了当第一组数据段的数据要在压缩之后被提供给第二组的数据段时,这些数据被分到缓存”的内容。

 

对此,北京知识产权法院一审认为,对该问题的判断需进一步考虑本领域技术人员在阅读说明书及附图后对该权利要求的整体理解。虽然压缩与缓存的先后顺序并未记载在权利要求书中,但在涉案专利说明书其他部分并无相反记载的情况下,本领域技术人员在阅读上述内容后,会得出涉案专利为先压缩后缓存这一结论。此外,由于第 28562 号无效宣告审查决定所涉案件尚无生效结论,无法依据上述认定而当然适用禁止反悔原则。

 

北高二审认为,基于司法解释二第六条,考虑到上述认定并非KPN公司的陈述,且该决定亦未生效,故不能依据该决定中的认定而对涉案专利进行相应的限缩性解释。

 

本案中,北高明确了如果并非专利申请人/权利人的陈述,且专利无效审查决定书尚未生效时,不能以该决定中的认定对涉案专利权利要求进行限缩性解释。

 

3.5 意见陈述在授权确权程序与民事侵权程序解释权利要求的作用上存在差异

 

在郑亚俐VS与精工爱普生株式会社、国家知识产权局专利复审委员会、佛山凯德利办公用品有限公司、深圳市易彩实业发展有限公司专利无效行政诉讼案件【最高人民法院(2010)知行字第53号行政裁定书】中,案件的焦点之一在于关于精工爱普生在意见陈述书中对“存储装置”的解释应该如何理解。

 

针对“存储装置”这一技术特征,精工爱普生在答复国家知识产权局第一次审查意见通知书的意见陈述书中指出,“权利要求23涉及附图6和附图7,申请人解释,‘存储装置’是指图7(b)所示的‘半导体存储装置61’”。也即,精工爱普生试图利用意见陈述书对“存储装置”进行限缩解释。

 

对此,最高院再审认为:

 

首先,关于意见陈述书的作用。通常情况下,申请人在审查档案中的意见陈述可以作为理解说明书以及权利要求书含义的参考,其参考价值的大小则取决于该意见陈述的具体内容及其与说明书和权利要求书的关系。

 

其次,精工爱普生在意见陈述书中对“存储装置”作出的解释的特点。从该解释的内容看,精工爱普生结合附图,将“存储装置”这一上位概念解释为“半导体存储装置”这一下位概念。当将某一上位概念解释为被该上位概念所包含的下位概念时,可能存在两种理解:一是这种解释仅仅是一种示例,即表示该下位概念属于该上位概念;二是这种解释是一种特指,即该上位概念等同于该下位概念。因此,精工爱普生在意见陈述书中对“存储装置”作出的解释究竟具有何种含义,尚需结合解释的缘由、修改过程、本专利原始公开说明书等综合判断。再次,精工爱普生在意见陈述书中对“存储装置”作出解释的缘由。在意见陈述书中,精工爱普生将原权利要求23修改为新的权利要求1。原权利要求23中并未有“存储装置”这一特征,而是本次修改时引入新的权利要求1的,精工爱普生需要对此作出解释,以说明其由来。从这个角度而言,精工爱普生通过意见陈述对“存储装置”一词作出特指性定义的可能性不大。

 

又次,精工爱普生对“存储装置”一词的修改过程。在本专利原始公开文件中,除了说明书中出现过一次独立使用的“存储装置”用语外,在权利要求书和说明书的其他部分通篇使用的都是半导体存储装置的用语。其中,原始公开文件的权利要求书中使用“半导体存储装置”的地方多达 10余处。而在修改后的新权利要求书中,则相应地修改为“存储装置”,且使用多达 8次。显然,这种有意修改表明,精工爱普生本身认为“存储装置”与“半导体存储装置”具有不同含义。

 

最后,本专利原始公开说明书对“存储装置”一词的使用。前已述及,本专利原始公开说明书中存在将“存储装置”作为泛指性的上位概念的用法。仅仅根据精工爱普生在意见陈述中的解释即将“存储装置”理解为特指半导体存储装置,说服力不足。

 

因此,精工爱普生在意见陈述书中对“存储装置”的解释应理解为包含半导体存储装置的上位概念而不是特指性的半导体存储装置。

 

本案中,最高院明确出:专利权利要求的解释方法在专利授权确权程序与民事侵权程序中在特殊场合下体现出一定的差异性,这种差异性突出体现在当事人意见陈述的作用上。专利授权确权程序中,申请人在审查档案中的意见陈述在通常情况下只能作为理解说明书以及权利要求书含义的参考,而不是决定性依据。而在专利民事侵权程序中解释权利要求的保护范围时,只要当事人在专利申请或者授权程序中通过意见陈述放弃了某个技术方案,一般情况下应当根据当事人的意见陈述对专利保护范围进行限缩解释。

 

第四部分 小结

 

基于以上探讨,在涉及档案解释的司法实践中,可以留意以下几点:

 

对于内部证据范围的考量,可以不局限于司法解释一第三条中涉案专利本身及司法解释二第六条中分案专利的限制,更广义地,可以参考司法解释二第六条中分案专利,可以考虑将涉案专利的同族专利、涉案专利的优先权专利以及专利权人的同类专利也作为内部证据,用于解释涉案专利的权利要求。

 

针对采用审查决定或裁判文书中的观点进行权利要求解释的情形,可以从决定或裁判文书的生效上质疑。

 

另外,还应当特别注意专利审查档案特别是当事人的意见陈述对于专利权利要求的解释在专利授权确权程序与民事侵权程序中存在差异。

 

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