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允天视点 | 内部解释优先原则——专利侵权相关法条解读及案例梳理系列报告

允天视点 | 内部解释优先原则——专利侵权相关法条解读及案例梳理系列报告

美主编按:内部解释规则是权利要求解释的基本原则,内部证据优先于外部证据。看似清晰规则实质上运用过程中的界限并非分明:内部解释不清楚时才需要借助工具书、教科书及本领域普通技术人员的通常理解进行解释,那么如何进行内部解释呢?笔者理解,内部解释也是基于本领域技术人员的知识水平的理解。所以,内外部证据的综合运用实质上才是权利要求解释的常态。本文包括5个典型案例,敬请关注。

第一部分:法律基本规定

 

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(下称“解释一”)

 

第三条 人民法院对于权利要求,可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的,从其特别界定。

 

以上述方法仍不能明确权利要求含义的,可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。

 

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(下称“解释二”)

 

第六条 人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。

 

专利审查档案,包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料,国务院专利行政部门及其专利复审委员会制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。

 

第二部分:条款解读

 

《解释一》第三条从微观层面规定了权利要求解释的操作指南。说明书及附图、权利要求书的相关权利要求都是专利授权文件的组成部分,其与权利要求的关系最为密切,通常是澄清争议用语的最佳指南。此外,专利审查档案虽然不是专利授权文件的组成部分,但公众可以查阅,且权利要求用语在专利审查过程中和侵权诉讼中应当具有相同的含义。因此,专利审查档案对于权利要求也具有重要的解释作用。相对于上述“内部证据”,工具书、教科书等因不存在于专利局有关专利文件及档案中,有的称之为“外部证据”。外部证据一般只是在内部证据不足以解释清楚时才使用。当然,这并不意味着,权利要求的解释必须一一运用上述全部的解释手段。若运用说明书即可明确权利要求的含义,则无需再借助其他的解释手段。

 

需要指出的是,一般情况下,权利要求中的用语应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下,如果说明书指明了某用语具有特定的含义,并且权利要求的保护范围因说明书对该用语的说明而被限定得足够清楚,则应当以该特别界定作为权利要求用语的含义。这与“不得将说明书的限制读入权利要求”并不矛盾。因为后者通常是指,不得以说明书的实施例等例示性解释来限制专利权的保护范围。

 

第三部分:法律使用中可能存在的问题

/难点

 

一、内部证据和外部证据在解释权利要求时的优先顺序

 

说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案通常被称为“内部证据”。工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解通常被称为“外部证据”。根据《解释一》第三条的规定,内部证据和外部证据都可以用来解释权利要求,但外部证据一般只是在内部证据不足以解释清楚时才使用。

 

3.1 如果能用内部证据解释清楚,则不用外部证据

 

在北京市朝阳区麦子店福利塑料制品厂等VS陕西新润置业有限公司侵害发明专利权纠纷案件【最高人民法院(2015)民申字第2604号民事裁定书】中,判断被诉侵权产品是否落入了涉案专利权的保护范围的关键之一在于被诉侵权产品内壁是否具备一光滑表面的技术特征。

 

针对这一技术特征,再审申请人福利厂认为,所谓表面光滑与否,对于去除表面材料(车,镗、刨、铣、磨等)与不去除表面材料(如铸、锻、冲压、模具成形、冷压等)所形成的表面光度不同,被诉侵权产品的拍框是模具成形的表面,属于不去除材料的加工方法,较去除表面材料的加工要粗糙。也即,本案再审申请人试图利用本领域普通技术人员的通常理解将权利要求1中的“光滑”与被诉侵权产品的表面作区别解释。

 

对此,最高人民法院认为,本案中,涉案专利权利要求1记载“球拍框内壁为一光滑表面”,从本专利球拍框制作过程看,是将气管套在直杆上然后缠绕碳布形成中空的框架,抽出直杆后向中空管充气加压使中空内壁光滑。即涉案专利产品达到内壁光滑的效果是向中空管中充气加压(达8-9kg)的条件下实现的,该“光滑”应当解释为较为光滑,属于不去除表面材料形成的光滑,非通过车、镗、刨、铣、磨等工序形成的去除表面材料的光滑。再审申请人亦陈述被诉侵权产品球拍框是模具形成的表面,属于不去除材料而形成的表面。据此认为,该内壁表面与本专利内壁表面形成过程是相同的,故被诉侵权产品的内壁应当也是较为光滑的。

 

3.2 无法使用内部证据解释时,则用外部证据

 

在深圳市吉祥腾达科技有限公司VS骏科技有限公司侵害发明专利权纠纷案件【最高人民法院(2019)最高法知民终147号民事判决书】中,如何理解涉案专利权利要求1中的”第一个上行HTTP报文”是该案的关键。

 

针对这一技术特征,上诉人腾达公司认为,权利要求1步骤A中的“第一个上行HTTP报文”,应当解释为门户业务用户设备未通过认证前,用户设备与其要访问的实际网站建立TCP”三次握手”连接过程中的第一个TCP报文。也即,本案上诉人试图将权利要求1中的“第一个上行HTTP报文”进行扩大化解释。

 

对此,最高人民法院首先明确了对于权利要求中相关技术术语或者技术特征的解释,应当遵循内部证据优先原则。如果权利要求相关技术术语或者技术特征在专利说明书中已经作了特别的说明,应当根据该特别说明作出解释;如果说明书并没有特别说明,应当按照本领域普通技术人员的通常理解作出解释。具体到涉案专利,权利要求1步骤A中记载的文字明确地限定了”HTTP报文”,并未提及“TCP连接”“TCP三次握手报文”等。如要将权利要求1步骤A中的”第一个上行HTTP报文”理解为建立TCP连接的三次握手过程中的第一个报文,则需要在说明书及附图中有特别的说明,且采用这种解释应当保证涉案专利要求保护的整体技术方案符合涉案专利的发明目的。但是,涉案专利说明书及附图所记载的内容中,并未对权利要求1步骤A所限定的”HTTP报文”作出特别的说明。因此,对于权利要求1步骤A所限定的“HTTP报文”的含义,应当按照本领域普通技术人员的通常理解予以解释。即涉案专利权利要求1中的”第一个上行HTTP报文”应当解释为未通过认证的用户设备向接入服务器发送的第一个上行HTTP报文,而不应解释为用户设备与其要访问的实际网站建立TCP”三次握手”连接过程中的第一个报文。

 

二、利用内部证据解释权利要求时需要综合考虑

 

《解释一》第三条从微观层面规定了权利要求解释的操作指南,司法解释的起草者在对该条进行说明时提到,若运用说明书即可明确权利要求的含义,则无需再借助其他的解释手段。但在司法实践中,往往会综合使用各种内部证据对权利要求进行解释。

 

在大自达电线股份有限公司VS广州方邦电子股份有限公司侵害发明专利权纠纷案件【最高人民法院(2018)最高法民申5287号民事裁定书】中,判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求8保护范围的关键之一在于如何理解该权利要求中的”波纹结构”。

 

针对这一技术特征,最高人民法院认为从专利权利要求书的相关记载来看,权利要求8记载了三个技术特征,即”单面表面的算术平均粗糙度是0.5~5.0μm的绝缘层”、”在所述绝缘层的所述单面表面形成的第一金属层”,以及”所述第一金属层以沿着所述绝缘层的所述单面表面成为波纹结构的方式形成”。可见,仅仅因绝缘层表面凹凸不平而自然导致的不平坦形状与第一金属层以波纹结构的方式形成应该是两个含义的解读。结合说明书的相关记载来看,本发明的目的在于提供一种对于从大的弯曲半径至变为小的弯曲半径(1.0mm)的反复弯曲及滑动,金属层难以发生破坏的印刷布线板用屏蔽膜以及印刷布线板。而说明书第【0009】段记载: “由于金属层是具有高弯曲性的波纹结构,所以,能够提供一种对于从大的弯曲半径至变为小的弯曲半径(1.0mm)的反复弯曲及滑动,金属层难以发生破坏的印刷布线板用屏蔽膜。”因此,”波纹结构”是区别背景技术、实现涉案发明目的的发明点。这可以从说明书特别强调”能够形成更理想的形状的波纹结构”“形成所希望的形状的波纹结构”等记载中得到印证。以上说明,所述金属层的波纹结构应该具有较明显的弯曲性,其形状是涉案专利希望形成并可通过具体方法控制形成更理想形状的波纹结构,从而更可靠地起到金属层难以发生破坏、维持电磁波屏蔽特性的效果。涉案专利说明书附图1和图13(a)以不同形式反映的同一”波纹结构”,亦明显表明相对规则、相对连续平滑起伏、高弯曲性的”波纹结构”才是符合发明目的的。且根据原审查明的事实,再审申请人大自达公司在原审中明确表述锯齿形、连续的凹凸形等结构不符合发明目的。因此,原审法院结合说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案等将“波纹结构”解释为“至少应当是:相对规则、相对明显、相对平滑的连续高低起伏波动结构,排除因绝缘层表面凹凸不平而自然导致的金属层无规律性高低起伏,亦排除不具有高弯曲性的大致平坦、锯齿形或连续的凹凸形结构”并无不当。

 

三、权利要求的区别解释原则

 

根据《解释一》第三条的规定,可以运用权利要求书中的相关权利要求进行解释。在使用相关权利要求进行解释时,我们需要注意同时也存在”权利要求区别解释原则”。根据权利要求区别解释原则,对于每一项专利中的多项权利要求,法院应当解释为每一项权利要求均有其不同的保护范围,每一项权利要求均不是多余的。也就是说,按照该原则,表述不同的各项权利要求被推定为不同的权利要求。

 

在自由位移公司VS英才公司、健达公司侵害发明专利权纠纷案件【最高人民法院(2014)民申字第497号民事裁定书】中,本案的焦点之一为是否应当对涉案专利权利要求1、2进行区别解释,将权利要求1中的“一个”解释为单个或者多个。

 

针对“一个”这一技术特征,再审申请人自由位移公司认为,从属于权利要求1的权利要求2限定:“绳索实质上由单根绳索组成”。根据权利要求的区别解释原则,权利要求2的保护范围小于权利要求1,因此,权利要求1中的“一个绳索”并未将绳索数量限定为“单根”,应当理解为单个或者多个。也即,本案再审申请人试图利用权利要求的区别解释原则将权利要求1中的“一个”区别于权利要求2中的“单根”,达到扩大化解释的目的。

 

对此,最高人民法院认为,尽管我国现行的法律、法规以及司法解释中,尚未对权利要求的区别解释作出明确规定。但对不同权利要求进行区别解释,将不同的权利要求解释为具有不同的保护范围,在通常情形下是必要和合理的。专利法实施细则第二十条规定,权利要求书应当有独立权利要求,也可以有从属权利要求。考虑到权利人撰写不同权利要求的目的,尤其是在独立权利要求的基础上撰写从属权利要求,是为了限定出不同层次的保护范围,使得专利权的保护范围更为明确和立体。因此,通常情况下,应当推定不同的权利要求具有不同的保护范围。

 

然而,语言文字本身存在一词多义,也可能存在多词同义的情形。加之申请人在撰写技巧、主观认识等方面的偏差,对于同一技术方案,有可能使用不同的技术术语,以不同的表述方式进行限定,从而出现不同的权利要求的保护范围相同,或者实质相同的情形。在此种情形下,机械地进行区别解释,无疑是有悖于客观事实的。本案中,对于本领域技术人员而言,权利要求1中的“一个绳索”与权利要求2中的“单根绳索”并无实质性的区别,二者仅仅是表述方式不同而已。因此,不支持将权利要求1中的“一个”解释为一个或者多个。

 

四、使用意见陈述书解释权利要求时需要考量的因素

 

根据《解释二》第六条的规定,专利审查档案,包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料,国务院专利行政部门及其专利复审委员会制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。

 

意见陈述书属于专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料。在司法实践中,使用意见陈述书解释权利要求时需要综合考量。

 

在郑亚俐VS与精工爱普生株式会社、国家知识产权局专利复审委员会、佛山凯德利办公用品有限公司、深圳市易彩实业发展有限公司专利无效行政诉讼案件【最高人民法院(2010)知行字第53号行政裁定书】中,案件的焦点之一在于关于精工爱普生在意见陈述书中对“存储装置”的解释应该如何理解。

 

针对“存储装置”这一技术特征,精工爱普生在答复国家知识产权局第一次审查意见通知书的意见陈述书中指出,“权利要求23涉及附图6和附图7,申请人解释,‘存储装置’是指图7(b)所示的‘半导体存储装置61’”。也即,精工爱普生试图利用意见陈述书对“存储装置”进行限缩解释。

 

对此,最高人民法院认为,首先,关于意见陈述书的作用。通常情况下,申请人在审查档案中的意见陈述可以作为理解说明书以及权利要求书含义的参考,其参考价值的大小则取决于该意见陈述的具体内容及其与说明书和权利要求书的关系。其次,精工爱普生在意见陈述书中对“存储装置”作出的解释的特点。从该解释的内容看,精工爱普生结合附图,将“存储装置”这一上位概念解释为“半导体存储装置”这一下位概念。当将某一上位概念解释为被该上位概念所包含的下位概念时,可能存在两种理解:一是这种解释仅仅是一种示例,即表示该下位概念属于该上位概念;二是这种解释是一种特指,即该上位概念等同于该下位概念。因此,精工爱普生在意见陈述书中对“存储装置”作出的解释究竟具有何种含义,尚需结合解释的缘由、修改过程、本专利原始公开说明书等综合判断。再次,精工爱普生在意见陈述书中对“存储装置”作出解释的缘由。在意见陈述书中,精工爱普生将原权利要求23修改为新的权利要求1。原权利要求23中并未有“存储装置”这一特征,而是本次修改时引入新的权利要求1的,精工爱普生需要对此作出解释,以说明其由来。从这个角度而言,精工爱普生通过意见陈述对“存储装置”一词作出特指性定义的可能性不大。又次,精工爱普生对“存储装置”一词的修改过程。在本专利原始公开文件中,除了说明书中出现过一次独立使用的“存储装置”用语外,在权利要求书和说明书的其他部分通篇使用的都是半导体存储装置的用语。其中,原始公开文件的权利要求书中使用“半导体存储装置”的地方多达 10余处。而在修改后的新权利要求书中,则相应地修改为“存储装置”,且使用多达 8次。显然,这种有意修改表明,精工爱普生本身认为“存储装置”与“半导体存储装置”具有不同含义。最后,本专利原始公开说明书对“存储装置”一词的使用。前已述及,本专利原始公开说明书中存在将“存储装置”作为泛指性的上位概念的用法。仅仅根据精工爱普生在意见陈述中的解释即将“存储装置”理解为特指半导体存储装置,说服力不足。因此,精工爱普生在意见陈述书中对“存储装置”的解释应理解为包含半导体存储装置的上位概念而不是特指性的半导体存储装置。

 

第四部分:本章小结

 

《解释一》第3条作为一种原则,其适用贯穿于整个专利侵权诉讼程序中对权利要求的解释过程。当说明书对权利要求用语有特别界定的,从其特别界定。如果说明书对用语没有特别界定时,才考虑使用其他内部或外部证据解释权利要求。相对于外部证据,优先使用内部证据对权利要求进行解释。只有当根据内部证据无法明确权利要求的含义时,才使用外部证据。

 

尽管司法解释的起草者在对该条进行说明时提到,若运用说明书即可明确权利要求的含义,则无需再借助其他的解释手段。但在司法实践中,往往会综合使用各种内部证据对权利要求进行解释。

 

当利用权利要求区别解释原则对不同权利要求进行解释时。虽然通常情况下,应当推定不同的权利要求具有不同的保护范围,然而由于语言文字本身存在一词多义,也可能存在多词同义的情形,因此应当基于客观事实,不能机械地进行区别解释。

 

最后,虽然目前没有检索到在专利侵权诉讼程序中涉及使用意见陈述书解释权利要求时需要考量因素的司法案例,但授权/确权程序中,需要结合解释的缘由、修改过程、本专利原始公开说明书等综合判断的原则值得我们借鉴。

 

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