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允天视点 | 裁驳另诉规则的适用 ——专利侵权相关法条解读及案例梳理系列报告

允天视点 | 裁驳另诉规则的适用 ——专利侵权相关法条解读及案例梳理系列报告

 

作者:张秋林

主编按:“裁驳另诉”制度于2016年被引入司法解释二。本文结合司法案例探讨了该规定在不同审判程序中的应用以及参照适用的情形,并且还探讨了裁驳另诉后相应事项诸如临时措施、原审认定的事实和证据的处理程序。本文共包括6个司法判例,敬请关注。

 

第一部分:法律基本规定

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(下称《司法解释二》)

 

第二条 权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

 

有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的,权利人可以另行起诉。

 

专利权人另行起诉的,诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。

 

第二部分:法条解读

 

在专利侵权纠纷案件中,权利人起诉被告侵犯其专利权,被告通常会向国家知识产权局提起无效宣告请求。基于现行民行二元分立的诉讼架构,对于权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的案件,法院通常依据《民事诉讼法》第一百五十条(五)本案必须以另一案的审理结果为依据,而另一案尚未审结的,而中止民事诉讼,等待专利授权确权行政诉讼的结果,这导致专利侵权纠纷案件的审理周期较长。

 

该法条设计了先行裁驳、另行起诉的制度,即充分考虑专利确权行政诉讼改变专利复审委员会无效决定的比例较低的实际情况,在专利复审委员会作出宣告专利权无效的决定后,审理侵犯专利权纠纷案件的法院便可以裁定驳回起诉,无需等待专利行政诉讼的最终结果,并通过另行起诉给权利人以司法救济途径,以便提高专利侵权诉讼的审理效率,尽可能缓解审理周期较长的影响。

 

根据上述法律规定,裁驳另诉规定的适用条件为:

1、 权利人包括专利权人以及被许可人等利害关系人;

2、 侵权主张的权利要求被复审委宣告无效;

3、 可以(非应当)裁定驳回权利人的起诉;

4、 宣告权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的,可另行起诉;

5、 诉讼时效的起算点因专利权人和被许可人而有所区分:

对专利权人,从生效的专利无效行政诉讼判决书送达之日起计算;

对其他利害关系人,在知道或者应当知道该生效判决书之日起计算。

 

第三部分:法律适用中可能存在的问题

/争议

 

3.1“裁驳另诉”制度在不同审判程序中的适用

 

虽然该条规定是“可以”(而非应当)裁定驳回起诉,但是根据我们对于相关案例的检索发现,自该司法解释于2016年施行以来,在权利人主张的权利要求在无效程序中被宣告无效的情况下,大多数原告均选择了主动撤回起诉,或者法院裁定驳回起诉,鲜见裁定中止诉讼的情形。

 

3.1.1侵权主张的权利要求在一审程序中被宣告无效,可裁定驳回起诉

 

侵权主张的权利要求在一审过程中,被复审委员会宣告无效的情况下,原告通常会选择主动撤回起诉,法院通常也会准予撤诉。在涉案专利在后续专利无效行政诉讼程序中“复活”的情况下,权利人可依据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第二百一十四条重新起诉。

 

在上述情况下,如果权利人不予撤诉,且仍然坚持基于已被宣告无效的权利要求主张权利的,一审法院可以依据该法条驳回权利人起诉。在涉案专利在后续专利无效行政诉讼程序中“复活”的情况下,权利人可依据该法条另行起诉。

 

在江苏通领科技有限公司与公牛集团股份有限公司等专利权侵权纠纷案〔(2018)苏01民初3441号等〕中,通领公司于2018年12月向南京中院针对公牛提起与插座安全有关的10桩专利侵权诉讼,索赔金额为9.99亿元。该系列案涉及两件专利:发明专利ZL201010297882.4“支撑滑动式安全门”和实用新型专利ZL201020681902.3“电源插座安全保护装置”。2019年7月,国家知识产权局作出第40759、40829号无效宣告决定,宣告上述两专利全部无效。

 

在针对与发明专利ZL201010297882.4“支撑滑动式安全门”相关的5起诉讼中,通领公司以被宣告无效为由,向一审法院申请撤回起诉。2019年7月,南京中院一审发出《民事裁定书》,准许了通领公司的撤诉申请。

 

在针对与实用新型专利ZL201020681902.3“电源插座安全保护装置”相关的另外5起诉讼中,南京中院一审驳回了通领公司的起诉。通领公司提起上诉,请求撤销一审《民事裁定书》,将案件发回南京中院重审。对此,最高院知识产权法庭于2020年4月20日作出终审裁定,驳回了通领公司的上诉,维持原裁定。

 

提示:在涉案专利被部分无效,且维持有效的权利要求仍能覆盖被控侵权对象的情况下,权利人在拿到涉案无效决定时,首先需要比对被控侵权对象的方案,核对是否需要变更权利基础,尽快联系审理侵犯专利权纠纷的法院,基于维持有效的权利要求书,提出新的据以主张侵权的权利要求。如果不及时变更其所主张的权利基础,则一审法院将驳回权利人基于被无效的权利要求的起诉。

 

因此,为了稳妥起见,在起诉立案或第一次非正式开庭时,最晚在一审法庭辩论终结前,应针对被控侵权对象尽可能多地提出据以主张权利的权利要求;并且在权利要求被部分无效时,应当及时变更主张侵权的权利要求。

 

3.1.2侵权主张的权利要求在二审程序中被宣告无效,可裁定驳回起诉,同时撤销一审判决

 

侵权主张的权利要求在二审过程中,被复审委员会宣告无效的情况下,原审原告申请撤回起诉,需要经过对方当事人的同意:对方当事人同意,且不损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的,可以准许撤诉;

 

原审原告不申请撤回起诉,或者对方当事人不同意撤回起诉的,二审法院可以裁定驳回权利人起诉。在裁定驳回权利人起诉的同时,还应一并撤销一审判决。

 

在宁波市诺曼电子科技有限公司与湛江市麻章区金东复印服务社实用新型专利权侵权纠纷案〔(2019)最高法知民终75号〕中,广州知产法院一审认定金章复印社侵权成立,并承担赔偿责任。二审期间,诺曼公司在一审中主张的权利要求被国家知识产权局宣告无效。于是诺曼公司向二审法院申请撤回本案起诉。经法院询问,金东复印社不同意诺曼公司撤回本案起诉,最高院知识产权法庭二审裁定撤销一审判决,驳回诺曼公司的起诉。

本案中,涉案专利在二审程序中被无效,权利人申请撤回起诉但对方当事人不同意,于是二审法院裁定撤销一审判决,驳回权利人起诉;按照本条规定,专利权恢复有效状态后权利人可另行起诉。

 

提示:上述案件中,如果对方当事人同意权利人撤回起诉,则根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第三百三十八条的规定,在涉案专利恢复至有效状态后,权利人重新起诉的,人民法院将不予受理。因此,从后续重新起诉角度考虑,如果涉案专利在二审程序中被无效,权利人与其主动撤回起诉,不如消极等待被驳回起诉。

 

在湖南华慧新能源股份有限公司与东莞市力源电池有限公司实用新型专利权侵权纠纷案〔(2017)粤民终1111号〕中,涉案专利在二审程序中被部分无效,其中主张的权利要求1被无效,二审法院裁定撤销一审判决,驳回权利人起诉。权利人向最高人民法院申请再审,最高人民法院驳回权利人再审申请。

本案中,权利人在二审程序中主张了被控侵权对象仍落入涉案专利无效程序中修改后的权利要求1,即原权利要求2的保护范围,但是,其起诉最终还是被驳回,因为在二审程序中不能再变更主张权利的权利要求。

 

提示:在司法实践中,甚至权利人主张的权利要求还没有被专利复审委员会根据生效行政判决重新宣告无效,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院也可以参照适用该法条,裁定驳回起诉。

 

3.1.3 侵权主张的权利要求被最高院再审认定不具备实质性授权要件的,参照适用“裁驳另诉”规定

 

该法条明确了权利人在侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的,可以适用“裁驳另诉”规定。那么,如果涉案专利被最高院再审认定不具备专利实质性授权要件的,是否能够适用“裁驳另诉”规定呢?

 

在曹桂兰、胡美玲、蒋莉、蒋浩天与重庆力帆汽车销售有限公司、重庆力帆乘用车有限公司、江苏骅盛车用电子股份有限公司、南京九华山汽车销售服务有限责任公司、力帆实业(集团)股份有限公司、杭州亚凡汽车有限公司发明专利权侵权纠纷案〔(2018)苏民再47号〕中,涉案专利为ZL200710019425.7“鲨鱼鳍式天线”的发明专利权。国家知识产权局作出第25637号无效决定维持涉案专利有效。力帆公司不服该被诉无效决定提起行政诉讼,并在一审北京知产法院及二审北京高院连连失利,最高院2019年12月再审认为被诉决定有关权1具备创造性的认定错误,撤销被诉决定〔(2019)最高法行再268号〕。

 

江苏省高级人民法院再审认为,“先行裁驳、另行起诉”的规定旨在避免专利民事侵权诉讼案件久拖不决和程序空转。虽然专利复审委员会作出被诉决定维持涉案专利权有效,但该决定被最高人民法院再审撤销。从该行政判决的裁判理由来看,最高人民法院是以涉案专利权利要求1不具备创造性这一专利实质性授权要件撤销了被诉决定。综合考虑,虽然专利复审委员会还未重新作出无效决定,但本案具备参照适用该法条的条件,对曹桂兰等四人基于涉案专利权利要求1的起诉予以驳回。

本案中,江苏高院明确了虽然对专利权利要求有效性作出认定的主体是专利复审委员会,但最高院作为依法对无效审查决定进行司法审查的司法机关,其有权对专利权利要求是否具备专利实质性授权要件作出相关认定。因此,该情形可以参照适用“裁驳另诉”规定。

 

3.1.4 侵权主张的权利要求被一审或二审行政判决认定不具备专利实质性授权条件的,应否参照适用“裁驳另诉”规定?

 

有观点提出,既然“裁驳另诉”制度的初衷在于避免专利民事侵权诉讼案件久拖不决和程序空转,且前述3.1.3案例已明确参照适用“裁驳另诉”规定的情况下,侵权主张的权利要求被一审或二审行政判决认定不具备专利实质性授权条件的,应否参照适用“裁驳另诉”规定?目前对该问题还没有司法判例予以详述。

 

对此,我们认为,鉴于我国目前民行二元分立的诉讼架构,在侵权主张的权利要求被一审或二审行政判决认定不具备专利实质性授权条件的情况下,仍应当谨慎适用“裁驳另诉”制度。这种情况下,还是适用“中止诉讼”更为合适。

 

3.2裁定驳回起诉后相应事项的处理

 

3.2.1裁定驳回起诉的,临时措施应当解除

 

根据下述法律规定,原告的起诉被裁定驳回的,临时措施应当解除:

 

《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第二十三条规定人民法院采取财产保全措施后,有下列情形之一的,申请保全人应当及时申请解除保全:(四)其他人民法院对起诉不予受理、准许撤诉或者按撤诉处理的;(五)起诉或者诉讼请求被其他人民法院生效裁判驳回的。

 

在司法实践中,有些证据保全或财产保全的案件,涉诉专利被宣告无效后,法院裁定驳回原告起诉时,相应保全措施也应在一定时期内予以或一并解除。

 

提示:如果采取财产保全措施与审理专利侵权诉讼案件的法院不是同一家法院,则财产保全措施需要依申请人申请而解除,相反,财产保全措施将自动解除。

 

3.2.2被裁驳后,原审认定的事实一般具有拘束力,证据材料需妥善保管

 

由于二审法院基于专利被宣告无效从程序上裁定驳回起诉,对于一审裁判文书并未回应,因此,一审文书已认定的证据不宜简单地被否定,特别是对于庭审笔录中当事人确认的内容,在另行提起的诉讼中一般对于当事人具有拘束力。

 

在宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司、小米之家商业有限公司发明专利权侵权纠纷案〔(2019)最高法知民终507号〕中,涉案专利在一审程序中被全部无效,一审法院裁定驳回权利人起诉,原审原告宇龙公司不服,上诉请求称,本案属于应当裁定中止诉讼的情形,而不是应予驳回起诉的情形。如果本案被驳回起诉,一旦法院撤销无效宣告决定,宇龙公司只能重新起诉,无疑会增加专利权人负担,甚至可能出现保全的证据损坏或灭失的风险,导致将来即使重新起诉也无法进行侵权比对,不利于知识产权保护。

 

对此,最高院知识产权法庭二审认为,该规定(《司法解释二》第二条)正是为了缓解这种影响而设计的“先行裁驳、另行起诉”制度,有利于提高专利侵权诉讼的审理效率,同时又不影响权利人的诉讼权利。本案中,宇龙公司提起诉讼所基于的涉案专利权利要求已经被国家知识产权局宣告无效,原审法院据此裁定驳回宇龙公司的起诉符合上述规定。如上述无效决定最终被生效的行政判决撤销,宇龙公司可另行起诉,继续向小米通讯公司等主张权利,其诉讼权利和实体权利未受到任何不利影响。涉案证据材料是否会损坏或灭失属于未知情况,且即使有此可能性,也应为当事人保存、提供证据需要承担的风险,与本案是否裁定驳回起诉无关。

 

提示:权利人另行起诉的时间节点是宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决所撤销。鉴于有些案件经历行政诉讼一审、二审甚至再审,拿到生效的裁判文书通常需要2-3年或更长的时间,在此期间,权利人应当妥善保存涉嫌侵权的证据及证物,以防证据毁损或灭失,从而对后续的另诉维权产生障碍。

 

另外,对于涉及有严格保质期限的化学品的专利侵权纠纷案件,为尽量避免涉案专利权被无效而裁驳另诉导致的不利后果,权利人一方都应当尽力说服一审法院固定被控侵权对象的技术方案。这样,即便是涉案专利在一审过程中被宣告无效,因为已经固定被控侵权对象的技术方案,所以不会造成被控侵权产品损毁、灭失或过保质期而不能用的后果。

 

第四部分:小结

在涉案专利被无效的情况下,在一审程序中,一审法院可以依据该法条裁定驳回权利人起诉;在二审程序中,二审法院可以依据该法条裁定撤销一审判决,驳回权利人起诉。本文还给出了,涉案专利被最高院再审认定不具备专利实质性授权要件时参照适用“裁驳另诉”规定的案例。本文还探讨了裁驳后相应事项的处理程序。

 

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