北京,中国

案件捷报 | 允天代理韩国LG公司在最高人民法院再审胜诉

近日,允天代理被申请人LG伊诺特有限公司(以下简称“LG公司”)收到最高人民法院作出的民事裁定书,裁定驳回日本N(东莞)公司(以下简称“N公司”)的再审申请。在这起权利人LG公司与被诉侵权人N公司在光驱主轴电机领域长达6年的专利侵权纠纷中,本裁定为LG公司取得了案件的最终决定性胜利。

2018年7月,在收到N公司的再审请求后,考虑到案件的重要程度,LG公司决定委托允天代理本案的再审程序。允天接受客户委托后,成立了由孔繁文、张秋林、陈莎莎、张俊杰和王荣等组成的专业团队,对本案的全部案卷材料进行了详细的分析和讨论。

一、涉案专利以及被诉侵权产品

涉案专利系ZL200820135640.3号名称为“主轴电机”的发明专利,申请日为2011年11月18日,公开日为2012年5月23日,授权公告日为2014年7月2日,专利权人为LG公司,在第一次无效程序中修改的权利要求1部分如下:

1.一种主轴电机,包括:底板、PCB、轴承组件、转轴、定子以及转子,其中,所述底板形成有外来物质流入防止护栏,……所述PCB形成有露出所述底板的与所述芯体相对的部分的露出单元,并且所述外来物质流入防止护栏防止外来物质通过所述露出单元进入……。

二、案情介绍

允天团队认为,案件的代理难点在于:

1.涉案专利的一个关键性争议技术特征“外来物质流入防止护栏”是否属于“功能性特征”?考虑到司法解释对功能性特征保护范围的限制性规定,如果该关键特征被认定为功能性特征,势必对客户的权益产生重要影响。从这个特征的写法上看,其被认定为功能性特征的可能性较大。

2.由于部分型号的被诉侵权产品与涉案专利记载的具体实施方式存在区别,退一步讲,如果该技术特征被认定为“功能性特征”,则需要深入分析两者是否构成等同实施方式。考虑到在进行等同判断时,裁判结果可能会有一定的主观性和不确定性,因此作为权利人的代理律师,需要尽量将这种不确定性降到最低。

通过多次内部讨论,以及与LG公司的充分沟通,允天团队制定了如下诉讼策略:重点关注功能性技术特征的法律法规、学术观点和司法实践,实现所述功能不可缺少的技术特征的确定以及侵权比对,兼顾现有技术抗辩和其他知识产权的贡献率。

在代理LG公司提交书面答辩意见后,允天团队在专家的组织下,举行了多次模拟庭审,就案件的各个细节进行了充分的攻防准备。除LG公司的技术人员和法务人员外,允天的多位其他专利律师、专利代理师也共同旁听了模拟庭审,并为案件提出了自己的专业意见,这为本案诉讼团队对案件各个细节的把握,提供了充分的法律和技术支持。

2018年11月9日,最高院组织双方当事人进行了询问听证程序。在听证中,双方代理人就各方的观点进行了充分阐述。庭审结束后,结合庭审时的具体情况,允天团队针对双方的争议焦点,撰写了详尽的代理意见,以便合议庭参考。近期,最高院作出(2018)最高法民申2823号民事裁定书,支持了允天团队的主要观点,驳回了N公司的再审申请。

三、律师简评

1.功能性特征是本案在侵权定性方面的一个主要争议点。

由于2009年最高院专利侵权司法解释一第四条将功能性特征的保护范围限定在说明书中的具体方式及其等同方式,因此在技术特征出现了功能性描述时,该特征是否被认定为功能性特征,往往就成为了双方的一个重要争议点。在业界,关于什么是功能性特征、如果被认定为功能性特征该如何判定相同或者等同等方面,产生了大量的讨论和争执,长期成为专利法律界的热点话题之一。

为此,2016年出台的专利侵权司法解释二第八条,给出了功能性特征的定义,并对如何判定构成相同或等同的实施方式,进行了较明确的规定。然而,在涉及到具体案件的时候,对于如何适用这两条司法解释,各方当事人仍会存在较大争议。

在本案中,为了充分保障权利人的合法权益,允天团队提出了二步法的代理思路:一方面,力争主张该争议特征不构成功能性特征;另一方面,退一步讲,充分论证即使该特征构成功能性特征,被诉产品也属侵权。本案中,最高院对于允天团队的第一步主张并未支持,但由于允天团队对此已经留有“后招”,最高院最终仍认定被诉侵权产品落入了涉案专利的保护范围。

2.另外需要重视的一点是,在提起再审请求前,N公司通过第二轮专利无效宣告程序,将涉案专利与侵权诉讼案件有关的权利要求基本全部无效,保留的大部分是不涉诉的权利要求。虽然侵权诉讼的二审判决生效后,赔偿数额已经全部执行,依法不应予以回转,但这一事实很可能会影响裁判者在进行案件决策时的心态,这也为允天当时的代理工作增加了难度。(注:LG公司不服该决定提起了行政诉讼程序,北京知识产权法院于2019年10月25日,一审判令撤销了该无效决定,案件已进入二审,此为后话)。

作为诉讼代理人,在代理案件时,不仅要考虑到本案的法律事实,尚需要对案件审理中可能影响案件结果的不利情况充分考虑,既要制定好总体的诉讼战略,又要切实地把握好案件的每一个细节,才能确保为客户提供最佳的法律服务,充分保障客户的合法权益。

 

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