允天视点 | 禁止反悔原则的适用 （上）——专利侵权相关法条解读及案例梳理系列报告
第一部分：法律基本规定
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称《司法解释一》）
第六条 专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（下称《司法解释二》）
第十三条 权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。
北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》
61、被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求中的技术特征是否等同进行判断时，被诉侵权人可以专利权人对该等同特征已经放弃、应当禁止其反悔为由进行抗辩。
禁止反悔原则，是指在专利授权或者无效程序中，专利申请人或专利权人通过对权利要求、说明书的限缩性修改或者意见陈述的方式放弃的保护范围，在侵犯专利权诉讼中确定是否构成等同侵权时，禁止权利人将已放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。
62、专利申请人或专利权人限制或者部分放弃的保护范围，应当是基于克服缺乏新颖性或创造性、缺少必要技术特征和权利要求得不到说明书的支持以及说明书未充分公开等不能获得授权的实质性缺陷的需要。
权利人不能说明专利申请人或专利权人修改专利文件原因的，可以推定其修改是为克服不能获得授权的实质性缺陷。
63、专利申请人或专利权人对权利要求保护范围所作的限缩性修改或者陈述必须是明示的，而且已经被记录在书面陈述、专利审查档案、生效的法律文书中。
权利人能够证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。
64、禁止反悔原则的适用以被诉侵权人提出请求为前提，并由被诉侵权人提供专利申请人或专利权人反悔的相应证据。
在已经取得记载有专利申请人或专利权人反悔的证据的情况下，可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对权利要求的保护范围予以必要的限制，合理确定专利权的保护范围。
第二部分：法条解读
诚实信用原则作为民法基本原则之一，要求民事主体信守承诺，不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待，以衡平权利自由行使所可能带来的失衡。在专利授权实践中，专利申请人往往通过对权利要求或说明书的限缩以便快速获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的安定性，维护社会公众的信赖利益，专利制度通过禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生。故此，专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不应支持【1】。
《司法解释一》第六条的关键在于因为限缩性修改或者意见陈述而放弃技术方案，《司法解释二》第十三条的关键在于限缩性修改或者陈述被明确否定，二者均涉及限缩性修改或者意见陈述。然而，《司法解释一》第六条所确定的禁止反悔适用条件较为笼统，只要是在专利授权或者无效宣告程序中的修改或陈述导致技术方案放弃的，均可适用禁止反悔。也就是说，《司法解释一》并没有区分修改或者陈述的类型，只是从结果角度设定了禁止反悔的适用条件。在判断是否发生“技术方案的放弃”时，不需要细究申请人修改或者意见陈述的目的到底是为了满足实质性授权条件还是为了形式授权条件，审查重点应当放在判断申请人或者专利权人的修改或者意见陈述本身是否对专利所要求保护的范围产生限缩性的影响【2】。
根据《司法解释一》第六条，既然放弃的是“技术方案”，那么，从字面上判断，该条规定并不适用于侵害外观设计专利权纠纷案件。然而，具体如下文所述，最高人民法院在司法实践中间接表示可在这类纠纷案件中适用禁止反悔原则。同样是基于其文义，该条规定目的在于防止申请人或权利人在授权确权程序一头获利之后，继续在侵权诉讼程序一头获取不当利益。基于避免两头得利的立法本意，该条规定反过来也应可以适用于授权确权程序中，具体可参见李德宝的中国政法大学硕士毕业论文【3】。
第三部分：法律适用中可能存在的问题/争议
3.1 禁止反悔原则的适用
3.1.1 禁止反悔原则在时间上的适用
由于我国法律未对司法解释的时间效力问题作出明确规定，因此对于司法解释溯及力问题存在不同的理解：一是按照“法律不溯及既往”的一般原则，司法解释只能适用于其公布施行后起诉到人民法院的案件，对于案件受理于司法解释施行之前的，都不能适用该司法解释；二是基于司法解释对所依据法律的天然依附性，是对现有的法律在审判过程中如何具体运用作出规定，其效力当然及于被解释的法律的生效之日。
《司法解释一》由最高人民法院审判委员会第1480次会议于2009年12月21日通过，2009年12月28日予以公布，2010年1月1日起施行。
那么，到底是按照“法律不溯及既往”，《司法解释一》仅适用于2010年1月1日当天及以后起诉到法院的案件，还是根据其所依附的《专利法》，效力可及于被解释的《专利法》施行之日，即1985年4月1日？对此，最高人民法院在（2013）民提字第127号民事判决书中给出了明确答案。
在长沙深湘通用机器有限公司与湖南广义科技有限公司、夏纪勇发明专利权侵权纠纷案〔2013）民提字第127号〕中，最高人民法院提审认为：“司法解释的时间效力不宜简单套用“溯及既往”原则而追溯到所解释的法律的生效时间，或者以“不溯及既往”原则将其时间效力确定为司法解释的施行之日。如果司法解释出于对其所解释的内容和审判实践的运用等多方面考虑，专门确定溯及力的标准，则应依其规定。本案所涉《司法解释一》于2009年12月28日公布，自2010年1月1日起施行。该司法解释是根据专利法的有关规定，结合审判实际制定的，因此如果没有特别规定，其适用的时间效力应当追溯到专利法的生效时间。但是，该司法解释第十九条规定：被诉侵犯专利权行为发生在2009年10月1日以前的，人民法院适用修改前的专利法；发生在2009年10月1日以后的，人民法院适用修改后的专利法。2009年10月1日是第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》的施行日。可见，该司法解释对其溯及力问题作出了特别规定，且追溯是以“侵犯专利权行为”发生的时间作为条件的。据此，该司法解释已经将其适用的时间效力作出了明确的规定，应适用于该司法解释施行后的专利侵权行为。本案中的被诉侵权行为早于2009年10月1日，应适用2008年修改之前的专利法及相关司法解释，不应适用《司法解释一》。”
3.1.2 法院可主动适用禁止反悔原则
一般认为，禁止反悔原则是对等同原则的必要限制。在专利侵权诉讼中，权利人往往会在主张被诉侵权对象对涉案专利权利要求构成相同侵权基础之上，为了稳妥起见，进一步主张等同侵权，而被告可能会忽视利用禁止反悔原则等对抗权利人的等同侵权主张。这种情况的处理实际上涉及的是法院是否能主动适用禁止反悔原则。对此，在最高人民法院知识产权案件年度报告(2009)（摘要）第2条中，最高人民法院认为，在认定是否构成等同侵权时，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，合理确定专利权的保护范围。
具体而言，在沈其衡与上海盛懋交通设施工程有限公司实用新型专利权侵权纠纷案〔（2009）民申字第239号〕中，最高人民法院再审认为：“现行法律以及司法解释对人民法院是否可以主动适用等同原则未作规定，为了维持专利权人与被控侵权人以及社会公众之间的利益平衡，亦不应对人民法院主动适用禁止反悔原则予以限制。因此，在认定是否构成等同侵权时，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，以合理地确定专利权的保护范围。因此，二审法院对禁止反悔原则的适用并无不当。”
最高人民法院基本相同的观点亦可参见沈其衡与上海绿宇房地产开发有限公司、上海易胜锁业有限公司实用新型专利权侵权纠纷案〔（2009）民申字第238号〕。
3.1.3 禁止反悔原则在侵害外观设计专利权纠纷案件中的适用
如上所述，根据《司法解释一》第六条文字本身，禁止反悔原则仅可在发明和实用新型专利权侵权纠纷案件中适用。然而，对外观设计专利而言，权利人同样存在两头获利的内在动机，即在确权程序中限缩保护范围而维持专利权有效，在侵权程序中扩大保护范围而覆盖被诉侵权产品。因此，从这点考虑，应该可以在外观设计专利权侵权纠纷案件中参照适用禁止反悔原则。
在中山市纳宝电器科技有限公司与中茶茗品（北京）科技有限公司外观设计专利权侵权纠纷案〔（2018）最高法民申4892号〕中，被申请人中茶茗品公司答辩称：纳宝公司在专利无效行政程序中说明该专利外观设计所表达的把手、凸出的旋钮、内凹的显示屏及产品背面的散热孔形状是区别现有技术的重要表现形式，目的是缩小专利的保护范围以获得专利权的稳定。纳宝公司在专利侵权诉讼阶段又试图抛弃把手、旋钮、显示屏及产品背面的散热孔形状等要素，仅以产品的壳体形状为保护内容以扩大保护范围，违反了禁止反悔原则。
遗憾的是，在该案件中，最高人民法院并没有对当事人的这种主张进行任何回应。
在济南三星灯饰有限公司与四川众兴华业市政照明工程有限公司外观设计专利权侵权纠纷案〔（2017）最高法民申5056号〕中，众兴照明公司申请再审称：三星灯饰公司在本案诉讼中关于涉案外观设计专利的设计要点及特征与无效宣告程序中的主张明显不同，违反禁止反悔原则。
在该纠纷案中，最高人民法院仅简单回应如下：众兴照明公司虽认为三星灯饰公司在侵权诉讼中与无效程序中主张的设计要点不同，但并未就此提供证据予以证明，故本院对其该项主张不予支持。
在四川省正伟照明有限公司与四川华体照明科技股份有限公司外观设计专利权侵权纠纷案〔（2014）民申字第1342号〕中，再审申请人正伟公司主张，专利复审委会第21944号无效宣告请求审查决定和北京市第一中级人民法院第2523号行政判决对涉案专利归纳的保护范围与本案一审、二审法院归纳不相同，一审、二审扩大了涉案专利的保护范围，违反了禁止反悔原则。
对此，最高人民法院认为：“在第21944号无效宣告请求审查决定中，专利复审委员会针对正伟公司无效宣告请求的理由进行了阐述，既认定了不符合有关“适于工业应用的新设计”规定的无效理由不成立，同时在说理部分对涉案专利外观特点进行了描述，该描述与本案一审判决归纳该外观特点相比，前者明确了“灯臂的下层底部具有白色图案”，以及外观设计的结构部分描述更具体。而该描述不能认定为系涉案专利权人华体公司放弃某项权利后，专利复审委员会才维持该专利权有效。据此，二审法院认定本案不适用禁止反悔原则，该认定并无不当。”
在这个案例中，最高人民法院实际上还是认为：与侵权诉讼程序相比，确权程序中对涉案专利外观特点进行了更具体描述，然而，该更具体描述并没有导致权利的放弃，进而专利权得以维持有效，因此，不适用禁止反悔原则。根据这一裁判逻辑，其不易引人注意的一面就应该是可以在外观设计专利权侵权纠纷案件中参照适用禁止反悔原则的肯定答案。
3.2 适用禁止反悔原则的几个典型案例
删除权利要求中的并列技术方案将导致适用禁止反悔原则，因为通过“删除”这一明示行为放弃了权利要求中被删除的并列技术方案，在侵权诉讼程序不能再将其纳入专利权保护范围中而要求予以保护。
在澳诺（中国）制药有限公司与湖北午时药业股份有限公司、王军社发明专利权侵权纠纷案〔（2009）民提字第20号〕中，最高人民法院提审认为：“专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。因此，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。”
涉案专利ZL 95117811.3公开文本权利要求1和2如下：
1、一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：
可溶性钙剂 4-8份
葡萄糖酸锌或硫酸锌 0.1-0.4份
谷氨酰胺或谷氨酸 0.8-1.2份。
2、如权利要求1所述的一种防治钙质缺损的药物，其特征在于所述的可溶性钙剂是葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙。
在答复第一次审查意见通知书的过程中，为了克服权利要求得不到说明书支持这一缺陷，申请人将上述两个权利要求修改如下，并最终获得授权：
1、一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：
活性钙 4-8份
葡萄糖酸锌 0.1-0.4份
谷氨酰胺或谷氨酸 0.8-1.2份。
明显的是，在专利授权程序中，申请人通过“删除”的方式放弃了可溶性钙剂是葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙或碳酸钙这四个技术方案。
在贵州信邦制药股份有限公司与南昌弘益科技有限公司确认不侵犯发明专利权纠纷案〔（2011）民申字第543号〕中，最高人民法院再审认为：“信邦公司的“灯盏花素滴丸”的制备方法采用的原料药和基质分别是4g灯盏花素和28g聚乙二醇4000，其重量配比是1:7，弘益公司和信邦公司对此均无异议。91.0号专利权利要求1限定的“灯盏花素滴丸”采用的原料药和基质分别是20重量份灯盏花素和300重量份聚乙二醇6000，其重量配比是1:15，可见信邦公司的灯盏花素滴丸所采用的基质以及原料药和基质的重量配比与91.0号专利均不相同，在91.0号专利授权程序中，弘益公司通过对权利要求书的修改，将基质限定为聚乙二醇6000，放弃了以聚乙二醇4000作为基质的技术方案，弘益公司在本案诉讼中，将其在专利授权审查过程中已经放弃的以聚乙二醇4000作为“灯盏花素滴丸”的配方基质的技术方案又纳入其专利权保护范围，不应予以考虑。”
为更清楚地表明申请人在专利授权程序中的修改情况，现将涉案专利ZL 03110091.0相关权利要求列出如下：
涉案专利ZL 03110091.0公开文本权利要求1和2如下：
灯盏花素滴丸及其制备方法，其特征在于：它是将灯盏花素加入融熔的基质中，搅匀，滴制法制丸，冷却剂中冷凝成丸后除冷却剂、干燥而成。
根据权利要求1所述的灯盏花素滴丸及其制备方法中的基质包括但不限于聚乙二醇4000、聚乙二醇6000、硬脂酸钠、甘油明胶、泊洛沙姆、硬脂酸、单硬脂酸甘油酯、氢化植物油、虫蜡等。
涉案专利ZL 03110091授权文本权利要求1如下：
灯盏花素滴丸，其特征在于它是由20重量份灯盏花素原料药和300重量乙二醇6000基质的重量份配比制成的。
在戴森技术有限公司与苏州泰怡凯电子科技有限公司、科沃斯机器人科技有限公司、科沃斯机器人股份有限公司发明专利权侵权纠纷案〔（2016）最高法民申2653号〕中，最高人民法院再审认为：“在涉案专利的申请文件中，原权利要求5的附加技术特征为“主体包括马达和/或电池单元”，原权利要求6的附加技术特征为“马达和/或电池单元布置在主体的基部表面的上方”。戴森公司在实质审查阶段对涉案专利权利要求1进行修改，将原权利要求5及6并入权利要求1，并删除了其中“主体包括马达或电池单元”以及“马达或电池单元布置在主体的基部表面的上方”的技术方案。由此可见，应当认为涉案专利的权利要求1已经明确放弃了“主体单独包括马达或电池单元”以及“马达或电池单元单独布置在主体的基部表面的上方”技术方案的保护，仅保留了“主体包括马达和电池单元”以及“马达和电池单元布置在主体的基部表面的上方”技术方案。显然，如果马达或电池设置在“主体的基部表面侧（斜）上方”，则属于涉案专利明确放弃的内容，不能再纳入到权利要求的保护范围。”
在北京搜狗科技发展有限公司、北京搜狗信息服务有限公司与北京深度量化机器人科技股份有限公司、北京九宫混音呈列科技有限公司确认不侵害发明专利权纠纷案〔（2019）最高法知民终74号〕中，关于涉案输入法是否具备权利要求1的技术特征(d)，最高人民法院知识产权法庭二审认为：“双方争议的焦点在于技术特征（d）所指的分页显示方式是“全部显示”还是“部分显示”。第一，从涉案专利所要解决的技术问题及公开的技术方案等可以确定权利要求1技术特征（d）应解释为显示全部词组候选项。第二，基于“禁止反悔原则”原则，专利权人已经明确放弃“部分显示”的技术方案。具体而言，首先，从涉案专利公开文本的公开内容来看，涉案专利的原始说明书和权利要求书所记载的技术方案并未明确限定“部分显示”的技术特征。其次，专利申请人主动对权利要求书进行修改，提交了权利要求书的修改替换页，其中在权利要求1中增加技术特征“将词组候选项的部分或全部输出到显示设备的候选框中”。再次，在涉案专利的实质审查过程中，涉案专利的第一次审查意见通知书的第2点审查意见指出，权利要求1记载的“（b）……并混合在一起，将词组候选项的部分或全部输出到显示设备的候选框中”中的“将词组候选项的部分输出到显示设备的候选框中”的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。专利权人在答复第一次意见通知书时针对第2点审查意见时指出，说明书第7页第2段明确记载了“按照词长优先、高频优先的原则排序，分页显示到候选框供用户挑选”，当候选项较多时，一屏不能完全显示出所有的候选项，此时本领域通常的做法是将其分页显示，在一屏中显示部分候选项。因此权利要求1的（b）中的相应修改没有超出原始说明书和权利要求书记载的范围。此外，专利权人针对第二次审查意见通知书答复意见时指出删除第一次审查意见通知书指出的申请文件所有超范围的内容，即删除了权利要求1中的相应的“全部或部分显示”的内容，修改为“分页显示到候选框中”，使之成为授权权利要求1中记载的技术特征。本案中，专利权人在专利申请过程中为达授权目的已经通过意见陈述明确指出“部分显示”意指分页显示，并非指部分显示词组候选项，并且专利权人通过修改明确放弃了“部分显示”的技术方案，故，深度量化公司、九宫混音公司关于该技术特征为“部分显示”的主张与上述司法解释规定的“禁止反悔原则”相悖。”
【1】中誉电子(上海)有限公司与上海九鹰电子科技有限公司实用新型专利权侵权纠纷案〔（2011）民提字第306号〕
【2】宋健,张晓阳；关于专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则的几个问题[J]；法律适用(司法案例),2018(08): 49-55
【3】李德宝；专利申请审查及专利无效宣告程序中禁止反悔原则的适用研究[D]；中国政法大学；2012
作者：张秋林