允天视点 | 捐献规则 ——专利侵权相关法条解读及案例梳理系列报告
第一部分：法律基本规定
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《司法解释一》）
第五条 对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。
第二部分：法条解读
之所以引入捐献规则，主要原因在于专利权的排他性是通过权利要求书而非说明书来向公众表明的，因此必须保护公众对专利权利要求公示的信赖利益。捐献规则实质上是对等同原则适用的一种限制，以避免专利权人在授权和侵权程序中“两头得利”，有利于维护权利要求书的公示性，平衡专利权人与社会公众的利益关系。
根据上述法规，捐献规则的适用应满足以下条件：
（1）首先需要确保该技术方案在说明书和附图中有描述；
（2）该技术方案作为另一种选择而被特定化；
（3）该技术方案在权利要求中未记载；
（4）捐献的范围包括已披露但未记载的并列方案及其下位概念；
（5）有观点认为适用捐献规则以可能构成等同为前提，如已认定不构成等同，则无适用捐献规则的余地；
（6）被捐献的方案并未通过另案申请予以保护。
第三部分：法律适用中可能存在的问题/争议
3.1 法院是否可以主动适用捐献规则？
对于法院是否主动适用捐献规则的问题，学者有不同的意见。有的学者认为应由被诉侵权人提出并举证，然后法院确定是否适用1。也有观点认为2，捐献规则的意义和禁止反悔原则相同，而最高人民法院已经明确法院可以主动适用禁止反悔原则3。与适用禁止反悔原则相比，适用捐献规则并不需要当事人额外举证，只是通过对比说明书就可以得出结论。这种情况下，不应对法院主动适用捐献规则予以限制4。我们也认可后一种观点，认为人民法院在查明相关事实的基础上，可以根据具体案情主动适用捐献规则。
3.2 捐献规则可否应用于专利确权程序？
捐献规则来源于专利侵权程序，是对等同原则适用的限制，这似乎已经成为理论界的共识。然而，捐献规则的作用是进一步明确权利要求的保护范围，避免专利权人“两头得利”，而在专利确权过程中，同样存在权利要求中未记载而在说明书或者附图中有明确描述的技术方案的情况，此时也同样需要先对专利权保护范围作出进一步明确，才能更有效地确定权利要求中的区别技术特征。因此，有观点认为5，将捐献原则的判断方法引入专利确权过程中有其基础和必要性。
案例1、在陈华清与国家知识产权局专利复审委员会、东莞市明驰光电科技有限公司行政纠纷案〔（2017）京行终1082号〕中：
专利权人陈华清认为，本专利权利要求2“所述电池盒底座的外形设计为充分配合瓶子底部的形状，可以很隐蔽的装在瓶子底部”仅指电池盒完全隐藏于瓶底的技术方案，而证据1属于底座型电池盒，电池暴露在瓶底外，所以证据1没有公开上述区别技术特征。
对此，北京高院认为，按照权利要求解释的“语境论”规则，应结合说明书及附图对权利要求进行解释，即当权利要求中的术语在所述技术领域有通常含义，在说明书中也有特别限定的含义，如果该限定的含义是清楚的，所属技术领域人员能够明白其限定的含义的，应当采用说明书中限定的含义来确定该术语的含义；如果说明书中没有特别限定的含义，或者限定的含义不清楚，所属领域技术人员无法明白其限定的具体含义的，则应当采用所述技术领域的通常含义。本专利说明书明确记载，电池盒的设置方式有两种，一种是“可以很隐蔽的装在瓶子底部”，另一种是瓶子“安放在底座上”，两种设置方式是并列的技术方案。专利的保护范围以权利要求为准，专利权人在撰写权利要求2时仅记载了电池盒底座“可以很隐蔽的装在瓶子底部”，并没有要求保护“安放在底座上”的技术方案，对于明显排除权利要求保护范围之外的技术方案，应视为“捐献”，不应读入权利要求中。因此，本专利权利要求2仅指电池盒完全隐藏于瓶底的技术方案，不包括电池盒暴露于瓶底外的技术方案。专利复审委员会在评价权利要求2的创造性时遗漏了区别技术特征“所述电池盒底座的外形设计为充分配合瓶子底部的形状，可以很隐蔽的装在瓶子底部”。陈华清所持相关上诉理由成立，应予支持。
本案中，北京高院类比适用了“捐献规则”，以确定权利要求的保护范围，从而准确认定涉案专利与对比文件的区别技术特征。可见，捐献规则不仅适用于专利侵权程序，还有助于在专利确权程序中准确理解权利要求的保护范围。
3.3 捐献规则的适用条件
根据上述规定，我们认为，适用捐献规则要满足以下两个方面的条件：
（1）在说明书和附图中有描述，本领域的普通技术人员通过阅读说明书就可以理解该技术方案已被披露；
（2）被披露的技术方案明确作为权利要求中技术特征的另一种选择在说明书中被特定化披露；
（3）被披露的技术方案在权利要求中未记载。
3.3.1 首先要确保该技术方案在说明书和附图中有描述
案例2、在珠海格力电器股份有限公司与广东美的制冷设备有限公司专利侵权纠纷案〔（2013）粤高法民三终字第615号〕中，争议焦点在于，被诉侵权技术方案的区别技术特征“1、一种不可拆卸的空调室内机管路安装挡板，由固定板和滑动板两部分组成”与涉案专利权利要求1相应技术特征“一种可拆装式空调室内机管路安装挡板，其包括固定板和滑动板”是否等同？
对此，广东省高级人民法院认为：
涉案专利的“可拆装”包含“可拆卸”和“可安装”两个功能，按照本领域普通技术人员的理解，这种拆卸和安装应在不破坏产品基本结构和使用功能的情况下进行。由于被诉侵权的安装挡板安装到空调主机之后，在拆卸过程中卡爪被破坏，无法正常使用，因此不具有涉案专利“可拆卸”的功能性技术特征。
虽然涉案专利说明书并不支持“可拆卸”这一功能性技术特征。但由于专利权人在撰写专利权利要求时，明确增加了“可拆卸”的功能，客观上缩小了专利保护范围。按照上述捐献原则，在侵权案件中，专利权人不能再随意将已经捐献的技术方案再纳入专利保护范围。
值得注意的是，在该案的再审案件〔（2014）民申字第1812号〕中，最高人民法院并未对广东高院适用捐献原则的作法进行回应，仅仅是基于对“可拆装”的理解得出了不侵权的结论。
我们认为，对于一个技术方案，首先要确保其在说明书和附图中有描述，然后才有捐献的可能性，否则，不存在捐献之说。在上述案例1中，如果涉案专利的说明书中并没有将“不可拆卸”的方案作为另一种选择而做特定化的描述，即从未披露被诉侵权产品的技术方案，就不宜适用捐献规则。
3.3.2 该技术方案作为另一种选择而被特定化
案例3、在陈顺弟与浙江乐雪儿家居用品有限公司等侵害发明专利权纠纷案〔（2013）民提字第225号6〕中，
乐雪儿公司申请再审称：被诉侵权方法与涉案专利权利要求1的第10、11步的步骤顺序相反，在涉案专利说明书中记载了将第10、11步互换的步骤顺序，根据捐献原则，该说明书中记载的另一步骤顺序不应当纳入涉案专利权的保护范围，故被诉侵权方法在步骤上的改变没有落入涉案专利权的保护范围。
对此，最高人民法院认为：
准确确定专利权的保护范围不仅是为专利权人提供有效法律保护的需要，也是尊重权利要求的公示和划界作用，维护社会公众信赖利益的需要。在权利要求解释中确立捐献原则，就是对专利的保护功能和公示功能进行利益衡量的产物。该规则的含义是，对于在专利说明书中记载而未反映在权利要求中的技术方案，不能包括在权利要求的保护范围之内。对于在说明书中披露而未写入权利要求的技术方案，如果不适用捐献原则，虽然对专利权人的保护是较为充分的，但这一方面会给专利申请人规避较宽范围的权利要求的审查提供便利，另一方面会降低权利要求的划界作用，使专利权保护范围的确定成为一件过于灵活和不确定的事情，增加了公众预测专利权保护范围的难度，不利于专利公示作用的发挥以及公众利益的维护。
按照《解释》第五条的规定，如果本领域技术人员通过阅读说明书可以理解披露但未要求保护的技术方案是被专利权人作为权利要求中技术特征的另一种选择而被特定化，则这种技术方案就视为捐献给社会。本案中的情形正是如此。涉案专利说明书在第3页中明确记载了第10、11步的步骤可以调换，而这一调换后的步骤并未体现在权利要求中，因此调换后的步骤不能纳入涉案专利权的保护范围。
本案中，最高人民法院认为，一方面，这种步骤互换所产生的技术效果上的差异是实质性的，调换后的步骤与涉案专利权利要1的第10、11步不构成等同技术特征；另一方面，又适用捐献原则认定调换后的步骤不在专利的保护范围之内。实质上，最高人民法院认为本案中步骤顺序的调换，并不符合等同原则适用的标准。即使符合等同原则的标准，也由于捐献原则而不能认定构成侵权。
本案是适用捐献原则（the dedication rule）的典型案例。在专利侵权判断中，如果被控侵权方案中的技术特征与专利权利要求中相应技术特征的字面含义不同，专利权人可能会提出仍属于等同特征，从而被控侵权人构成等同侵权。但是，如果被控侵权人使用的技术方案在专利说明书中有记载，但并没有写在权利要求书中，是否还可以认定等同侵权？本案适用捐献原则将该情形排除在外。
案例4、在江苏优凝舒布洛克建材有限公司诉常州市航务工程有限责任公司、靖江市红星水泥构件厂侵害专利权纠纷〔（2013）苏知民终字第0209号〕案中，被诉侵权产品中使用的挡土块卡固结构与权利要求中限定的卡固结构是否等同成为争议焦点。
对此，江苏省高级人民法院认为不构成等同，理由如下：
在确定发明专利权的保护范围时，应以其权利要求的内容为准，若专利权人在专利说明书或者附图中公开了某个技术方案，而未将其记载入权利要求，专利权人在专利侵权诉讼中则不能再通过等同原则将其重新纳入权利要求的保护范围。法律作出如此规定的原因在于：在专利侵权判断中之所以考虑等同原则，是因为事实上不可能要求专利权人在撰写权利要求时能够预见到侵权者以后可能采取的所有侵权方式，故对权利要求的文字所表达的保护范围作出适度扩展，而将对专利技术方案作出非实质性变动的情形认定为侵权，以保护专利权人的合法利益；如果专利权人在专利说明书或者附图中公开了某个技术方案而未写入权利要求，则表明专利权人在撰写专利权利要求时，已经预见到了该技术方案，但其并不要求将该技术方案纳入专利保护范围，则人民法院不能再通过等同原则的适用将其重新纳入专利的保护范围，从而有利于维护专利的公示性，平衡专利权人与社会公众的利益关系。
涉案发明专利权利要求1中所描述的“卡固结构”为挡土块前端设置突出上表面的前凸缘（31），或者是挡土块上表面设置的凸起（41）并在下表面设置与之相匹配的凹槽，而在说明书中既公开了挡土块前端设置突出上表面的前凸缘的实施例（对应说明书附图2），以及挡土块上表面设置的凸起并在下表面设置与之相匹配的凹槽的实施例（对应说明书附图4），又公开了在挡土块后端设置突出下表面的后凸缘（21）的实施例（对应说明书附图3），其中未在权利要求中载明的“挡土块后端设置突出下表面的后凸缘”技术方案不属于等同特征限定的专利权保护范围，而航务公司使用的挡土块采用的是在后端设置突出下表面的后凸缘的技术方案，因此，航务公司施工行为中的该项技术特征与涉案发明专利权利要求1中的该项技术特征不构成等同。
说明书附图2
说明书附图3
说明书附图4
在本案中，江苏省高级人民法院认为，确定发明专利权的保护范围应以其权利要求的内容为准。专利权人在说明书中公开了三种挡土块的卡固结构，因权利要求中仅记载了第一、三种卡固结构，第二种卡固结构未记载在权利要求中，表明专利权人在撰写专利权利要求时，已经预见到了该技术方案，但其并不要求将该技术方案纳入专利保护范围，在专利侵权诉讼中不能再通过等同原则将第二种卡固结构纳入专利权利要求的保护范围。
3.3.3 该技术方案在权利要求中未记载
案例5、在南通贝特医药机械有限公司与南通丰威机械有限公司侵害实用新型专利权纠纷案〔（2018）最高法民申1727号〕中，联轴器的技术方案，但权利要求书中未记载，根据捐献原则，专利权的保护范围不包括“联轴器连接”的技术方案。
对此，最高人民法院认为：
《解释》第五条规定中所称的“仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案”，是指该技术方案仅仅记载在说明书或者附图中，但却没有被权利要求限定的保护范围所覆盖的情形。本案中，涉案专利权利要求1明确记载“在电机（3）的两个输出端分别连接有换向机构”，但对于是否必须为直接连接未作限定，涉案专利说明书附图1公开的连接方式实质上已被权利要求1的保护范围所覆盖，不属于上述规定所述的情形。丰威公司关于涉案专利权的保护范围不包括连接轴和联轴器连接的再审申请理由不能成立。
本案中，最高人民法院指出，“仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案”，是指该技术方案仅仅记载在说明书或者附图中，但却没有被权利要求限定的保护范围所覆盖的情形。如果说明书或者附图中描述的技术方案已经被权利要求的保护范围所覆盖，则不属于捐献规则所规定的情形。
3.3.4 捐献的范围包括已披露但未记载的并列方案及其下位概念
案例6、陕西银河消防科技装备股份有限公司与山东省天河消防车辆装备有限公司侵害发明专利权纠纷二审案〔（2015）鲁民三终字第151号7〕中，
上诉人主张，原审法院适用法律错误，本案中不应适用“捐献规则”。首先，涉案专利的说明书中并没有记载“有线控制器”的技术方案；其次，无论“有线控制器”还是“无线控制器”都是现有技术，而控制系统并非涉案专利的发明创新点，控制系统包括无线控制器并不是对涉案专利申请授权有贡献的特征，故适用“捐献规则”不符合立法目的。
对此，山东省高级人民法院认为：
根据权利要求1，涉案专利的控制系统由“无线控制器”和“接收装置”组成，结合涉案专利说明书“本发明采用无线控制系统，它包括无线控制器、接收装置”的记载，可以看出涉案专利权利要求1中控制系统的技术特征是明确的，即涉案专利的控制系统是由“无线控制器”和“接收装置”组成的“无线控制系统”。且涉案专利的说明书中有“该专利设置有控制系统，控制系统可以是无线控制亦可是有线控制系统，本发明采用无线控制系统，它包括无线控制器、接收装置”的记载，而在权利要求中并未记载有线控制系统技术方案，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条的规定，有线控制系统技术方案不应再纳入专利权的保护范围。
本案中，山东高院结合说明书对权利要求的技术特征进行了解释，将权利要求的保护范围界定为由“无线控制器”和“接收装置”组成的“无线控制系统”，并适用捐献原则将“有线控制系统”的技术方案排除；基于被控侵权产品采用的是有线控制系统，从而认定未落入专利权保护范围。
案例7、在王再贺与上海克莉丝汀食品有限公司侵害发明专利权纠纷案〔（2017）最高法民申5147号〕中，争议焦点为：涉案专利权利要求1中技术特征2所限定的“大豆粉”与两被诉侵权方法相应技术特征“豆腐渣粉的大豆纤维D”是否构成相同或等同。
对此，最高人民法院认为：
本案中，涉案专利权利要求1技术特征2的描述为“大豆粉、花生粉、杂豆粉中的一种或两种以上3-39%”；而说明书相应部分第5段记载：“大豆粉、花生粉、杂豆粉……及其提取物粉”。可见，说明书已经将大豆粉与大豆“提取物粉”作为两种并列技术方案予以公开，由于专利权人未将大豆“提取物粉”纳入涉案专利权利要求的保护范围，应当视为其已将大豆“提取物粉”的技术方案排除在涉案专利的保护范围外。因此，在专利侵权案件中，专利权人不能再将已经捐献给社会的技术方案纳入专利保护范围之内。
两被诉侵权方法中技术特征二中“豆腐渣粉的大豆纤维Ｄ”技术特征是否与涉案专利技术特征“大豆粉”构成等同的问题，鉴于“豆腐渣粉的大豆纤维Ｄ”属于大豆“提取物粉”的一种，由于专利权人已经将大豆“提取物粉”的技术方案排除在涉案专利的保护范围外，二审判决未认定二者构成等同并无不当。
在本案中，最高人民法院首先依据说明书明确了“大豆粉”与其“提取物粉”的并列关系，由于专利权人未将大豆“提取物粉”纳入涉案专利权利要求的保护范围，应当视为其已将大豆“提取物粉”的技术方案排除在涉案专利的保护范围外。鉴于“豆腐渣粉的大豆纤维Ｄ”属于大豆“提取物粉”的一种，从而构成捐献。
提示：关于捐献的范围，理论界存在三种不同的观点，分别对应三个小、中、大三个不同的范围，我们认为，不管以哪个范围进行划分，未免都存在有失偏颇之处，其认定标准还应该回归到本领域技术人员的理解，即本领域技术人员通过阅读说明书能够理解该方案已经被披露，且并未记载于权利要求中，则视为捐献。
3.4 适用捐献规则的限制
3.4.1 适用捐献规则以可能构成等同为前提，如已认定不等同则无适用余地
案例8、在建科机械（天津）股份有限公司与天津市银丰机械设备有限公司侵害实用新型专利权纠纷案〔（2015）津高民三终字第0022号8〕中，争议焦点在于被诉方案中的技术特征“移料输送装置有1个，移料输送装置位于两个弯曲机头一侧的上方”是否系与权利要求中对应的技术特征“分体式移料输送装置有2个以上，每个分体式移料输送装置位于其中一个弯曲机头一侧的上方”构成等同？
一审法院认为上述特征既不相同也不等同，之后又适用捐献规则认定被诉方案未落入权利要求的保护范围。对此，天津市高级人民法院二审认为：
捐献原则是指对于专利权利人在专利说明书中公开、但未在权利要求书中记载的技术方案，将被视为捐献给了公众，专利权人不得在专利侵权诉讼中试图通过等同原则将其重新纳人权利要求的保护范围。依据理论界的共识，捐献原则是对等同原则适用的限制，其目的是为了防止专利权申请人为了更为容易地通过专利局的审查，在申请阶段提交保护范围窄的权利要求，在获得专利权后，又基于说明书中公开的等同特征主张构成等同侵权。基于上述分析，适用捐献原则需满足一定的前提条件，即被诉侵权产品技术方案中的一项或者多项技术特征与专利权利人权利要求中的相应技术特征可能构成等同，如果不适用捐献原则，应当认定构成等同侵权。反过来说，如果已经认定被诉侵权产品的技术特征与专利权利要求的技术特征根本不构成等同，则无捐献原则的适用必要。
结合本案分析，一审法院在裁判理由中引用了捐献原则进行论证，但考虑到一审法院在之前已经对于被诉侵权产品的技术特征5相应与专利权技术特征5的技术不相同，也不等同作出了认定，本案也就不存在适用捐献原则的前提条件，故无须再对本案是否适用捐献原则作出表述。
在本案中，天津市高级人民法院认为，适用捐献原则需满足一定的前提条件，即被诉侵权产品技术方案中的一项或者多项技术特征与专利权利人权利要求中的相应技术特征可能构成等同，如果不适用捐献原则，应当认定构成等同侵权。如果已经认定被诉侵权产品的技术特征与专利权利要求的技术特征不构成等同，则无捐献原则的适用余地。
提示：这一观点具有一定的典型性，但也有观点认为9，在等同侵权的判定过程中，出于操作的简便，可以优先考虑捐献规则。如果捐献规则奏效，即可得到不构成侵权的结论，而不必比较专利技术方案和被诉侵权技术方案。如果捐献规则不适用，可以再接着比较专利技术方案和被诉侵权技术方案是否等同。
3.4.2 “被捐献的技术方案”并未通过另案申请予以保护
案例9、在陈哨东与浙江淘宝网络有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案〔（2016）浙01民初1379号10〕中， 关于被诉侵权产品底板设置于U形框架上方与涉案专利的底板设置于下方两连接杆上是否等同，原告陈哨东提出其专利在说明书实施例4、5中提出底板可设置于上方连接杆上、作为休息用的板凳使用，故被控侵权产品构成侵权。
对此，杭州中院认为：
说明书和实施例可用于解释权利要求，但专利的保护范围以权利要求限定为准，《中华人民共和国专利法》第五十九条对此作出了明确规定。专利权人未在权利要求中载明的技术方案，可另案申请专利时主张优先权，如未主张即视为捐献。鉴于本案原告未就其所主张的底板设置于上方连接杆上这一技术方案享有专利权，其指控该产品侵害其权利的主张缺乏事实基础，不能成立。
本案中，杭州中院认为，对于专利权人在说明书中披露而未在权利要求中载明的技术方案，并非当然捐献，还应考察其是否另案申请专利时主张优先权，如未主张即视为捐献。我们认为，如果专利权人以涉案专利作为母案进行了分案申请，基于同样的道理，也应限制捐献规则的适用。
第四部分：本章小结
总的来说，引入捐献规则，既便于公众通过对比说明书和权利要求，准确理解权利要求的保护范围，使得权利要求起到应有的公示和划界作用，也可以引导业界重视撰写质量，提高撰写水平。
[1] 孙平.捐献规则在我国的适用探讨[J].专利法研究2010,P403
[2] 闫文军.专利侵权判断中的捐献原则——陈顺弟与浙江乐雪儿家居用品有限公司专利侵权案.中国发明与专利，2019（1）16，P103-106
[3] 最高人民法院民事裁定书（2009）民申字第239号
[4] 闫文军.专利侵权判断中的捐献原则——陈顺弟与浙江乐雪儿家居用品有限公司专利侵权案.中国发明与专利，2019（1）16，P103-106
[5] 李湘群.捐献原则在专利确权过程中的应用.
http://www.iprdaily.cn/news_19946.html
[6] 最高人民法院知识产权年度报告（2013），《中华人民共和国最高人民法院公报》2015 年第10 期
[7] 2015年中国法院50件典型知识产权案例，一审2015济南知识产权十大案例
[8] 天津法律案例(2015—2017)精选丛书:法官卷,优评案例
[9] 北京市高级人民法院知识产权审判庭.北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》理解与适用[M].北京：知识产权出版社，2020.6:240-242
[10] 天津法律案例(2015—2017)精选丛书:法官卷,优评案例
作者：路伟廷