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允天视点 | 封闭式组合物权利要求的解释 ——专利侵权相关法条解读及案例梳理系列报告

允天视点 | 封闭式组合物权利要求的解释 ——专利侵权相关法条解读及案例梳理系列报告

 

第一部分:法律基本规定

 

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(下称“解释二”)

 

第七条 被诉侵权技术方案在包含封闭式组合物权利要求全部技术特征的基础上增加其他技术特征的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围,但该增加的技术特征属于不可避免的常规数量杂质的除外。

 

前款所称封闭式组合物权利要求,一般不包括中药组合物权利要求。

 

《专利审查指南》(2010年修订)(下称“指南”)

 

第2部分第10章 4.2.1开放式、封闭式及它们的使用要求

 

组合物权利要求应当用组合物的组分或者组分和含量等组成特征来表征。组合物权利要求分开放式和封闭式两种表达方式。开放式表示组合物中并不排除权利要求中未指出的组分;封闭式则表示组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分。开放式和封闭式常用的措词如下:

 

(1)开放式,例如“含有”、“包括”、“包含”、“基本含有”、“本质上含有”、“主要由…… 组成”、“主要组成为”、“基本上由……组成”、“基本组成为” 等,这些都表示该组合物中还可以含有权利要求中所未指出的某些组分,即使其在含量上占较大的比例。

 

(2)封闭式,例如“由……组成”、“组成为”、“余量为”等,这些都表示要求保护的组合物由所指出的组分组成,没有别的组分, 但可以带有杂质, 该杂质只允许以通常的含量存在。

 

 第二部分:法条解读

 

《解释二》第7条明确了实践中争议已久的封闭式组合物权利要求的解释规则,也凸显了对权利要求公示性的尊重以及维护社会公众对专利权保护范围的信赖。因为历次版本的《专利审查指南》对于封闭式组合物权利要求的规定是相同的,即不得含有该权利要求所述特征之外的其他组分,除非是无法避免的常量杂质。通过长期的专利实践,此撰写方式和解释规则已为业界普遍接受,《解释二》第7条第1款规定的解释规则与《指南》保持了一致。

 

《解释二》第7条第2款规定的中药组合物封闭式权利要求属于第7条第1款的例外。中药领域的组合物在作用方式、制作工艺、理化参数等方面皆与化学药物存在根本区别,不宜简单地套用《解释二》第7条第1款的解释规则。而且,我国在中药领域具有独特优势,采取与化学药物组合物不同的权利要求解释规则,符合中药产业发展实际,有利于保护中药领域的创新、推动行业的发展。因此,对于以“由……制成”等主要撰写方式的中药组合物权利要求的解释方法,原则上不适用第7条第1款的规定,而应当审查被诉侵权产品增加的技术特征对于技术问题的解决是否产生实质性影响。如未产生实质性影响,则一般认为被诉侵权产品落入专利权的保护范围。

 

第三部分:法律适用中可能存在的问题/争议

 

3.1 根据标志性用语认定封闭式组合物权利要求

 

对于组合物权利要求,一般可通过《指南》中的封闭式的标志性用语例如 “由……组成”、“组成为”、“余量为”等来进行识别。

 

在胡小泉与山西振东泰盛制药有限公司、山东特利尔营销策划有限公司医药分公司侵害发明专利权纠纷案件【最高人民法院(2012)民提字第10号民事判决书】中,采用的封闭式表述为“由……组成”。最高人民法院指出:涉案专利权利要求2明确采用了《审查指南》规定的“由……组成”的封闭式表达方式,属于封闭式权利要求,其保护范围应当按照对封闭式权利要求的一般解释予以确定。

 

另外,根据最高院司法案例,“由……构成”、“余量为……”也可作为标志性用语。

 

在河北鑫宇公司与宜昌猴王公司侵害发明专利权纠纷案件【最高院民事裁定书(2013)民申字第1201号】中,采用的封闭式表述为“由……构成”、“余量为铁及其不可避免的杂质构成”。最高人民法院指出:涉案专利权利要求1采用了“由……构成”、“余量为铁及其不可避免的杂质构成”等措辞,表明权利人以明确的意思表示,对权利要求1请求保护的“高强度结构钢用气体保护焊丝”组分进行了穷尽式列举,权利要求1属于封闭式权利要求。

 

3.2 无标志性用语时需结合其它权利要求和说明书综合认定封闭式组合物权利要求

 

在湖北午时药业公司与澳诺(中国)制药公司侵害发明专利权纠纷案件【最高院民事判决书(2009)民提字第20号】中,权利要求1为组合物权利要求,采用了“由下述重量配比的原料制成的药剂”的表达方式,最高人民法院指出:权利要求1的这种表达方式不属于《审查指南》所列举的“由……组成”、“组成为”等封闭式表达方式的形式,另外,从权利要求1与权利要求2的限定关系看,权利要求1也不是封闭式表达方式,因此,权利要求1应当理解为开放式表达方式的权利要求。

 

在无标志性用语时,是否为封闭式组合物权利要求的识别分为两种情况:

 

第一,如果权利要求中有开放式的标志性用语,例如“含有”、“包括”、“包含”、“基本含有”、“本质上含有”、“主要由…… 组成”、“主要组成为”、“基本上由……组成”、“基本组成为” 等,则一般可认定为是开放式。

 

第二,如果权利要求中没有开放式的标志性用语,则要结合其它权利要求和说明书的记载进行综合判断。

 

在科莱恩产品(德国)有限公司等与国家知识产权局专利复审委员会行政裁决案【北京市高级人民法院二审行政判决书(2018)京行终4836号】中,权利要求1没有明显的封闭式或开放式的表达方式,北京市高级人民法院指出:根据本专利权利要求1的记载,其请求保护的化学产品除了二乙基次膦酸盐外,还含有0.01至6%重量的调聚物,并没有明确排除包括乙酸在内的其它化学物质的存在,且从属权利要求6、7进一步限定了残余水分含量是0.01%至10%重量、0.1%至1%重量,这说明权利要求1没有封闭限定为仅包含二乙基次膦酸盐和调聚物两种成分,而不含任何其他组分(包括乙酸),因此,本专利权利要求1的保护范围应理解为一种除二乙基次膦酸盐和0.01至6%重量的调聚物两种组分外,还可能含有其它组分的化学产品。

 

3.3 依据涉案产品在国家相关部门核发的说明书、产品说明书来认定被控侵权产品的组分

 

在胡小泉与山西振东泰盛制药有限公司、山东特利尔营销策划有限公司医药分公司侵害发明专利权纠纷案件【最高人民法院(2012)民提字第10号民事判决书】中,最高院再审时作如下认定:根据一审法院查明的事实,被诉侵权产品盒内的药品说明书中记载:“全部辅料名称为:碳酸氢钠和精氨酸”,泰盛公司和特利尔分公司在本院再审开庭时主张,被诉侵权产品的成分除了三磷酸腺苷二钠、氯化镁之外,还有精氨酸,胡小泉对此表示没有异议。

 

在本案中,最高院明确指出:可依据涉案产品在国家相关部门核发的说明书、产品说明书来认定被控侵权产品的组分。

 

3.4 在封闭式组合物权利要求的基础上增加其他特征(包括辅料)的,不构成侵权

 

在胡小泉与山西振东泰盛制药有限公司、山东特利尔营销策划有限公司医药分公司侵害发明专利权纠纷案件【最高人民法院(2012)民提字第10号民事判决书】中,最高人民法院指出:被诉侵权产品中添加了辅料精氨酸,无论这种辅料是否是现有技术中已知的常规辅料,其并非与三磷酸腺苷二钠和氯化镁相伴随的常规杂质。被诉侵权产品除了含有涉案专利权利要求2中的三磷酸腺苷二钠和氯化镁之外,还含有精氨酸,因此,被诉侵权产品未落入涉案专利权利要求2的保护范围。

 

在河北鑫宇公司与宜昌猴王公司侵害发明专利权纠纷案件【最高院民事裁定书(2013)民申字第1201号】中,判决书指出:在适用全面覆盖原则时,应当首先确定权利要求的保护范围。封闭式权利要求是一种特殊类型的权利要求,封闭式权利要求以特定措辞或者表达,限定了权利要求的保护范围仅包括权利要求中明确记载的技术特征及其等同物,排除了其他组分、结构或者步骤。因此,对于封闭式权利要求,如果被诉侵权产品除了具备权利要求明确记载的技术特征之外,还具备其他特征,应当认定其未落入权利要求的保护范围。

 

3.5 作为组合物组分的辅料不属于不可避免的常规数量杂质

在胡小泉与山西振东泰盛制药有限公司、山东特利尔营销策划有限公司医药分公司侵害发明专利权案件【最高人民法院(2012)民提字第10号民事判决书】中,判决书指出:涉案专利权利要求2要求保护的注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂仅由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成,除可能具有通常含量的杂质外,别无其他组分,辅料并不属于杂质,辅料也在涉案专利权利要求2的排除范围之内。

 

第四部分:本章小结

 

《解释二》第7条明确了封闭式组合物权利要求的解释规则,其中,《解释二》第7条第1款规定的解释规则与《指南》保持了一致,而第7条第2款规定的中药组合物封闭式权利要求属于第7条第1款的例外。

 

在具体适用时,需要注意以下几点:1、涉案专利权利要求为封闭式组合物权利要求,仅由所指出的组分(包括辅料)组成,不可避免的常规数量杂质除外;2、被诉侵权技术方案仅由涉案专利权利要求所指出的组分组成时,构成侵权,而还包含其它组分时,不构成侵权,不可避免的常规数量杂质除外;3、上述判定规则一般不适用于中药组合物权利要求。

 

其中,关键在于对于组合物权利要求是否为封闭式进行判断并明确其组分,以及明确被诉侵权产品的组分,在此基础上依据该条进行是否构成侵权的判断。

 

作者:贺伊博 赵雁

 

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