允天视点 | 方法权利要求步骤顺序的限定作用 ——专利侵权相关法条解读及案例梳理系列报告
第一部分：法律基本规定
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（下称“《司法解释二》”）
第十一条 方法权利要求未明确记载技术步骤的先后顺序，但本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后直接、明确地认为该技术步骤应当按照特定顺序实施的，人民法院应当认定该步骤顺序对于专利权的保护范围具有限定作用。
第二部分：法条解读
方法专利保护的是包括有时间过程要素的活动，如产品制造方法、使用方法、通讯方法等，通常是通过方法步骤的组合以及一定的步骤顺序来实现方法发明所要达到的目的。一方面，对于存在特定步骤顺序的方法发明，步骤本身以及步骤顺序均属于方法专利的必要技术特征，应对专利权的保护范围起到限定作用，不能将专利权的保护范围理解为各个步骤可以任意顺序实施；另一方面，对于没有在权利要求中记载特定步骤顺序的方法发明，也不宜将步骤的记载顺序视为实施顺序，不宜将权利要求的文字排列顺序作为限定专利权保护范围的依据。
《解释二》第11条规定了方法权利要求未明确记载的步骤先后顺序在满足一定条件时可以构成专利技术特征，即本领域普通技术人员通过阅读权利要求、说明书及附图后直接、明确地认为存在特定顺序的，该步骤顺序有限定作用。该条在一定程度上实质弥补了专利文件撰写的疏忽，在强调权利要求公示性这一基本导向的同时，权利要求的解释需要保有一定的弹性，避免唯文字论，使真正有技术贡献的专利能获得比较周延的保护。〔宋晓明、王闯、李剑，《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》的理解与适用[J]，人民司法(应用)，2016(10)：30-31〕
根据上述法律规定，步骤顺序限定的适用条件为：
未明确限定步骤的先后顺序的方法权利要求的解释。如果权利要求中包括“依次”、“顺序”、“先后”“逐步”等明确的限定词语，则可以认为权利要求明确记载了先后顺序，该条不适用，即步骤本身以及步骤之间的顺序对于权利要求的保护范围均起到限定作用。反之，如果权利要求中没有明确的限定词语，即使撰写为“该方法包括以下步骤”等词语，也应当适用本条，即本领域普通技术人员通过阅读权利要求、说明书及附图后能否直接、明确地认为存在特定顺序。
第三部分：法律适用中可能存在的问题/争议
3.1 权利要求没有对步骤顺序进行限定，也不能认为其保护范围包括所述步骤的各种顺序的组合，而是要结合专利文件中的相关材料，根据本领域普通技术人员的角度理解确定实施各步骤的特定顺序
在OBE-工厂·翁玛赫特与鲍姆盖特纳有限公司与浙江康华眼镜有限公司侵犯发明专利权纠纷案〔（2008）民申字第980号〕中，专利涉及眼镜腿所使用的弹簧铰链的制造方法，授权公告的权利要求1为：“1.一种制造弹簧铰链的方法。该铰链由至少一个外壳、一个铰接件和一个弹簧构成，其特征是该方法包括下述步骤：提供一用于形成铰接件的金属带；切割出大致与铰接件外形一致的区域；通过冲压形成一圆形部分以形成铰接件的凸肩；冲出铰接件的铰接孔。”其中上述各个步骤是否应当按照记载的顺序依次实施是本案的争议焦点。
再审申请人OBE公司认为，权利要求1仅仅是对专利方法的步骤进行描述，没有对步骤的顺序进行限定，采用权利要求1的步骤本身是解决技术问题的关键，而不是步骤的顺序，权利要求1的保护范围包含了所述步骤的各种顺序的组合。
对此，最高院再审认为，对于存在步骤顺序的方法发明，步骤本身以及步骤之间的顺序均应对专利权的保护范围起到限定作用。由于现行法律没有对是否应当在方法权利要求中限定各步骤的实施顺序进行规定，在权利要求没有对各步骤的实施顺序进行限定时，国务院专利行政部门在专利授权、确权程序中一般即根据各步骤在权利要求中记载的顺序对权利要求进行审查，而不会将权利要求的保护范围解释为能够以任意顺序实施各步骤。因此，在侵权诉讼中，不应以权利要求没有对步骤顺序进行限定为由，不考虑步骤顺序对权利要求的限定作用，而是应当结合说明书和附图、审查档案、权利要求记载的整体技术方案以及各个步骤之间的逻辑关系，从本领域普通技术人员的角度出发确定各步骤是否应当按照特定的顺序实施。
根据权利要求1记载的四个步骤，首先，供料步骤的作用在于为其他的步骤提供加工材料，因此，供料步骤必须在其他步骤之前首先实施。其次，切割步骤的作用是从金属带上切割出大致与铰接件外形一致的区域，根据说明书及附图，所述区域包括“用于形成凸肩9的基本形状”和“以后具有铰链孔范围497的至少一部分”，由于冲压步骤是对由切割步骤制成的“用于形成凸肩9的基本形状”进行冲压，冲孔步骤是在由切割步骤制成的“范围497”内制作铰接孔，并且说明书中没有记载可以在切割步骤之前实施冲孔步骤或冲压步骤的技术内容，也没有给出相关的技术启示，本领域普通技术人员也难于预见到在切割步骤之前实施冲孔步骤或冲压步骤，也能够实现涉案专利的发明目的，达到相同的技术效果，因此，权利要求1中的切割步骤应当在冲压步骤和冲孔步骤之前实施。
（注：北京一中院一审认为，康华公司的加工步骤为四个，在将铰接件从金属带材上冲下后，模锻、打孔的顺序虽然可调，但步骤顺序的调整并未产生新的效果，因而被诉方法与涉案权利要求1的方法等同，落入保护范围；
北京高院二审认为，涉案专利技术方案是建立在铰接件同金属带料不分离且各步骤先后顺延的情况下实现的……被控侵权方法是首先将铰接件与金属带料分离下来，采用传统机械加工工艺中的冲裁、锻压和冲孔设备逐一完成的，其中砸圆和打孔的顺序可调。由此可见，这与专利方案所采取的铰接件同金属带料不分离且各步骤先后顺延的方法不同，因而被控方法与涉案专利既不相同也不等同，不落入保护范围）
本案是最高人民法院于2009年作出的裁判文书，也是最高院作出的第一个涉及方法专利步骤顺序的判决，最高院在本案中提出了方法专利权利要求中没有限定步骤顺序时如何确定专利的保护范围的原则。直至2016年，最高院《司法解释二》对该问题作出了明确的规定。
3.2 步骤顺序是否具有限定作用，可从本领域普通技术人员的角度出发确定各步骤是否应当按照特定的顺序实施，考虑各步骤之间是否存在逻辑上的先后顺序来判断
虽然权利要求未明确限定各步骤的顺序，但如果本领域技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后认为，各步骤存在逻辑上的先后顺序的，则应认定该步骤顺序对权利要求的保护范围具有限定作用，即只有被控侵权方案与该步骤的先后顺序一致才落入权利要求的保护范围。反之，如果各步骤不存在逻辑上的先后顺序，则应认定该步骤顺序对权利要求的保护范围没有限定作用。
在贵州卓霖科技有限公司与深圳市华美龙物联网技术有限公司、贵州润泽恒信科技有限公司侵害发明专利权纠纷案〔（2018）最高法民再63号〕中，专利涉及防伪瓶盖的对码生产方法。其中各个步骤是否应当按照记载的顺序依次实施是本案的争议焦点之一。
再审申请人华美龙公司认为，涉案专利方法权利要求1的各步骤之间存在特定的顺序。涉案专利并没有阐述各步骤可以任意进行调整，在说明书中也仅提供了一个实施例，该实施例是按照权利要求1所述特定步骤进行。通过分析权利要求1请求保护的技术方案以及各步骤之间的逻辑关系，可以进一步确定各步骤之间存在特定的实施顺序，即：验锁->分箱->制铭牌->对码->验码->对应扫描。
被申请人卓霖公司则认为，涉案专利权利要求1对验锁、制铭牌、串吊牌的步骤顺序没有明确限定，并且，结合涉案专利说明书的记载，对于本领域技术人员而言，验锁、制铭牌、串吊牌的顺序可以根据人为主观意愿调整，该种调整仅属于生产管理方法的调整，对专利权保护范围不会起到限定作用
对此，最高院认为，步骤是否按特定顺序实施应当根据本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后的理解进行判断。从权利要求1的表述看，其步骤（1）为密码锁检验，步骤（2）为密码锁打乱分组，即将已经检验好的多箱锁体摆放整齐，从摆好的箱子里每一箱捡一个锁体放在分组箱里，可见，步骤（1）、（2）之间有先后顺序的要求；其步骤（3）为制作密码标牌，步骤（4）为窜吊牌，即将上述密码标牌和密码锁瓶盖的中文牌、英文牌一起窜连在锁体上，可见，步骤（3）、（4）之间的先后顺序也是明确的。因此，卓霖公司关于涉案专利并无按特定顺序实施的限定的主张不能成立，原判决未考虑步骤实施顺序对涉案专利权保护范围的限定作用，认定被诉侵权方法落入涉案专利权的保护范围，结论有误，再审驳回卓霖的全部诉讼请求。
由此可见，本案中，最高院也是基于根据本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后的理解认为步骤（1）、（2）及步骤（3）、（4）之间存在逻辑上的先后关系，从而认定步骤顺序对涉案专利的保护范围具有限定作用。即步骤顺序的限定作用可基于本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后对各步骤的逻辑顺序的理解基础上得出。
3.3 步骤顺序是否具有限定作用，可根据基于本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后的理解，考虑步骤互换是否会带来技术效果上的实质差异来判断
如果各步骤的互换在技术功能和技术效果上也没有产生实质性的差异，则可认为步骤顺序对权利要求的保护范围没有限定作用；如果各步骤的互换在技术功能和效果上产生了实质性的差异，则应认为步骤顺序对权利要求的保护范围有限定作用。
在陈顺弟与浙江乐雪儿家居用品有限公司、何建华及第三人温士丹侵害发明专利权纠纷案〔（2013）民提字第225号〕中，专利涉及布塑热水袋的加工方法，该专利权利要求为：1.布塑热水袋的加工方法，……其特征在于：……第6步：将有复合层的螺纹塞座安入袋口内，与内层接触，采用高频热合机对热水袋口部与螺纹塞座复合层进行热粘合；第7步：对热水袋袋体进行修边；第8步：取塑料材料注制螺纹塞盖；……第10步：将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中；第11步：充气试压检验，向热水袋充入压缩空气进行耐压试验；第12步：包装。其中上述各个步骤是否应当按照记载的顺序依次实施是本案的争议焦点。
对此，最高院认为，方法专利的步骤顺序是否起到限定作用，从而导致在步骤互换中限制等同原则的适用，关键看这些步骤是否必须以特定的顺序实施以及这种互换是否会带来技术功能或技术效果上的实质性差异。具体到该案中，第6步、第7步这两个步骤的实施不具有先后顺序的唯一对应性，先修边还是先进行热粘合对于整个技术方案的实现没有实质性影响，且这两个步骤的互换在技术功能和技术效果上也没有产生实质性的差异，故被诉侵权方法调换后的步骤与涉案专利权利要求1的第6、7步属于相等同的技术特征；然而，将第10、11步的步骤调换后，确实产生了如乐雪儿公司主张的减少操作环节、节约时间、提高效率的技术效果，因此这种步骤互换所产生的技术效果上的差异是实质性的，调换后的步骤与涉案专利权利要求1的第10、11步不构成等同技术特征。
3.4 如权利要求没有关于步骤顺序的明确限定，且说明书中存在不同的记载顺序的情况，判定步骤顺序对于权利要求的保护范围是否有限定作用，甚至是否会导致捐献原则的适用，存在较大争议。
（1）如果说明书中对于步骤顺序的记载与权利要求不一致，根据本领域技术人员对于说明书的理解，可将权利要求中的步骤顺序解释为包含说明书中列举的多种步骤顺序，即权利要求的保护范围包括说明书中的步骤顺序
在前述OBE-工厂·翁玛赫特与鲍姆盖特纳有限公司与浙江康华眼镜有限公司侵犯发明专利权纠纷案〔（2008）民申字第980号〕中，说明书中的两个实施例分别采用了顺序不同的步骤，再审申请人据此主张权利要求中的各个步骤可依不同顺序实施，进而权利要求1的保护范围包含了所述步骤的各种顺序的组合。
对此，最高院再审认为，从说明书记载的内容看，虽然冲压步骤与冲孔步骤的顺序是可以调换的，但是，在实际加工过程中，一旦确定了二者的顺序，二者的顺序就只能依次进行。综上所述，权利要求1中的四个步骤应当按照供料步骤、切割步骤、冲压步骤或冲孔步骤的顺序依次实施，各个步骤之间具有特定的实施顺序。
（2）如果说明书中记载的步骤顺序与权利要求的步骤顺序不一致，在将权利要求的步骤顺序解释为有限定作用的情况下，说明书中的不同顺序方案适用捐献原则，不予保护
在前述陈顺弟与浙江乐雪儿家居用品有限公司、何建华及第三人温士丹侵害发明专利权纠纷案〔（2013）民提字第225号〕中，乐雪儿公司还主张，由于涉案专利请求保护的是产品的加工方法，而方法权利要求的步骤本身和步骤之间的顺序均应对专利权的保护范围起到限定作用，且在涉案专利说明书中记载了将第10、11步互换的步骤顺序，根据捐献原则，该说明书中记载的另一步骤顺序不应当纳入涉案专利权的保护范围，故被诉侵权方法在步骤上的改变没有落入涉案专利权的保护范围。
对此，最高人民法院认为，涉案专利说明书在第3页中明确记载了第10、11步的步骤可以调换，而这一调换后的步骤并未体现在权利要求中，因此调换后的步骤不能纳入涉案专利权的保护范围，乐雪儿公司关于第10、11步的步骤调换方案应适用捐献原则的主张依法有据，本院予以支持。
第四部分：小结
1、如果所做发明创造的贡献点在就在于步骤顺序的改进、或者对顺序有严格顺序要求，则需要在将权利要求中将步骤顺序写清楚，从而在确权程序中获得稳定的专利权。
2、如果所做发明创造的不同步骤顺序具有不同有益效果，则要在权利要求中限定不同的方案，同时在说明书中描述不同的实施例。通过撰写不同的实现方式，可以对不同顺序的方案都进行保护。
3、如果认为所做发明创造的步骤顺序可以调整，则需要在说明书中有对应的说明，以主张与权利要求中步骤顺序不完全相同的方案也落入专利的保护范围。
延伸：
对于没有明确步骤顺序的方法专利，美国法院在相关案件中的解决原则为：除非方法权利要求记载了步骤顺序，否则，通常解释为这些步骤不要求特定的顺序。但是，如果权利要求的用语从逻辑上或语法上要求特定的顺序，或者说明书直接或间接在要求这样的顺序，则认为这些步骤应按特定的顺序实施。在审理案件的过程汇总，美国法院采用两步测试法：
首先，从语法上或逻辑上分析权利要求的用语，看是否必须按撰写的顺序实施。如果答案是否定的，则看第二步，通过说明书来决定是否直接或间接地要求这样狭窄的解释。如果答案也是否定的，则不要求按撰写的顺序实施。〔《方法专利中的步骤顺序对保护范围的限定作用》，闫文军，载于2019.6《中国发明与专利》〕
作者：张俊杰