北京,中国

允天视点 | Smart外观专利被无效后,戴姆勒还能做些什么?

允天视点 | Smart外观专利被无效后,戴姆勒还能做些什么?
作者 路伟廷,张秋林
近日,Smart外观专利被无效,这让知产圈的吃瓜群众着实吃了一个大瓜。作为一名知产律师,在吃瓜的同时,我在想,如果作为戴姆勒的代理律师,我还能做些什么?
“案发当时”,不少知产圈的朋友都在感慨,“Smart外观专利被无效,这一结果与当年路虎的专利被无效何其相似,历史又一次重演,国外车企又一次在同一个地方跌倒…”诚然,戴姆勒重蹈了路虎的覆辙,但路虎也给戴姆勒成功的“打了个样”,我们不禁要问,专利被无效后就没有其他维权途径了吗?
从路虎与陆风案的“前车之鉴”可以看出,专利被无效后仅能导致专利侵权诉讼的暂时终结,且不说后续戴姆勒有可能会针对无效决定提起行政诉讼、Smart外观专利还有“复活”的希望,戴姆勒还可以提起不正当竞争之诉和侵害著作权之诉。本文试从这两个角度进行可行性分析。

一、戴姆勒提起不正当竞争之诉的可行性
在捷豹路虎诉江铃陆风X7侵害外观设计专利案件中,虽然捷豹路虎拥有的涉案专利由于在先公开被宣告无效,案件败诉。但随之,捷豹路虎以陆风X7对其“揽胜极光”的形状装潢构成混淆误认,而向北京市朝阳区人民法院提起不正当竞争之诉,并一审胜诉。
同理,戴姆勒也可以主张Smart汽车的外观作为形状装潢,属于《反不正当竞争法》第六条第(一)项所保护的“有一定影响的装潢”,进而通过不正当竞争之诉维护其权益。

首先,戴姆勒需要证明Smart汽车属于知名商品。
在进行知名商品的认定时,戴姆勒可以结合Smart汽车在中国境内的销售时间、销售区域、销售额和销售对象,进行宣传的持续时间、程度和地域范围,作为知名商品受保护的情况等因素,并适当考虑其在国外已知名的情况。
戴姆勒可以主张:早在2008年的北京车展中,第一次现身国内的新款奔驰Smart以其时尚的造型和酷似鸟巢的配色吸引着无数人的眼球,而这就是奔驰高调的将Smart推向中国市场的第一步。2009年Smart汽车正式进入中国市场,目前在售的有两款:Smart Fortwo和Smart Forfour,分别对应两门车和四门车。该车型汽车在中国经销商众多,销售业绩突出。戴姆勒一直投入巨大成本对SMART车型进行宣传,在戴姆勒长期、持续、广泛推广下,该款汽车不仅多次亮相国内外车展,也获得众多媒体的大量报道。
此时,被控侵权人在无效阶段提交的证据变成了一把双刃剑。正如下图所示,被控侵权人在无效阶段提交的四份报道,在证明Smart外观专利属于现有设计的同时,也恰恰说明了Smart汽车在中国已经具有相当的市场知名度,为相关公众所知悉。
接着,戴姆勒需要证明Smart汽车使用了“有一定影响的装潢”。
正如Smart外观专利的无效决定所述,“车身的整体造型和车身表面整体线条设计变化具有显著的视觉效果,特别是由车前柱、车顶、车后柱、车后翼子板、车后轮拱板、车身侧面底部防擦板处形成了连成一体的“C”形外框,其相对于其他车型而言,属于突出的设计变化,形成了相对独特的形状”。这一独特的“C”形外框设计,加之设计为人类眼睛的前灯组、设计成超级跑车进气口形式的雾灯装饰罩等,均属于具有装饰作用的汽车整体和局部的外观构造,为形状构造类的商品装潢。经戴姆勒的宣传和销售,Smart汽车的独特设计,已具有区别商品来源的作用,足以使相关公众将该独特装潢与戴姆勒商品及服务联系在一起,属于受《反不正当竞争法》保护的“有一定影响的装潢”。

最后,戴姆勒需要证明被控侵权产品擅自使用了上述“有一定影响的装潢”。
鉴于外观专利无效的背后还存在侵权诉讼,基于侵权诉讼的证据,对于被控侵权产品与Smart汽车在外观视觉上是否基本无差别进而与上述独特的形状装潢构成近似,易使相关公众将两车型发生混淆和误认,是比较容易作出判断的,戴姆勒完成这一举证责任的难度较低。
综上,我们认为,戴姆勒可以援引捷豹路虎诉江铃陆风案,尝试寻求反不正当竞争法救济。

二、戴姆勒提起著作权之诉的可行性
在捷豹路虎诉江铃陆风X7侵害著作权案件中,北京市朝阳区人民法院并未支持捷豹路虎的主张,认为“揽胜极光”即不构成实用艺术作品,也不属于美术作品,不能获得著作权的保护。这是否意味着戴姆勒也无法通过著作权对Smart汽车进行保护呢?
我们认为,捷豹路虎诉江铃陆风侵害著作权案的结论不能当然适用于本案。关于实用艺术作品,鉴于很难证明Smart汽车的实用性与艺术性能够相互分离,通过实用艺术作品进行保护的难度较大,但本案或许可以通过美术作品予以保护。
首先,与“揽胜极光”相比,Smart汽车更像是“富人的玩具”,其艺术性更高,被认定为美术作品的可能性较高。
其次,经过对司法案例的查询,我们发现,司法实践中也存在外观专利被无效转而通过著作权对产品进行保护的先例。从在先案例中我们有两点启发:1、著作权登记的重要性。一方面,在无相反证据的情况下,著作权登记可以证明著作权的所有人,降低了证明著作权权属的难度,另一方面,如果进行了著作权登记,或许可以增加将Smart汽车认定为美术作品的可能性;2、艺术性的评判标准存在较大的主观性。由于人们对艺术的理解力及鉴赏力之不同,故对艺术性的判定通常不存在一个客观的标准,存在较大的主观认定空间。具体到本案中,如果戴姆勒进行了著作权登记,并且从汽车整体上看,Smart通过将造型、图案、线条、色彩进行有机结合,融入了艺术化、美感化处理,使得该汽车更富有卡通性,能够从精神上取悦用户,依然存在被认定为美术作品的可能性。
综上,我们认为,戴姆勒亦可尝试寻求著作权法救济。
总之,虽然外观专利被无效,戴姆勒也并非无计可施,我们且看是否会有后续进展!
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