异议人认为，被异议人在第7类“食品加工机，厨房电动机器；电动果汁榨汁机；电动搅拌机”等上申请的“chefree”商标，与其在先注册的“CHEF”欧盟商标近似，共存与市场将存在混淆误认的可能。此外，异议人主张其”CHEF”商标构成驰名商标、未注册商标等。因此，基于上述理由提出异议。

本案的焦点在于判断两件商标是否存在混淆的可能性，以及对方商标是否构成驰名、以及未注册商标等。欧盟知识产权局在综合考虑了商标的近似程度、商品的类似程度、相关公众的注意程度、在先商标的显著性等因素后，认为：

虽然两个商标在外观和读音上有一定的相似性，但在先商标“CHEF”可能被理解为描述了相关商品的目标用户和质量（即它们适合专业厨师，或专业的厨具），这种描述性限制了引证商标在相关商品上的显著性。而对于被异议商标“chefree”，消费者可能存在多种解读方式，即“chef”与“free“的组合，“chef”与“ree”的组合，抑或“che”与“free”的组合。无论哪种解读方式，被异议商标都存在独立于在先商标的含义，且读音和外观也区分明显。最终审查员认定，尽管两件商标指定商品相同或高度类似、两件商标构成低程度近似，但由于在先商标显著性不足，因此两件商标共存不足以引起公众的混淆误认。

此外，本案中，异议方所提供的证据主要涉及英国，但由于英国已退出欧盟，相关证据不能证明引证商标在欧盟内的具有的声誉。而且，其他证据实际上指向的是“Kenwood”商标的声誉，并非在先商标“CHEF”。因此，欧盟知识产权局认为异议方未能充分证明其商标在欧盟范围内因实际使用而获得了显著性。基于上述理由，欧盟知识产权局亦驳回了异议人关于驰名商标、未注册商标等的异议主张。

作者；杜燕霞

前言

技术类知识产权侵权纠纷案件相对比较复杂，尤其是涉及工厂内部使用的设备、生产工艺类案件，能证明被告实际使用的技术方案的相关证据基本由被告掌控，原告合法获取相关侵权证据的难度较大。在司法实践中，如果相关证据对己方不利，被告有时会选择拒不提交相关证据或提供虚假证据，这就给法院准确查明案件事实造成了较大障碍。对该类案件中涉及的举证妨碍规则进行探讨能使被告较为清晰地判断何种情况可能会被认定构成举证妨碍，进而需要积极举证，同时也有利于裁判者快速、准确查清案件事实。本文从确定被告是否存在侵权行为阶段和确定侵权赔偿额阶段对举证妨碍规则进行了讨论。

1. 何为举证妨碍

举证妨碍又称证明妨碍、证明受阻，部分学者将举证妨碍从广义和狭义两个层面进行解释。广义上讲，指诉讼当事人以某种原因拒绝提出或由于自己的原因不能提出证据的行为后果；狭义上讲，指不负举证责任的当事人，故意或过失以作为或不作为的方式，使负有举证责任的当事人不可能提出证据，使待证事实无证据可资证明，形成待证事实存否不明的状态。由此可见，理论上狭义的举证妨碍要求：（1）行为人在客观上存在妨碍行为；（2）行为人在主观上存在过错^[1-2]。

最高人民法院于1998年发布的《最高人民法院关于民事经济审判方式改革问题的若干规定》【法释〔1998〕14号】第三十条规定：“有证据证明持有证据的一方当事人无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。”这是我国以司法解释的形式最先确定的举证妨碍规则。之后，最高人民法院于2001年、2008年和2019年发布的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（以下简称“民事诉讼证据的若干规定”）中均有相同或类似的规定。其中2019年发布的“民事诉讼证据的若干规定”第九十五条为：“一方当事人控制证据无正当理由拒不提交，对待证事实负有举证责任的当事人主张该证据的内容不利于控制人的，人民法院可以认定该主张成立。”根据上述规定，举证妨碍的具体构成要件包括：（1）一方当事人有证据证明另一方当事人持有证据；（2）持有证据的另一方当事人无正当理由拒不提供；（3）不持有证据的一方当事人主张该证据的内容不利于持有证据的当事人举证妨碍^[2]。在司法裁判中引入举证妨碍规则有利于督促当事人，尤其是督促被告积极举证，便于法院查清案件事实。在侵权行为阶段，能够准确查明被告的技术方案，进而判定其是否存在侵权行为；在确定赔偿数额阶段，能够使法院根据被告的侵权获利或者权利人的损失较为准确的确定赔偿数额，尽量避免推定或适用法定赔偿。

2. 密切相关的司法解释

（1）最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》【法释〔2016〕1号】第二十七条提及了证据妨碍，2020年将类似的规则正式写入《专利法》第七十一条第四款，具体为：“人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。”

（2） 参考《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十七条的规定，2020年9月10日发布的《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》【法释〔2020〕7号】第二十四条亦对责令侵权人提供其掌握的与侵权行为“相关的账簿、资料”作出规定，以进一步减轻权利人的举证负担，降低维权成本^[3]。

（3）《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》【法释〔2021〕4号】第五条规定，人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的，依法追究法律责任。

上述法律、法规和司法解释均仅规定了侵权赔偿阶段的举证妨碍，然而举证妨碍不应仅局限于侵权赔偿阶段，只要满足举证妨碍的构成要件，在侵权行为阶段，被告也会构成举证妨碍。对此，2020年11月16日发布的《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》【法释〔2020〕12号】第二十五条规定：“人民法院依法要求当事人提交有关证据，其无正当理由拒不提交、提交虚假证据、毁灭证据或者实施其他致使证据不能使用行为的，人民法院可以推定对方当事人就该证据所涉证明事项的主张成立。”

下面结合实际案例，对运用举证妨碍规则可能涉及的问题进行探讨。

3. 技术类知识产权侵权纠纷案中的举证妨碍规则

对于技术类知识产权侵权纠纷案件，例如涉及生产工艺的侵权案件，制造同样的产品可以选择不同的工艺路线和操作参数，而相关证据处于被告的掌控之中，原告合法获取相关侵权证据的难度较大，要准确查明被告实际采用的工艺往往需要被告提交相关资料或法院组织双方进行现场勘验。然而，在实践中有时被告选择拒不提交相关证据资料或提供虚假证据资料，很多技术特征即使现场勘验也无法准确地获知，例如具体操作参数、信号处理方法等。下面从确定是否存在侵权行为和确定侵权赔偿额两个阶段分别进行讨论。

3.1 确定是否存在侵权行为阶段

在确定是否存在侵权行为阶段，可能涉及举证妨碍的典型情形及其处理方式主要有以下几种。

3.1.1 涉及生产设备或生产工艺及参数

若被控侵权产品涉及一种在产线上使用的生产设备或者生产工艺及参数，由于其在被告的控制之下，原告很难获得相应的侵权证据，但仍需原告完成初步的举证责任，才会发生举证责任转移。对于被告而言，其可能提交的证据、抗辩或主张包括：

（1）以保密证据的形式提供声称为在用设备的图纸、工艺流程图、生产操作规程等资料，以证明不存在涉案专利权利要求或原告主张的技术秘密中的相应技术特征，或者不相同也不等同；

（2）以相关设备图纸、工艺流程图、生产操作规程涉及己方技术秘密为由，拒不提供证据；

（3）相关设备图纸、工艺流程图遗失，争议技术方案涉及设备内部结构、现场工艺管路、线路复杂，且需要连续生产，无法进行现场勘验，若强行停产会给被告造成非常大的经济损失；

（4）以各种理由阻碍法院工作人员进入公司内部进行现场勘验、证据保全；

（5）临时修改相关设备构造和参数等，以避开涉案专利权利要求或原告主张的技术秘密中的相应技术特征，待现场勘验后再恢复为日常使用的技术特征。

对于上述第（1）种情形，如果原告不认可被告提交的相关资料的真实性，可能会进行现场勘验或向有关单位调取证据。若现场勘验后最终认定被告不构成侵权，且现场勘验给被告造成了较大的经济损失，则该损失应该由谁承担？对此，可以根据《民事诉讼法》第八十四条关于证据保全的相关规定，在现场勘验前责令原告提供担保，给被告造成的损失可以从担保金中划转。如果原告拒不提供担保，则不能认为被告存在举证妨碍行为，进而也就不能推定其构成侵权。如果原告提供了担保，被告仍不同意现场勘验或者以各种理由阻碍现场勘验，则应认为其存在举证妨碍行为，可以推定被告构成侵权。

对于上述第（2）至（5）种情形，一般情况可以认定被告构成举证妨碍。下面结合三个实际案例进行讨论。

案例1：

在原告嘉兴市中华化工有限责任公司、上海欣晨新技术有限公司诉被告王龙集团有限公司、宁波王龙科技股份有限公司、喜孚狮王龙香料（宁波）有限公司、傅祥根及王国军侵害技术秘密纠纷案中[一审案号：浙江省高级人民法院第（2018）浙民初25号；二审案号：最高人民法院第（2020）最高法知民终1667号]，无论在一审程序还是在二审程序中，当法院要求王龙集团公司等被告提交其定制生产香兰素专用设备的图纸时，其始终声称除了公安机关查获的部分图纸外，其并未向相关设备生产方提供图纸。然而，对于年产数千吨香兰素的生产线，如果没有完整的图纸不可能建成整条生产线。特别是，涉案香兰素生产线还涉及大量非标设备及王龙科技公司的香兰素生产线在短期内完成制造、安装、报检报备、试运行及正式运行投产。因此，二审法院认为，王龙集团公司等有关“即便没有设备图纸仍可在短期内制造香兰素相关生产设备”的主张，明显不合常理。同时，王龙集团公司等被告主张被诉香兰素生产工艺系其自行研发，但始终亦未提供任何有效证据证明该主张。二审法院最终认定王龙集团公司等被告在诉讼中存在举证妨碍及不诚信诉讼情节。由此可见，对于大型化工生产线，以图纸丢失或没有图纸为由拒不提交相关证据极有可能被认定构成举证妨碍。

案例2：

在原告四川金象赛瑞化工股份有限公司诉被告山东华鲁恒升化工股份有限公司、宁波厚承管理咨询有限公司、宁波安泰环境化工工程设计有限公司、尹明大侵害技术秘密纠纷案中[一审案号：四川省成都市中级人民法院（2017）川01民初2948号；二审案号：（2022）最高法知民终541号]，根据二审判决书对关联案件[（2016）川14民初8号]的相关情况记载，2016年4月26日，眉山中院工作人员来到华鲁恒升公司经营场所，告知华鲁恒升公司法务员工姜文英证据保全裁定的内容并送达相应诉讼文书，同时，还告知了妨碍保全的法律后果。姜文英答复：有资料，公司清理后邮寄给法院；对于总控室，不同意安排现场调取证据，现场询问过领导不同意保全人员过去，并拒签笔录。2016年5月5日，眉山中院作出（2016）川14民初8号罚款决定，认为华鲁恒升公司拒不履行该院生效的证据保全裁定，采取派人围堵、封路、跟踪等方式阻碍该院司法工作人员依法执行公务，其行为已构成对民事诉讼的严重妨害，决定对华鲁恒升公司罚款80万元。华鲁恒升公司不服，向四川省高级人民法院申请复议；四川省高级人民法院驳回申请，维持原决定。由此可见，故意阻碍人民法院到现场进行证据保全的，极有可能被认定构成对民事诉讼的严重妨害，进而遭受罚款等处罚措施。

案例3：

在原告赛智环保科技（天津）有限公司诉被告资福机电工程（天津）有限公司、昆山资福机电工程有限公司、天津合力嘉科技有限公司、天津合力佳自行车有限公司侵害发明专利权纠纷案中[一审案号：天津市第一中级人民法院第（2018）津01民初132号，二审案号：天津市高级人民法院第（2019）津民终68号]，一审法院认为，虽然现场勘验被诉塑件喷漆房没有锯齿板，但存在边缘不平整，并有残留铁屑等情况，且被告未能对此作出合理解释，故根据上述情况可以认定被诉塑件喷漆房设置有锯齿板，天津资福公司对锯齿进行过切割。据此，可以认定被诉侵权技术方案具备专利技术方案中的该项技术特征。二审法院认为，根据该现场勘验结论，在天津资福公司不能对水槽盖板不与盖板支板连接的另一端、水帘延伸弧形导流板即涡卷板不与水幕板连接的另一端边缘不齐整，且有残留铁屑作出合理解释的情况下，基于天津资福公司对铁件喷漆房中的水槽盖板存在事后固定使其不能翻折的违反诚实信用原则的行为，原审法院认定被诉塑件喷漆房中水槽盖板不与盖板支板连接的另一端、水帘延伸弧形导流板即涡卷板不与水幕板连接的另一端设置有锯齿板，天津资福公司对锯齿进行过切割，并无不当。故应当认定被诉塑件喷漆房的上述技术特征与涉案专利的相应技术特征相同。即在该案中，法院认为，在现场勘验之前被告临时对被控侵权设备的结构进行了修改，存在举证妨碍行为，进而认定被诉侵权产品的该技术特征与权利要求中的相应技术特征构成相同，作出不利于被告的认定。

3.1.2 涉及药品制备方法

对于涉及药品制备方法的专利侵权案件，由于被告需要向国家药品监督管理局如实报送制药的相关材料，因此，报药材料为其实际采用技术方案的较为直接的证据，但有时被告并不愿意提交其报药材料（包括部分材料，有时也不愿意作为保密证据提交）。此时，直接认定被告存在举证妨碍，进而依据原告提供的初步证据判定被告构成侵权？还是需依原告申请或法院依职权向国家药品监督管理局调取相关材料，再依据相关材料进行判定？当然，如果经法院责令提交后，被告仍拒不提交，从节约司法资源、督促当事人积极举证的角度，可以推定被告构成侵权；但从准确查明案件事实，避免由于后续程序出现的证据导致事实认定错误的角度，原告应主动向法院提交调取报药材料申请或法院依职权调取报药材料。但另一方面，有时被告提交了相关报药材料，当原告发现对其不利时，还可能会不认可其真实性，此时，仍需法院调取相关报药材料。

因此，建议原告在起诉之初就向法院申请调取相关报药材料，而法院也应尽最大可能同意原告的调取申请，以便能尽快查清案件事实。

3.1.3 涉及中间产品

若被控侵权产品为生产另一种终端产品的中间产品，由于该中间产品仅存在于被告处，即处于被告的掌控之中，在原告证明采用该中间产品的可能性较大的前提下，可以责令被告提供该中间产品或相应的证据材料，若拒不提供，也不同意现场勘验，则可推定原告的主张成立。

当然，若被告同意现场勘验，则也存在临时修改生产工艺或相应参数的可能，即通过临时修改生产工艺或参数使其不产生相关中间产品（即绕过涉案专利或技术秘密涉及的工艺路线），或者使相关中间产品不落入涉案专利的保护范围或不同于原告主张的技术秘密。此时就需要裁判者和技术调查官或技术专家结合所属技术领域、生产工艺、中间产品的特点等进行综合分析，判断现场勘验获得的中间产品或相关参数在技术上和用于大规模工业生产上的可行性和合理性。例如，现场勘验获得的生产工艺或相关参数在技术上不可行或明显不合理，或者将导致生产成本大幅增加、产率大幅下降、产品质量严重下滑，与被告之前的产品或宣称的利润率明显不匹配等，则可参照前文提及的第（2019）津民终68号判决，认定被告存在举证妨碍行为，进而作出不利于被告的认定。

3.1.4 证据保全后擅自破坏封条和/或更换零部件

根据《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》【法释〔2020〕12号】第十四条的规定，对于人民法院已经采取保全措施的证据，当事人擅自拆装证据实物、篡改证据材料或者实施其他破坏证据的行为，致使证据不能使用的，人民法院可以确定由其承担不利后果。这里需要注意的是，应达到“致使证据不能使用的”才可以确定由保管证据的当事人承担不利后果，如果仅是意外或不慎操作导致封条破损，或者虽然部分部件被拆卸，但用于判断被控侵权产品是否落入专利的保护范围或者与原告主张的技术秘密相同或实质相同的相关部件并未发生变动，且有其他证据予以佐证，也应采信该证据。

案例4：

在原告广东省东莞市宏邦精密机械科技有限公司诉被告上海广思科贸有限公司侵害实用新型专利权纠纷案中[一审案号:上海知识产权法院（2017）沪73民初79号，二审案号：上海高院（2018）沪民终438号案]，一审法院认为，结合现存证物以及保全时的视频、照片情况，可以进行部分技术特征的比对。鉴于被控侵权产品中被控侵权的部分第二驱动单元被拆解，一审被告对侵权证物负有保管责任，应对无法进行技术比对承担不利的法律后果，故推定被控侵权产品具备第二驱动单元。被控侵权产品与涉案专利“第二复位弹簧”的对应技术特征为外部拉簧，与涉案专利附图5 的内置压簧系采用基本相同的手段，实现相同功能和技术效果，具备涉案专利“第二复位弹簧”的技术特征。但被控侵权产品不具备涉案专利中“第一驱动单元”和“ 第一复位弹簧”的技术特征，因此，被控侵权产品未落入涉案专利权利要求1 的保护范围，据此判决驳回原告的全部诉讼请求。但一审法院同时对被告总经理处以罚款1 万元的司法制裁。

由本案可以看出，当存在证物毁损的情况时，并非均会无法比对进而直接推定原告主张的侵权成立，而是需要结合证据情况进行综合判断，并对具体的技术特征逐一进行分析。首先，本案证物只是部分毁损，且留存有保全视频、照片；其次，对于被破坏而无法具体比对的部分，合理运用证据责任规则，依法作出不利于被控侵权人的推定；最后，对于能够进行侵权比对的技术特征进行详细比对，并确认是否相同或构成等同^[4]。同时，保管证物不当导致其毁损是会受到惩罚的。

3.2 确定侵权赔偿额阶段

在原告对其因被告侵权造成的损失或被告侵权获利进行初步举证后，“理性”的被告一般会先根据原告提交的证据和自身掌握的证据进行综合分析，初步判断侵权风险及可能的赔偿额，再决定是否提交以及提交何种证据。在确定侵权赔偿额阶段，被告构成举证妨碍的原因主要有：

（1）被告认为自己的财务账簿和相关资料中包含了大量的商业秘密，例如，客户名单、销售价格、销售数量和销售利润等，不能提供给法院和原告；

（2）被告的实际侵权获利很高，如果提供给法院，可能会被判高额赔偿。若拒不提供，在证据不足的情况下，法院可能会依法定赔偿或在权利人主张的赔偿额基础上打折后进行判赔，判赔额可能远低于依财务账簿等证据计算后得到的金额。

近年来，随着知识产权保护力度的逐渐加强，如果被告拒不提供财务账簿等相关资料，法院极有可能会直接依据权利人主张的金额判赔，具体可参见如下三个典型案例。

案例5：

在原告珠海格力电器股份有限公司诉被告宁波奥克斯空调有限公司、广州晶东贸易有限公司侵害实用新型专利权纠纷案中[一审案号:广州知识产权法院第（2017）粤73民初390号；二审案号：广东省高级人民法院第（2018）粤民终1132号]。一审法院认为，格力公司提供了奥维云网对被诉侵权产品的统计数据、京东商城显示的被诉侵权产品销售数据、主要空调厂商的利润率等证据，已经初步举证奥克斯公司的侵权获利，故一审法院责令奥克斯公司在限期内提交能够证明被诉侵权8款型号空调的销售及获利情况的账簿、资料。奥克斯公司虽然按时提交了自行制作的统计表及明细，但该表格统计的数据仅涉及4款型号空调，销售范围仅限于华南部分区域，且拒绝提交其他证据，但并不符合一审法院的命令要求。在此前提下，一审法院采纳了格力公司主张的计算奥克斯公司侵权获利的方法。二审法院认为，一审法院在庭审时已经明确责令奥克斯公司限期提交能够证明8款型号被诉侵权空调获利情况的账簿、资料，并释明了逾期、拒绝、虚假、不完整提交相关账簿、资料的法律后果。奥克斯公司明知能够证明其制造的相关产品获利情况的账簿、资料并非仅指销售给晶东公司的4款型号被诉侵权空调统计表及明细，但是仍仅提交其自行制作的该表格，拒绝提交其它证据，应认定为举证妨碍。由此可见，仅提交与被控侵权产品获利相关的部分财务账簿等证据，导致无法准确计算被控侵权产品的全部销售数量和获利，也会被认定构成举证妨碍。

案例6：

在原告广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司诉被告华慢、刘宏、安徽纽曼精细化工有限公司、吴丹金、彭琼、胡泗春、朱志良侵害技术秘密纠纷一案案中[一审案号：广州知识产权法院第（2017）粤73民初2163号，二审案号：最高人民法院第（2019）最高法知民终562号]。二审法院认为，当其前法定代表人刘宏因侵害商业秘密行为被追究刑事责任，相关生产工艺、流程及设备涉嫌侵害权利人技术秘密后，安徽纽曼公司仍未停止生产，销售范围多至二十余个国家和地区，同时在本案原审阶段无正当理由拒不提供相关会计账册和原始凭证，构成举证妨碍，足见其侵权主观故意之深重、侵权情节之严重。反不正当竞争法设立惩罚性赔偿制度的初衷在于强化法律威慑力，打击恶意严重侵权行为，威慑、阻吓未来或潜在侵权人，有效保护创新活动，对长期恶意从事侵权活动之人应从重处理，因此，二审法院依据所认定的安徽纽曼公司侵权获利的五倍确定损害赔偿数额。由此可见，该案中，一审被告安徽纽曼公司无正当理由拒不提供相关会计账册和原始凭证，构成举证妨碍，这也是二审法院将其作为确定五倍惩罚性赔偿数额的理由之一。

案例7：

在原告某先进材料有限公司诉被告浙江某甲集团股份有限公司、浙江某乙化工有限公司、上海某丙工业有限公司（该三公司统称为三关联公司）、北京某丁科技有限公司侵害发明专利权纠纷一案中[一审案号：（2015）沪高民三（知）初字第2号；二审案号：（2022）最高法知民终111号]，被告三关联公司在一审程序中无正当理由拒不提供电子账册的密码。因三关联公司拒不提供可供验证的电子版销售发货清单，导致审计机构所需翻查原始财务凭证数量庞大，难以审查其提供的营业收入财务凭证内容的完整性，直接影响司法审计的公正与效率。原告某先进材料有限公司在二审阶段主张，因被告三关联公司在一审中拒不提供有关电子账册的密码，导致审计人员如果通过翻阅纸质材料需要增加100倍的工作量（7名工作人员要用近二年的时间才能完成），审计费用预计达4800万元。基于此，二审法院认为，一审法院已采取相应保密措施并作多次释明，在此情况下，三关联公司仍拒绝按照法院要求提供可供验证的电子版销售发货清单，已构成举证妨碍。人民法院为委托司法审计要求当事人完整提供财务账册，能够采取与审计机构和其他当事人及其诉讼代理人等相关主体签订保密协议、限定接触人员等措施保护其商业秘密，三关联公司以保护商业秘密为由拒不按法院要求提供完整账册，没有法律依据和正当理据。因此，二审法院结合三关联公司长期持续侵权和妨碍举证的行为，适当提高了赔偿水平，将一审法院酌定的损害赔偿数额1400万元调整为1900万元。同时，鉴于某先进材料有限公司长期维权，二审适当调整其维权合理开支至50万元。由此可见，一审被告三关联公司拒不提供有关电子账册的密码，虽然也可以通过翻阅纸质材料等方式查清案件事实，但会大幅增加工作量和相应的人力、财力成本，这种情况仍会被认定构成举证妨碍。

4. 结语

在技术类知识产权侵权纠纷案件中，各方当事人应积极举证，尽早如实提交或按法院要求提交相关证据材料，这既便于法院查清案件事实，又能防止被认定构成举证妨碍。尤其是被告，一旦被认定构成举证妨碍，在侵权行为阶段，极有可能被推定构成侵权。在侵权赔偿阶段，极有可能会按照原告主张的赔偿额或产品销售数量、价格和利润率等来计算赔偿数额，甚至可作为确定惩罚性赔偿倍数的考量因素。对于法院而言，合理并积极利用举证妨碍规则能督促被告主动提交相关证据，利于快速查明案件事实，进一步提高侵权判定的准确性和损害赔偿计算的合理性，切实加强知识产权保护。

参考文献：

[1] 汤维建，许尚豪. 建立举证妨碍制度，完善证据立法. 载何家弘主编的证据法学论坛（第8卷）[M]. 北京：中国检察出版社，2004：103-117.

[2] 宋建宝. 举证妨碍制度在专利侵权案件中的具体适用[J]. 人民司法，2015（1）：84-86.

[3] 林广海，李剑，杜微科. 《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》的理解与适用[J]. 法律适用，2021（4）：13-18.

[4] 商建刚，钱琼. 证物毁损对专利技术特征侵权比对的影响[J]，人民司法-案例研究，2019(10)：92-94.

作者：李德宝

debao.li@fairskylaw.com

前言：专利无效程序是在专利授权后的一种纠错程序，也是侵权诉讼中被诉侵权人常采取的应对手段之一。本文将结合具体的案例，从专利无效的数据统计、无效证据、无效理由三个方面探讨专利无效程序的常见问题。

 一、专利无效的数据统计 

专利无效程序是专利授权后的确权机制，本质属于一种纠错程序。根据国家知识产权局发布的历年年报，专利无效程序的请求数量呈现逐年递增的趋势，从2019年的6000多件发展到2022年的近8000件，平均结案周期接近6个月。在无效结果方面，2021-2022年发明专利的无效成功率（含全部无效和部分无效）为40%-43%左右，实用新型的无效成功率（含全部无效和部分无效）约为60%。

图1：2019-2022年专利无效案件的请求数量

图2：2021-2022年专利无效案件平均审结周期

图3：2021-2022年专利无效案件的结果统计

 二、无效证据 

无效证据的类型通常包括专利文献、非专利的出版物证据、网络证据、使用公开以及其他类型。下面分别进行介绍

图4：无效证据的类型

01专利文献

专利文献可以通过国家知识产权局、各大检索数据平台获取到，其真实性在实践中并无争议，需要注意的是对于译文的异议需要在答辩期限内提出。

02非专利的出版物证据

非专利的出版物证据主要包括书籍类证据、期刊证据、标准类文件等。

对于公开出版发行的书籍类证据，其真实性和公开性并无争议，实践中争议较多的在于其是否能够作为公知常识性证据使用。在（2020）最高法知行终35号行政判决书中，对于公知常识性证据的判断标准给出了一般性的规则：

“首先，相关技术领域公知常识的认定，直接决定了该领域普通技术人员所应具备的技术知识和认知能力，进而对创造性判断具有重要影响。因此，对于公知常识的认定应该以确凿无疑为标准，应该有充分的证据或者理由支持，不应过于随意化。一般而言，对于相关技术知识是否属于公知常识，原则上可以通过技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据加以证明；在难以通过技术词典、技术手册、教科书等公知常识性证据予以证明的情况下，也可以通过所属领域的多份非公知常识性证据例如多篇专利文献、期刊杂志等相互印证以充分证明该技术知识属于公知常识，但这种证明方式应遵循更严格的证明标准。其次，公知常识性证据是指技术词典、技术手册、教科书等记载本领域基本技术知识的文献。如无相反证据，技术词典、技术手册、教科书记载的技术知识可以推定为公知常识。对于技术词典、技术手册、教科书之外的文献，判断其是否属于记载本领域基本技术知识的公知常识性证据，则需要结合该文献的载体形式、内容及其特点、受众、传播范围等具体认定。”

在该案件中，最高院认为《肿瘤研究前沿》第8卷虽然属于图书，却并不属于一般性教科书，从受众来说也是专业研究人员的参考用书，不能证明该书在相关领域已经成为研究人员的普遍参考用书，最终认定不属于公知常识性证据。

对于期刊类文献，其真实性和公开性也可通过公开渠道验证，需要注意的是博士和硕士论文不能以知网上显示的公开日期为准，应根据中国博士学位论文全文数据库、以及中国优秀硕士学位论文全文数据库等数据库中的时间作为实际公开时间。

对于标准类文件，需根据标准是国家标准、行业标准还是地方性标准，根据不同标准的公开渠道和公开方式，判断其真实性和公开性。

03网络证据

对于网络证据，一方面需要注意公开主体的真实性、权威性，通常情况下具有公信力的政府类网站、知名非政府组织网站、大型科研院所网站、正规大专院校网站、知名商业网站等，通常具有较为严格的管理机制，真实性能够得到一定的保证。一些情况下，可以通过多个网站公开相同内容或者关联性内容进行相互佐证的方式，加强公开内容的真实性。另一方面需要注意公开时间，尤其是修改是否留痕，必要时需要对于网站的修改机制进行证明。下面结合具体的案例加以说明。

在第26797 号无效决定，合议组从权威性和公开性两方面对于网络证据予以论述：

“微信公众平台是腾讯公司在微信的基础上建立的功能模块。腾讯公司是我国大型互联网综合服务提供商之一，其信誉度较高，系统环境也较为稳定可靠。就微信公众平台的使用而言，虽然微信公众号一经取得后由账号管理者负责信息的发布，但是微信公众平台本身所提供的交互式功能的操作较为规范，对发布信息有着规范管理，其中发布时间均是由系统自动生成，发布者不能更改。微信公众平台文章的发布一般需经由公众号在其发布时进行一对多的方式进行推送，进而公开。此外，经验证，显示微信公众平台发布的文章可以被删除但不能被修改。”

在第35449号无效决定中，合议组认为多份证据能够起到相互佐证的效果：

“证据19-1、19-3和19-4来自信誉度较高的网页或本领域具有知名度和公信力的国内论坛。证据12和22来自国外的论坛，请求人提供了多个其它证据来证明其知名度和公信力。与第35919号决定的证据10相似，证据19-3、证据19-4和证据12各自显示的文章及其评论在时间和内容上能够相互印证。进一步地，证据19-1显示展览会的开幕时间在上午，证据19-3和19-4的有关展览会的内容的公开时间在开幕当天的晚上，这两个时间段的时序关系对于证据19-3和19-4的公开时间的认定应当是有帮助的，而证据22所记载的收购行为则可能是认定证据12的公开时间的关键因素。”

第32924 号无效决定中，非知名博客公开的图片的真实性没有得到合议组的认可：

“网站不属于具有公信力的权威网站（例如政府类网站、知名非政府组织网站、大型科研院所网站、正规大专院校网站、知名商业网站等），请求人亦没有提交能够证明该文章是刊登于公开出版物的有效证据，仅凭该页面的标记和文章首页中的信息，并不能证明该文档的真实性；证据网站为国外网站，在网站性质、公信力、运营管理机制、博客的发表机制等均不明确且难以考证的情况下，博客标题下的时间与图片公开时间的关系得不到证实，鉴于网络证据本身存在易修改而不留痕迹的特性，虽然请求人在口头审理过程中认为该博客公开后不能修改，但由于没有证据支持，所以该图片的公开时间无法确定。”

04使用公开

对于使用公开证据，一方面要注意新旧法的不同，对于2000年修正的专利法采用的是相对新颖性的标准，必须是在国内公开使用，而2008年以后的专利法采用绝对新颖性的标准，使用公开既包括国内公开也包括国外公开。因此，需要根据适用的专利法来确定使用公开证据的认定标准。

另一方面需要建立完整的证据链证明在先使用公开，例如在先的销售发票、合同等，合同和销售发票和使用公开证据之间具有一定的指向性。

 三、无效理由 

常见的无效理由包括形式理由和实质理由，其中常见的形式理由和实质理由如下图：

01修改超范围

审查指南规定的修改方式包括权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、以及明显错误的修正。修改原则包括：1、不得改变原权利要求的主题名称；2、不得扩大原专利的保护范围；3、不得超出原始记载的范围；4、一般不得增加未包含在授权的权利要求中的特征。

02说明书公开不充分

说明书公开充分需要能够清楚、完整实现，尤其是对于关键改进点。

在“原汁机”最高院行政诉讼二审中，焦点问题集中在，专利说明书是否充分公开“榨汁机的出汁孔大小可调节”。 最高人民法院明确：

“在判断专利说明书是否充分公开时，一般而言，说明书应当对涉案专利的关键改进点作出清楚、完整的说明。对于该关键改进点，在说明书没有披露具体技术手段且未给出明确指引的情况下，基于实现该关键改进点的基本功能的公知常识或者本领域常规技术手段应尽可能是相对确定的，不能是本领域技术人员通过不同的想象而实现的各种不同的方式，尤其不允许专利权人对此予以解释时，在不同程序中存在不同的表述，扩大其权利要求的保护范围”。

03保护范围不清楚

在实践过程中，大多数提出保护范围不清楚的理由都是为了对后续新颖性、创造性的评价过程产生一定的影响。

04得不到说明书支持

当权利要求保护范围过大，涵盖了部分无法实现专利发明目的情况下，可以通过得不到说明书支持的理由提起无效。

在（2023）最高法知行终 37 号奥克斯专利行政案件中，一审法院和二审法院均认定专利得不到说明书的支持。二审法院认为：

“首先……如果权利要求包含不能解决专利所要解决的技术问题的技术方案，且本领域技术人员无法通过常规的实验或者分析方法毫无疑义地将上述技术方案予以排除，应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。其次……本专利权利要求1中k值必然存在上限，从说明书公开的内容无法概括得出对k值的上限未作任何限定的本专利权利要求1。
再次……权利要求1限定的k值取决于三个变量a、b、c，而三个变量的对应关系并不明确，本领域技术人员难以通过有限次实验得到k值的上限值。最后……人民法院认定被诉侵权产品是否落入本专利权利要求1保护范围时，根据专利侵权判定规则仅需要判断被诉侵权产品是否具备相应的k值，至于是何种方法实现的，并不予考虑。如果落入专利权保护范围的被诉侵权产品不是通过增大槽隙总面积而取得相应k值，则意味着专利权人获得的保护超出了其所作出的技术贡献。”

05缺少必要技术特征

必要技术特征，是指发明或实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。实践中，判断某一技术特征是否为必要技术特征，最主要的争议点通常集中在以哪一技术问题为基础作出判断。

06新颖性

新颖性判断时注意需要注意的是单独对比原则，不能将多个技术方案进行组合后进行比对。

07创造性

创造性是无效程序中最常见的无效理由，通常也是无效成功与否的关键。创造性判断时通常采用“三步法”，其中“三步法”中争议焦点往往集中于现有技术中是否存在技术启示。下面通过一案例探讨在判断技术启示时如何看待是否存在“反向教导”。

在“鲨鱼鳍天线”专利无效案件中，专利中的技术特征c为“所述无线电接收天线为AM/FM共用天线”。证据1背景技术提到了AM/FM共用天线，但是证据1改进后的方案，是为了克服共用天线导致的接收信号不理想的问题因此将AM天线与FM天线分开设置。无效决定认为，专利和证据1二者采用的技术手段相背离，由此证据1存在反向教导。本案行政诉讼一审和二审均维持了无效决定，认定专利权有效，直到再审时最高院推翻了上述认定，认为证据1并没有给出相反的技术教导。

最高院在（2019）最高法行再268号再审判决中指出：

“1.应整体考虑现有技术是否给出了技术启示……2. 现有技术存在缺陷不必然存在“相反技术教导”…… 3.应综合考虑现有的优点和缺陷，基于实际解决的技术问题整体确定是否存在“相反技术教导”。人类社会之所以能够不断发展和进步，重要原因之一在于延续不断的科技创新，持之以恒地对科学技术进行研究和改进。任何一项技术都必然同时具备优点和缺陷。本领域技术人员在面对同时具备优点和缺陷的现有技术，寻找技术启示时，会基于所要实际解决的技术问题，综合考虑各有关因素来进行相应的分析、取舍和判断，从现有技术的整体确定是否存在相应的技术启示或相反技术教导。4.专利权的保护范围应与技术方案的创新程度相适应。虽然区别技术特征c明确限定“AM/FM共用天线”，但是在本专利的说明书中，既没有公开本专利中的“AM/FM共用天线”具体实施方式，也没有记载与“AM/FM共用天线”有关的有益效果。对于本领域技术人员而言，此时只能基于本领域的公知常识以及本专利说明书的其他相关内容，相应确定本专利中的“AM/FM共用天线”的具体实施方式和技术效果。在缺乏其他直接证明的情况下，不能认定区别技术特征c中的“AM/FM共用天线”具有应有的技术贡献，不足以使本专利权利要求1具备突出的实质性特点和显著的进步。” 

作者：陈莎莎

合伙人律师，专利代理师；从2012年起开始从事知识产权相关工作。曾在某大型知识产权公司从事多年的专利代理工作，之后从事知识产权相关诉讼业务，擅长计算机、通信、电子等技术领域的专利无效、专利行政诉讼、专利民事诉讼及商业秘密诉讼等案件。

1、违反互联网领域公认的商业道德，构成不正当竞争

（2018）粤73民终1022号，广州知识产权法院认为：本案中，由于纠纷发生在互联网领域，因此公认的商业道德应该包括互联网行业惯例、通行做法以及互联网相关公约等表现形式。唯思公司客观上实施的被诉行为违反了互联网领域公认的商业道德，主观上明显具有过错，造成的损害结果一方面减少了快乐阳光公司本应享有的会员用户数量以及会员费，另一方面导致芒果TV网站视频广告价值下降以及快乐阳光公司的广告收益减少，从而使快乐阳光公司利润减少甚至可能无法填补免费播放视频的运营成本而难以为继。据此,法院认定唯思公司的被诉行为属于违反诚实信用原则和公认的商业道德的行为。

2、恶意投诉有悖商业道德，构成不正当竞争

（2018）浙8601民初868号，杭州铁路运输法院认为：原告经营涉案淘宝店铺销售商品形成的商业利益属于反不正当竞争法保护的权利或者权益，而被告编造虚假材料通过平台恶意投诉，损害竞争对手的商业信誉，使得涉案淘宝店铺一再被平台处罚甚至最终降权，被告经营的店铺攫取了本该涉案淘宝店铺可以获取的商业机会，获取了商业利益与竞争优势，明显有悖公认的商业道德。综上，被告的被诉涉嫌投诉行为是一种恶意投诉行为，不具有正当性。

被告的恶意投诉行为违反了诚实信用原则和公认的商业道德，该行为损害了同行业竞争者原告的合法利益，破坏了正常的竞争秩序，具有明显的不正当性，已构成不正当竞争，原告的侵权指控成立。

3、采取禁令制止不正当投诉行为

广州南沙法院认为，在鱼行天下公司起诉涉案3名主播合同纠纷案件及该案正式立案后，鱼行天下公司仍未停止向苹果公司的投诉，该行为表明鱼行天下公司在涉案争议权利的效力经法院生效裁判认定之前，仍然希望通过持续不断的投诉行为，达到虎牙被下架的目的，该行为不具正当性。

苹果应用商店可能下架涉案APP，虽然只是一种可能性，但虎牙公司涉案应用程序被苹果公司删除的危险性却是现实存在的、不确定性的、情况较为紧急的一种可能。而一旦虎牙公司涉案应用程序被删除，将会给虎牙公司带来难以弥补的损害。鱼行天下公司主张的涉案权利只是针对涉案3名主播的权利，其可能受到的损害远少于不采取行为保全措施可能给虎牙公司造成的损害。

据此，裁定鱼行天下公司立即停止涉案投诉行为，直至本案终审法律文书发生法律效力时止。

4、当事人有权选择依据相关部门法或《反不正当竞争法》提起诉讼

（2018）京73民终371号，北京知识产权法院认为，本案中，腾讯科技公司和腾讯计算机公司一审中系以不正当竞争纠纷为案由提起诉讼，并非以侵害著作权纠纷作为案由。且在一审审理过程中腾讯科技公司和腾讯计算机公司明确主张光宇在线公司实施了三项不正当竞争行为，并未主张《英雄联盟》游戏的启动界面和角色形象构成作品。在知识产权侵权行为发生时，当事人有权选择依据相关部门法或是《反不正当竞争法》提起诉讼。虽然涉案《英雄联盟》游戏启动界面与角色形象可能构成《著作权法》所规定的美术作品，但在腾讯科技公司和腾讯计算机公司选择依据《反不正当竞争法》提起不正当竞争纠纷诉讼的情况下，本案应适用《反不正当竞争法》进行审理，并不存在需优先适用《著作权法》的问题。而且，判断是否构成不正当竞争，亦应根据《反不正当竞争法》的相关规定进行判定，与当事人主张的相关内容是否应受到《著作权法》的保护无关。

5、商业模式所带来的商业机会和竞争优势是否属于应予保护的法益

（2018）浙8601民初1079号，杭州铁路运输法院认为，互联网环境下,网络经营者应当通过诚信经营、公平竞争来获得竞争优势,尊重他人的经营模式和正当利益,不得利用技术手段妨碍、破坏其他经营者合法提供的商业模式正常运行。登先公司作为手机软件经营竞争者,理应尊重他人合法权益,在商业活动中避免利用技术手段妨碍同行业竞争者的正常经营活动。但登先公司通过破解两原告手机应用系统、删除相关应用并装载已方应用程序实施非法刷机,该行为客观上损害了本应属于两原告基于其商业模式所应享有的市场关注和商业利益,破坏了两原告正常的经营活动,具有明显的不正当性,亦给两原告造成了损害。

6、擅自抓取、使用他人数据构成不正当竞争

（2019）京73民终2799号，北京知识产权法院认为，微梦公司作为新浪微博的运营者，对涉案新浪微博前后端全部数据享有权益，并通过新浪微博这一生态链实现商业利益。即，涉案明星新浪微博中的数据对于微梦公司显然具有商业价值，微梦公司可就他人非法抓取并使用该数据的行为主张权益。在案证据可以认定复娱公司系通过绕开或破坏微梦公司技术保护措施的手段，实施了抓取和展示新浪微博数据的行为，使得饭友APP用户无需注册或登录新浪微博帐号即可查看新浪微博全部内容，复娱公司的行为必然会影响微梦公司与用户间协议的履行，导致微梦公司的独家权益无法得到保障，对数据维护等的投入无法获得相应回报，或将减损用户数据安全程度，妨碍、破坏了新浪微博的正常运营。综上，复娱公司提供的网络服务对微梦公司构成侵权。

7、创新技术的新型商业模式并不当然能以“技术中立”或“技术创新”进行相关抗辩

（2018）京0108民初37522号，北京市海淀区人民法院认为，涉案APP使用的云流化技术确在一定程度上具有创新性，通过使用云流化技术可以解决用户需求提升与手机空间有限之间的矛盾等问题。但本案评判的并非云流化技术本身，而是二被告通过云流化技术实施的被诉行为是否正当，因此，即便云流化技术本身具有创新性，也不当然意味着使用该行为的商业模式以及依托于该商业模式下的行为均合法正当。此外，使用创新性技术的商业模式以及在该商业模式下开展的商业活动，并不当然对用户利益和相关市场即具有推动意义。

8、“跳链行为”和“复制评论行为”等互联网新型侵权方式，属于不正当竞争行为

2018浙民终1072号，浙江省高级人民法院认为，灯塔公司采取的被诉跳链行为，直接将搜索结果跳转至同花顺公司的i问财页面，不仅没有附有链接来源，在APP页面亦没有设置相应地址栏，使本应通过同花顺公司i问财页面才能搜索到的结果直接通过灯塔公司“灯塔表哥”就能获取，影响了同花顺公司的经营利益。同时，灯塔公司直接将同花顺公司用户对相应股票的评论信息复制发布在自己网站上的行为，一定程度上起到使用户以为灯塔公司软件用户活跃度高从而扩大影响力的效果，对同花顺公司的用户亦可能形成拉拢、吸引的作用，也影响了同花顺公司的经营利益。

律师调查令，是指民事诉讼当事人及其代理律师因客观原因不能自行收集涉诉案件相关证据时，经代理律师申请，人民法院审查批准，由代理律师向接受调查的单位或个人调查收集相关证据的法律文件1。在诉讼程序引入律师调查令制度，不仅有助于当事人及其代理律师及时收集因客观原因无法取得的证据、查明被执行人的财产情况，增强当事人承担举证责任的能力，也起到减轻法官调查取证压力的作用。

一、律师调查令的法律依据是什么？

2006年3月，最高人民法院在《关于认真贯彻律师法依法保障律师在诉讼中执业权利的通知》中明确：“人民法院可以在民事诉讼中积极探索和试行证据调查令做法，并认真研究相关问题，总结经验”。《律师法》第三十五条规定：“律师自行调查取证的，凭律师执业证书和律师事务所证明，可以向有关单位或者个人调查与承办法律事务有关的情况。”

截至目前，已有广东、浙江、福建、江苏、上海、北京、天津、湖北、湖南等16个省份或直辖市出台了律师调查令的相关规定2，对律师调查令的申请主体、申请时间、申请材料、适用范围，以及律师调查令的签发，代理律师持令调查的程序等问题，都作出了详细的规定。

文末扫码下载16个省份或直辖市律师调查令相关规定汇总文件。

二、律师调查令在司法实践中的运用如何？

以知识产权案件为例，根据已公开的判决文书显示3，截至目前共有24起案件签发了律师调查令，呈现的特点如下：

1、调取收集的内容主要为行政执法档案、银行账户、微信支付、淘宝销售数据、税务机关开票记录等；

2、广东地区法院签发律师令数量最多，占比67%；

3、商标侵权案件签发数量最多，占比54.1%；

4、律师调查令主要用于调查证赔证据，占比41.7%。

附件一：24起案件律师调查令的适用情况汇总

三、什么情况下可以申请律师调查令？

因各地可申请律师调查令的时间（诉前、审理和执行三个阶段）不同（参见下文“申请时间”），律师调查令可调取收集的材料亦有所不同。以下为各地出台相关规定明确的适用范围：

四、怎么申请律师调查令？

1、申请主体

律师调查令的申请主体只能是当事人的代理律师5。

2、申请时间

参考各地出台的相关规定，律师调查令的申请可以在起诉、审理和执行三个阶段提出。起诉阶段，申请应当在递交诉状和证据后提出，调查与管辖相关的起诉证据；审理阶段，申请应在案件受理后，举证期限届满前提出；执行阶段，申请应于执行完毕前提出6，调查被执行人的财产状况和实际履行能力相关证据。

3、申请材料

参考各地出台的相关规定，律师调查令申请材料一般包含：

（1）申请书

一般来说，申请书应当载明案号（或收案编号）、申请方当事人信息、申请人信息、接受调查单位名称或个人姓名、调查取证目的及理由、需调查收集的证据或财产线索。

调查事项一定要明确，如果仅载明调查“案件相关资料、有关材料”或者存在其他内容不明确的情形的，人民法院会不予签发7。

（2）申请方当事人的授权委托书

北京、河北、河南、江苏、辽宁、上海、四川、天津、福建八地法院明确要求，代理律师的权限为特别授权。

（3）律师事务所出具的指派律师函或法律援助机构出具的法律援助公函

（4）代理律师有效的执业证书

（5）承诺书

广东、湖北、河南、辽宁、天津五地法院明确要求，代理律师要提交签字版承诺书，承诺对调查内容保密，并按照规定使用律师调查令，否则自愿接受相应处罚。

五、持令调查有哪些注意事项？

1、在律师调查令载明的有效期内前往调查

律师调查令的有效期一般最长不超过十五日8，代理律师最好有效期内前往调查，避免再次向法院重新申请律师调查令。

2、提前联系接受调查对象

就调查事项，可以提前联系接受调查对象，先确认对方能否接受律师调查令。如果对方不接受律师调查令，尤其涉及外地的调查对象，可以通过电话、邮件等方式进行沟通，通过提供法律依据、在先判决等方式，争取对方同意接受调查。

如果对方仍然不同意，则可以将情况反馈给法官，由法官前往调查，或者法官委托调查对象所在地法院前往调查，避免花费不必要的时间。如果对方接受调查令，提前沟通，约好前往调查的时间，尤其针对外地的调查对象，则可以节约现场沟通的时间，提高效率。

3、携带律师执业证原件、身份证、调查令原件和律师事务所所函

接受调查对象对提供内部材料一般比较谨慎，都要核对持令人身份信息，携带相关身份证件，供接受调查对象查验。

4、代理律师持令调查时，应当由随行人员陪同

北京、天津、湖南、辽宁、湖北五地出台的规定要求，代理律师持令调查时，应当由随行人员陪同。至于随行人员的身份，辽宁和湖北明确要求必须是执业律师，其他三地则没有明确规定，例如湖南省仅规定随行人员在调查时，需提供身份证件。

如涉及北京、天津、湖南三地法院出具的律师调查令，关于随行人员身份，可以事先和法官、接受调查对象确认，按要求指派符合身份人员前往调查。

5、及时将调取的证据和调查令回执邮寄给法院

在完成调查后，代理律师要及时（一般是5个工作日，具体的时限参考所在地规定）将调取的证据和调查令回执邮寄给法院，以免逾期提交。如被法院催交，相应的催交记录也会被记录在卷。

如果接受调查对象不能当场提供调查材料的，需直接邮寄给法院的，例如财付通公司不会将微信支付的相关材料给代理律师，而是直接邮寄给法院，代理律师最好将相关情况同步给法院，并及时跟进法院获调查材料。

如果代理律师没有使用律师调查令，调查令和回执原件按规定也要寄回法院归档。

6、不要擅自打开密封的调查材料

如调取的材料是密封形式，要原封不动提交给法院，否则会影响调取材料的效力，因为调查收集的证据需经审查、质证后，才能作为定案证据，否则对方当事人极有可能质疑调取材料的真实性。例如，天津市高级人民法院在其发布的《天津市高级人民法院关于在民事诉讼中实行律师调查令的若干规定》中就明确规定，“持律师调查令调查收集的证据需经法定程序审查、质证后，才能作为认定案件事实和采取执行措施的依据”。

（特别感谢实习生张琪对本文相关规定和参考判决梳理的贡献）

附件一：24起案件律师调查令的适用情况汇总

[1]广东省高级人民法院、广东省司法厅制定的《关于在民事诉讼中实行律师调查令的规定》第一条。

[2]《福建省高级人民法院、福建省司法厅、福建省律师协会关于民事执行调查令的规定（试行）》于2019年31日发布实施，试行期限为一年，目前已失效。

[3]通过知产宝平台，以“律师调查令”作为关键词进行检索，最后访问时间2020年8月24日。

[4]关于银行账户的调查能否适用律师调查令，目前仍存争议，各地操作实践均有差异。笔者曾持律师调查令前往工商银行上海某分行调查，该行工作人员以《商业银行法》第三十条的规定（对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外）为由，拒绝接受律师调查令的查询方式，仅接受法官前往银行柜台调查的方式。而根据(2019)津01民初770号判决书显示，工商银行天津先锋路支行则可以接受律师调查令。

[5]根据上海市高级人民法院出台的《上海市高级人民法院关于在执行程序中使用调查令的若干规定》第一条规定：申请人是指向人民法院申请强制执行生效法律文书的债权人，代理律师为持令人，和其他地区规定略有不同。

[6]河北省和河南省两地规定，在执行程序终结后，申请执行人为恢复执行程序的，也可以申请律师调查令。

[7]福建、河北、湖北、湖南、辽宁、天津六地明确规定，申请书仅载明调查“案件相关资料或者存在其他内容不明确的情形的，人民法院不予准许。

[8]河北、河南、江苏、北京、上海规定律师调查令有效期最长不超过三十日。

扫码阅读《全国各地法院出台的律师调查令相关规定汇总》

01   有一定影响的商品装潢，在其影响力辐射的地域范围内的混淆认定

（2019）沪0115行初245号，上海浦东新区法院认为：在案证据表明在原告委托他人生产涉案“清醇晓萍”黄酒之前，第三人的“清醇俊郎”黄酒经过长期销售已经获得了特定区域相关公众的认可。“清醇俊郎”黄酒的标贴经设计具有一定的美感，经过长期、稳定的使用，产生了识别商品来源的作用。故第三人的“清醇俊郎”黄酒的装潢属于有一定影响的装潢。对于有一定影响的商品装潢在其影响力辐射的地域范围内可以受到保护。但“清醇俊郎”黄酒的酒瓶系常见的普通酒瓶，并未在使用中产生识别商品来源的特性，因此不属于有一定影响的包装。

原告的“清醇晓萍”清爽型黄酒在产品标贴的形状、大小、字体、颜色、颜色搭配、结构等方面均基本相同，特别是标贴上突出使用的“清醇”两字，原告使用了与第三人完全相同的文字和非常规字体，故原告和第三人的产品装潢在整体的视觉效果上差异不明显，极易引起消费者对两者产生混淆，应认定为近似。同时，原告具有“搭便车”的主观故意。

综上，原告的行为属于擅自使用他人有一定影响的商品装潢的行为。两被告对原告作出的行政处罚决定和复议决定合法、适当。故判决驳回原告晓萍酒业公司的诉讼请求。

02  在先商品名称可以对抗企业字号

（2019）沪73民终384号，上海知产法院认为：欢唱公司的“看见音乐”系反不正当竞争法所指的有一定影响的服务名称，其他经营者在从事与欢唱公司有竞争关系的经营活动中，不得擅自使用与欢唱公司上述服务名称相同或近似的名称，以避免引发市场混淆。看见公司以“看见音乐”为其字号注册、使用“看见音乐(北京)有限公司”企业名称，容易导致相关公众对其提供的服务与欢唱公司有一定影响力的“看见音乐”产生混淆或误认存在特定联系，构成不正当竞争行为。

03  知名商品特有名称认定及权益归属

（2018）苏民终130号，江苏省高院认为：

关于特有名称认定：关于“鬼吹灯”标识构成知名商品特有名称。第一，“鬼吹灯”作为涉案系列作品名称或其中的一部分具有合法性和正当性。第二，“鬼吹灯”涉案系列作品具有较高市场知名度是客观事实。本案中，大量证据证明“鬼吹灯”涉案系列作品具有较高市场知名度，对相关公众而言，“鬼吹灯”标识与该系列小说建立了稳定的对应关系，具备了区分不同小说的显著性。综上，二审法院认定“鬼吹灯”标识构成知名商品特有名称，首先是基于涉案系列作品知名度的客观事实；其次，考虑“鬼吹灯”标识本身不具有违法性，其作为涉案系列作品的名称或名称的主要部分在版权、广电等主管部门得到审核和行政许可；最后，基于“鬼吹灯”标识作为涉案系列作品的名称或名称的主要部分经过长期使用形成了《反不正当竞争法》应予保护的法益。

关于权益归属：关于“鬼吹灯”标识作为涉案《鬼吹灯》系列小说特有名称的相关权益应归属玄霆公司。本案中，玄霆公司的商业模式为：在发现有潜力的作品后，与作者签订授权协议或著作财产权转让协议，之后对作品进行商业改编、开发和推广，进而获取作品成功运营后的收益。这也是互联网时代文化产业发展中一种常见的商业模式。在这一过程中，玄霆公司前期需要进行大量的投入如作品的购买成本、宣传推广成本等。如果商业运营成功，固然能获得较高的收益；反之，作品推广失败，商业风险亦由玄霆公司自行承担。综上所述，鉴于涉案《协议书》不违反《著作权法》禁止性规定，协议合法有效，双方均应基于诚实信用原则依法履行合同。本案中，张牧野在签订合同时理应知晓协议作品著作权相关财产权利转让的法律后果，因而其不能在玄霆公司商业运营成功后又违反当初约定，主张“鬼吹灯”标识的相关权益归己所有。在此，二审法院强调当事人应当遵守作品财产权转让合同的约定，维护契约精神，体现了促进网络原创文学合法商业模式发展的基本价值导向。二审法院遂驳回上诉，维持原判。

编辑整理：韩瑞琼

第一部分：法律基本规定

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称《司法解释一》）

第六条 专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（下称《司法解释二》）

第十三条 权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》

61、被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求中的技术特征是否等同进行判断时，被诉侵权人可以专利权人对该等同特征已经放弃、应当禁止其反悔为由进行抗辩。

禁止反悔原则，是指在专利授权或者无效程序中，专利申请人或专利权人通过对权利要求、说明书的限缩性修改或者意见陈述的方式放弃的保护范围，在侵犯专利权诉讼中确定是否构成等同侵权时，禁止权利人将已放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。

62、专利申请人或专利权人限制或者部分放弃的保护范围，应当是基于克服缺乏新颖性或创造性、缺少必要技术特征和权利要求得不到说明书的支持以及说明书未充分公开等不能获得授权的实质性缺陷的需要。

权利人不能说明专利申请人或专利权人修改专利文件原因的，可以推定其修改是为克服不能获得授权的实质性缺陷。

63、专利申请人或专利权人对权利要求保护范围所作的限缩性修改或者陈述必须是明示的，而且已经被记录在书面陈述、专利审查档案、生效的法律文书中。

权利人能够证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

64、禁止反悔原则的适用以被诉侵权人提出请求为前提，并由被诉侵权人提供专利申请人或专利权人反悔的相应证据。

在已经取得记载有专利申请人或专利权人反悔的证据的情况下，可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对权利要求的保护范围予以必要的限制，合理确定专利权的保护范围。

第二部分：法条解读

诚实信用原则作为民法基本原则之一，要求民事主体信守承诺，不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待，以衡平权利自由行使所可能带来的失衡。在专利授权实践中，专利申请人往往通过对权利要求或说明书的限缩以便快速获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的安定性，维护社会公众的信赖利益，专利制度通过禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生。故此，专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不应支持【1】。

《司法解释一》第六条的关键在于因为限缩性修改或者意见陈述而放弃技术方案，《司法解释二》第十三条的关键在于限缩性修改或者陈述被明确否定，二者均涉及限缩性修改或者意见陈述。然而，《司法解释一》第六条所确定的禁止反悔适用条件较为笼统，只要是在专利授权或者无效宣告程序中的修改或陈述导致技术方案放弃的，均可适用禁止反悔。也就是说，《司法解释一》并没有区分修改或者陈述的类型，只是从结果角度设定了禁止反悔的适用条件。在判断是否发生“技术方案的放弃”时，不需要细究申请人修改或者意见陈述的目的到底是为了满足实质性授权条件还是为了形式授权条件，审查重点应当放在判断申请人或者专利权人的修改或者意见陈述本身是否对专利所要求保护的范围产生限缩性的影响【2】。

根据《司法解释一》第六条，既然放弃的是“技术方案”，那么，从字面上判断，该条规定并不适用于侵害外观设计专利权纠纷案件。然而，具体如下文所述，最高人民法院在司法实践中间接表示可在这类纠纷案件中适用禁止反悔原则。同样是基于其文义，该条规定目的在于防止申请人或权利人在授权确权程序一头获利之后，继续在侵权诉讼程序一头获取不当利益。基于避免两头得利的立法本意，该条规定反过来也应可以适用于授权确权程序中，具体可参见李德宝的中国政法大学硕士毕业论文【3】。

第三部分：法律适用中可能存在的问题/争议

3.1 禁止反悔原则的适用

3.1.1 禁止反悔原则在时间上的适用

由于我国法律未对司法解释的时间效力问题作出明确规定，因此对于司法解释溯及力问题存在不同的理解：一是按照“法律不溯及既往”的一般原则，司法解释只能适用于其公布施行后起诉到人民法院的案件，对于案件受理于司法解释施行之前的，都不能适用该司法解释；二是基于司法解释对所依据法律的天然依附性，是对现有的法律在审判过程中如何具体运用作出规定，其效力当然及于被解释的法律的生效之日。

《司法解释一》由最高人民法院审判委员会第1480次会议于2009年12月21日通过，2009年12月28日予以公布，2010年1月1日起施行。

那么，到底是按照“法律不溯及既往”，《司法解释一》仅适用于2010年1月1日当天及以后起诉到法院的案件，还是根据其所依附的《专利法》，效力可及于被解释的《专利法》施行之日，即1985年4月1日？对此，最高人民法院在（2013）民提字第127号民事判决书中给出了明确答案。

在长沙深湘通用机器有限公司与湖南广义科技有限公司、夏纪勇发明专利权侵权纠纷案〔2013）民提字第127号〕中，最高人民法院提审认为：“司法解释的时间效力不宜简单套用“溯及既往”原则而追溯到所解释的法律的生效时间，或者以“不溯及既往”原则将其时间效力确定为司法解释的施行之日。如果司法解释出于对其所解释的内容和审判实践的运用等多方面考虑，专门确定溯及力的标准，则应依其规定。本案所涉《司法解释一》于2009年12月28日公布，自2010年1月1日起施行。该司法解释是根据专利法的有关规定，结合审判实际制定的，因此如果没有特别规定，其适用的时间效力应当追溯到专利法的生效时间。但是，该司法解释第十九条规定：被诉侵犯专利权行为发生在2009年10月1日以前的，人民法院适用修改前的专利法；发生在2009年10月1日以后的，人民法院适用修改后的专利法。2009年10月1日是第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》的施行日。可见，该司法解释对其溯及力问题作出了特别规定，且追溯是以“侵犯专利权行为”发生的时间作为条件的。据此，该司法解释已经将其适用的时间效力作出了明确的规定，应适用于该司法解释施行后的专利侵权行为。本案中的被诉侵权行为早于2009年10月1日，应适用2008年修改之前的专利法及相关司法解释，不应适用《司法解释一》。”

3.1.2 法院可主动适用禁止反悔原则

一般认为，禁止反悔原则是对等同原则的必要限制。在专利侵权诉讼中，权利人往往会在主张被诉侵权对象对涉案专利权利要求构成相同侵权基础之上，为了稳妥起见，进一步主张等同侵权，而被告可能会忽视利用禁止反悔原则等对抗权利人的等同侵权主张。这种情况的处理实际上涉及的是法院是否能主动适用禁止反悔原则。对此，在最高人民法院知识产权案件年度报告(2009)（摘要）第2条中，最高人民法院认为，在认定是否构成等同侵权时，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，合理确定专利权的保护范围。

具体而言，在沈其衡与上海盛懋交通设施工程有限公司实用新型专利权侵权纠纷案〔（2009）民申字第239号〕中，最高人民法院再审认为：“现行法律以及司法解释对人民法院是否可以主动适用等同原则未作规定，为了维持专利权人与被控侵权人以及社会公众之间的利益平衡，亦不应对人民法院主动适用禁止反悔原则予以限制。因此，在认定是否构成等同侵权时，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，以合理地确定专利权的保护范围。因此，二审法院对禁止反悔原则的适用并无不当。”

最高人民法院基本相同的观点亦可参见沈其衡与上海绿宇房地产开发有限公司、上海易胜锁业有限公司实用新型专利权侵权纠纷案〔（2009）民申字第238号〕。

3.1.3 禁止反悔原则在侵害外观设计专利权纠纷案件中的适用

如上所述，根据《司法解释一》第六条文字本身，禁止反悔原则仅可在发明和实用新型专利权侵权纠纷案件中适用。然而，对外观设计专利而言，权利人同样存在两头获利的内在动机，即在确权程序中限缩保护范围而维持专利权有效，在侵权程序中扩大保护范围而覆盖被诉侵权产品。因此，从这点考虑，应该可以在外观设计专利权侵权纠纷案件中参照适用禁止反悔原则。

在中山市纳宝电器科技有限公司与中茶茗品（北京）科技有限公司外观设计专利权侵权纠纷案〔（2018）最高法民申4892号〕中，被申请人中茶茗品公司答辩称：纳宝公司在专利无效行政程序中说明该专利外观设计所表达的把手、凸出的旋钮、内凹的显示屏及产品背面的散热孔形状是区别现有技术的重要表现形式，目的是缩小专利的保护范围以获得专利权的稳定。纳宝公司在专利侵权诉讼阶段又试图抛弃把手、旋钮、显示屏及产品背面的散热孔形状等要素，仅以产品的壳体形状为保护内容以扩大保护范围，违反了禁止反悔原则。

遗憾的是，在该案件中，最高人民法院并没有对当事人的这种主张进行任何回应。

在济南三星灯饰有限公司与四川众兴华业市政照明工程有限公司外观设计专利权侵权纠纷案〔（2017）最高法民申5056号〕中，众兴照明公司申请再审称：三星灯饰公司在本案诉讼中关于涉案外观设计专利的设计要点及特征与无效宣告程序中的主张明显不同，违反禁止反悔原则。

在该纠纷案中，最高人民法院仅简单回应如下：众兴照明公司虽认为三星灯饰公司在侵权诉讼中与无效程序中主张的设计要点不同，但并未就此提供证据予以证明，故本院对其该项主张不予支持。

在四川省正伟照明有限公司与四川华体照明科技股份有限公司外观设计专利权侵权纠纷案〔（2014）民申字第1342号〕中，再审申请人正伟公司主张，专利复审委会第21944号无效宣告请求审查决定和北京市第一中级人民法院第2523号行政判决对涉案专利归纳的保护范围与本案一审、二审法院归纳不相同，一审、二审扩大了涉案专利的保护范围，违反了禁止反悔原则。

对此，最高人民法院认为：“在第21944号无效宣告请求审查决定中，专利复审委员会针对正伟公司无效宣告请求的理由进行了阐述，既认定了不符合有关“适于工业应用的新设计”规定的无效理由不成立，同时在说理部分对涉案专利外观特点进行了描述，该描述与本案一审判决归纳该外观特点相比，前者明确了“灯臂的下层底部具有白色图案”，以及外观设计的结构部分描述更具体。而该描述不能认定为系涉案专利权人华体公司放弃某项权利后，专利复审委员会才维持该专利权有效。据此，二审法院认定本案不适用禁止反悔原则，该认定并无不当。”

在这个案例中，最高人民法院实际上还是认为：与侵权诉讼程序相比，确权程序中对涉案专利外观特点进行了更具体描述，然而，该更具体描述并没有导致权利的放弃，进而专利权得以维持有效，因此，不适用禁止反悔原则。根据这一裁判逻辑，其不易引人注意的一面就应该是可以在外观设计专利权侵权纠纷案件中参照适用禁止反悔原则的肯定答案。

3.2 适用禁止反悔原则的几个典型案例

删除权利要求中的并列技术方案将导致适用禁止反悔原则，因为通过“删除”这一明示行为放弃了权利要求中被删除的并列技术方案，在侵权诉讼程序不能再将其纳入专利权保护范围中而要求予以保护。

在澳诺（中国）制药有限公司与湖北午时药业股份有限公司、王军社发明专利权侵权纠纷案〔（2009）民提字第20号〕中，最高人民法院提审认为：“专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。因此，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。”

涉案专利ZL 95117811.3公开文本权利要求1和2如下：

1、一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：

可溶性钙剂   4-8份

葡萄糖酸锌或硫酸锌   0.1-0.4份

谷氨酰胺或谷氨酸   0.8-1.2份。

2、如权利要求1所述的一种防治钙质缺损的药物，其特征在于所述的可溶性钙剂是葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙。

在答复第一次审查意见通知书的过程中，为了克服权利要求得不到说明书支持这一缺陷，申请人将上述两个权利要求修改如下，并最终获得授权：

1、一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：

活性钙   4-8份

葡萄糖酸锌   0.1-0.4份

谷氨酰胺或谷氨酸   0.8-1.2份。

明显的是，在专利授权程序中，申请人通过“删除”的方式放弃了可溶性钙剂是葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙或碳酸钙这四个技术方案。

在贵州信邦制药股份有限公司与南昌弘益科技有限公司确认不侵犯发明专利权纠纷案〔（2011）民申字第543号〕中，最高人民法院再审认为：“信邦公司的“灯盏花素滴丸”的制备方法采用的原料药和基质分别是4g灯盏花素和28g聚乙二醇4000，其重量配比是1:7，弘益公司和信邦公司对此均无异议。91.0号专利权利要求1限定的“灯盏花素滴丸”采用的原料药和基质分别是20重量份灯盏花素和300重量份聚乙二醇6000，其重量配比是1:15，可见信邦公司的灯盏花素滴丸所采用的基质以及原料药和基质的重量配比与91.0号专利均不相同，在91.0号专利授权程序中，弘益公司通过对权利要求书的修改，将基质限定为聚乙二醇6000，放弃了以聚乙二醇4000作为基质的技术方案，弘益公司在本案诉讼中，将其在专利授权审查过程中已经放弃的以聚乙二醇4000作为“灯盏花素滴丸”的配方基质的技术方案又纳入其专利权保护范围，不应予以考虑。”

为更清楚地表明申请人在专利授权程序中的修改情况，现将涉案专利ZL 03110091.0相关权利要求列出如下：

涉案专利ZL 03110091.0公开文本权利要求1和2如下：

灯盏花素滴丸及其制备方法，其特征在于：它是将灯盏花素加入融熔的基质中，搅匀，滴制法制丸，冷却剂中冷凝成丸后除冷却剂、干燥而成。

根据权利要求1所述的灯盏花素滴丸及其制备方法中的基质包括但不限于聚乙二醇4000、聚乙二醇6000、硬脂酸钠、甘油明胶、泊洛沙姆、硬脂酸、单硬脂酸甘油酯、氢化植物油、虫蜡等。

涉案专利ZL 03110091授权文本权利要求1如下：

灯盏花素滴丸，其特征在于它是由20重量份灯盏花素原料药和300重量乙二醇6000基质的重量份配比制成的。

在戴森技术有限公司与苏州泰怡凯电子科技有限公司、科沃斯机器人科技有限公司、科沃斯机器人股份有限公司发明专利权侵权纠纷案〔（2016）最高法民申2653号〕中，最高人民法院再审认为：“在涉案专利的申请文件中，原权利要求5的附加技术特征为“主体包括马达和/或电池单元”，原权利要求6的附加技术特征为“马达和/或电池单元布置在主体的基部表面的上方”。戴森公司在实质审查阶段对涉案专利权利要求1进行修改，将原权利要求5及6并入权利要求1，并删除了其中“主体包括马达或电池单元”以及“马达或电池单元布置在主体的基部表面的上方”的技术方案。由此可见，应当认为涉案专利的权利要求1已经明确放弃了“主体单独包括马达或电池单元”以及“马达或电池单元单独布置在主体的基部表面的上方”技术方案的保护，仅保留了“主体包括马达和电池单元”以及“马达和电池单元布置在主体的基部表面的上方”技术方案。显然，如果马达或电池设置在“主体的基部表面侧（斜）上方”，则属于涉案专利明确放弃的内容，不能再纳入到权利要求的保护范围。”

在北京搜狗科技发展有限公司、北京搜狗信息服务有限公司与北京深度量化机器人科技股份有限公司、北京九宫混音呈列科技有限公司确认不侵害发明专利权纠纷案〔（2019）最高法知民终74号〕中，关于涉案输入法是否具备权利要求1的技术特征(d)，最高人民法院知识产权法庭二审认为：“双方争议的焦点在于技术特征（d）所指的分页显示方式是“全部显示”还是“部分显示”。第一，从涉案专利所要解决的技术问题及公开的技术方案等可以确定权利要求1技术特征（d）应解释为显示全部词组候选项。第二，基于“禁止反悔原则”原则，专利权人已经明确放弃“部分显示”的技术方案。具体而言，首先，从涉案专利公开文本的公开内容来看，涉案专利的原始说明书和权利要求书所记载的技术方案并未明确限定“部分显示”的技术特征。其次，专利申请人主动对权利要求书进行修改，提交了权利要求书的修改替换页，其中在权利要求1中增加技术特征“将词组候选项的部分或全部输出到显示设备的候选框中”。再次，在涉案专利的实质审查过程中，涉案专利的第一次审查意见通知书的第2点审查意见指出，权利要求1记载的“（b）……并混合在一起，将词组候选项的部分或全部输出到显示设备的候选框中”中的“将词组候选项的部分输出到显示设备的候选框中”的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。专利权人在答复第一次意见通知书时针对第2点审查意见时指出，说明书第7页第2段明确记载了“按照词长优先、高频优先的原则排序，分页显示到候选框供用户挑选”，当候选项较多时，一屏不能完全显示出所有的候选项，此时本领域通常的做法是将其分页显示，在一屏中显示部分候选项。因此权利要求1的（b）中的相应修改没有超出原始说明书和权利要求书记载的范围。此外，专利权人针对第二次审查意见通知书答复意见时指出删除第一次审查意见通知书指出的申请文件所有超范围的内容，即删除了权利要求1中的相应的“全部或部分显示”的内容，修改为“分页显示到候选框中”，使之成为授权权利要求1中记载的技术特征。本案中，专利权人在专利申请过程中为达授权目的已经通过意见陈述明确指出“部分显示”意指分页显示，并非指部分显示词组候选项，并且专利权人通过修改明确放弃了“部分显示”的技术方案，故，深度量化公司、九宫混音公司关于该技术特征为“部分显示”的主张与上述司法解释规定的“禁止反悔原则”相悖。”

【1】中誉电子(上海)有限公司与上海九鹰电子科技有限公司实用新型专利权侵权纠纷案〔（2011）民提字第306号〕

【2】宋健,张晓阳；关于专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则的几个问题[J]；法律适用(司法案例),2018(08): 49-55

【3】李德宝；专利申请审查及专利无效宣告程序中禁止反悔原则的适用研究[D]；中国政法大学；2012

作者：张秋林

01判断诉争商标标识是否构成“不良影响”的考量因素

（2018）京行终137号，北京高级人民法院认为：应从判断主体、判断时间、含义的判断标准以及举证责任四个方面考虑诉争商标是否具有“其他不良影响”。在网络环境中已经存在特定群体对“MLGB”指代为具有不良影响含义的情况下，结合俊客公司在申请诉争商标时，还申请了“caonima”等商标的情形，认定诉争商标的注册违反了2001年商标法第十条第一款第八项的规定。

02商标代理机构规避法律规定恶意注册商标

（2018）京行终5989号，北京高级人民法院认为：2013年商标法第十九条第四款规定商标代理机构仅可以在“代理服务”上申请注册商标，在除此之外的其他商品或服务上则不得申请注册商标。无论商标代理机构是基于何种目的，只要在代理服务之外的商品或服务上申请注册商标，均属于该条款禁止的情形。

诉争商标系商标代理机构假借其工作人员近亲属之名申请注册，以达到规避法律之目的，故视贺某的行为为商标代理机构的行为，诉争商标的注册违反2013年商标法第十九条第四款的规定。

03商标权无效宣告案件中共存协议的效力认定

（2017）京73行初449号，北京知识产权法院认为：诉争商标与引证商标虽在整体外观、呼叫等客观方面存在较大差异，但考虑到引证商标的实际使用状态和相关公众的认知情况，诉争商标的注册使用易使相关公众对其与引证商标所指代的服务来源产生混淆。被诉裁定依据作出之时的事实状态认定诉争商标申请注册违反2001年商标法第二十八条的规定，并无不当。但原告和第三人在本案诉讼阶段就双方商标共存达成协议，针对已变化的事实基础，综合考虑两商标标志本身的差异程度，双方当事人关于商标共存的意思表示和对避免相关公众混淆所作出的安排,北京知识产权法院认定诉争商标的注册使用已经克服了易致相关公众混淆的缺陷，其注册已不违反2001年商标法第二十八条的规定。最终，判决撤销被诉裁定，并责令原商标评审委员会重新作出裁定。

04涉名人艺名的在先姓名权保护

（2018）京73行初10552号，北京知识产权法院认为，原告刘纯燕提交的证据可以证明“金龟子”在少儿节目相关领域具有较高知名度，并与刘纯燕建立起稳定的对应关系，“金龟子”属于刘纯燕的艺名，刘纯燕可就“金龟子”主张姓名权。第二，刘纯燕所主持的少儿类节目多为寓教于乐性质的节目，与诉争商标核定使用的“教育、培训”等服务存在较大重合和关联性，易使相关公众误认为标注诉争商标的相关服务系经刘纯燕许可或与其存在某种特定联系。第三，原告在申请注册诉争商标时，应当知晓“金龟子”系刘纯燕的艺名这一事实，却仍然在与该艺名具有知名度的相关服务上注册诉争商标，具有一定程度的恶意。

05涉老字号驰名商标保护

（2018）京73行初4090号，北京知识产权法院认为，根据原告荣宝斋提供的在案证据，可以证明在诉争商标申请日前，各引证商标经过多年的持续使用、宣传，已具有较高知名度，构成驰名商标。鉴于引证商标在毛笔、墨汁等商品上所具有的驰名程度，足以使相关公众认为诉争商标与引证商标具有相当程度的联系，从而对商品的来源产生误认，致使第三人荣宝斋的利益可能受到损害。诉争商标的注册违反商标法第十三条第三款的规定，应予无效宣告。

编辑整理：李艾玲