允天视点 | 以制备方法界定的产品权利要求 ——专利侵权相关法条解读及案例梳理系列报告
第一部分：法律基本规定
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（下称“《司法解释二》”）
第十条 对于权利要求中以制备方法界定产品的技术特征，被诉侵权产品的制备方法与其不相同也不等同的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。
第二部分：法条解读
按照性质划分，权利要求有两种基本类型，即方法权利要求和产品权利要求，而当产品权利要求中的技术特征用方法特征进行表征时，就构成了“方法界定产品”的权利要求。
在各国的司法实践中，“方法界定产品”的权利要求的保护范围的界定也存在不同的观点，有“物同一说”、“方法限定说”以及“实际影响说”，其中，“物同一说”中，仅考虑权利要求中所记载的产品结构、组成、性能等结构特征，而不考虑方法特征；“方法限定说”中，认为方法特征与结构特征同样具有限定作用；在“实际影响说”中，认为方法特征应予以考虑，但最终要看方法特征对发明主题有无产生影响。在我国的司法实践中，基于权利要求中的所有特征均应当予以考虑的原则，主要还是采用了“方法限定说”。
在司法解释二第十条中，也明确规定产品权利要求中的制备方法对专利权保护范围具有限定作用，明确了“方法界定产品”的权利要求中方法的限定作用。该司法解释的言外之意还在于，制备方法界定的产品技术特征是否作为必要技术特征，是属于专利授权确权阶段应当解决好的问题，审理专利侵权纠纷案件的人民法院对此不宜再甄别，也就是说，专利文件撰写人应当在专利申请阶段对于上述特征和用语的表述给予足够的注意。该司法解释强化了权利要求的公示作用，从一定意义上在提高专利申请文件撰写质量上具有导向性作用。
第三部分：法律适用中可能存在的问题/争议
3.1 “方法界定产品”的权利要求的几种形式
“方法界定产品”的权利要求的一种形式是部分方法特征，在该种形式的权利要求中，产品权利要求中的一个或几个技术特征借助方法特征来表征。例如，一种X装置，包括A结构、B结构和C结构，其中，A结构通过D方法获得。
“方法界定产品”的权利要求的另一种形式是全部方法特征，在该种形式的权利要求中，仅主题为产品，全部的技术特征都为制备方法。例如，一种X产品，其特征在于，通过步骤A、B、C获得。
除了上述两种形式，还存在另一种特殊的形式，其产品权利要求引用了方法的权利要求，同时进一步限定了产品的具体结构，例如，一种采用如权利要求1所述的方法制备的产品，其特征在于，该产品包括A结构、B结构和C结构。
3.2 制备方法特征对权利要求保护范围的限定作用
对于上述的部分方法特征和全部方法特征的“方法界定产品”的权利要求，方法特征作为产品技术特征的限定或者作为权利要求的全部技术特征，基于司法实践中基于权利要求中的所有特征均应当予以考虑的原则以及司法解释二第十条的规定，其方法特征对权利要求的保护范围具有限定作用。
案例1：在皇家KPN公司与小米科技有限责任公司专利权纠纷案件〔北京市高级人民法院（2018）京民终531号民事判决书〕中，北高二审认定涉案专利权利要求23为产品权利要求，但其中“压缩”与“缓存”等涉及具体的操作步骤。根据司法解释二第十条的规定，上述“压缩”、“缓存”等步骤顺序显然属于确定涉案专利权利要求23的保护范围的必要考量因素。
案例2：在成都优他制药有限责任公司与江苏万高药业有限公司侵害发明专利权纠纷案件〔最高人民法院 (2010)民提字第158号民事判决书〕中，涉案专利的权利要求要求保护一种独一味的软胶囊制剂,概括来说，该权利要求限定了原料的组成，并进一步限定了其中一种原料的提取方法。在最高再审判决中，基于“在判断被诉侵权产品是否落入专利权保护范围时,应当被诉侵权产品的技术特征与专利权利要求记载的全部技术特征进行对比”的原则进行侵权比对，实际上也是认定了制备方法特征的限定作用。
案例3：在美利肯公司与常州南玻复合材料有限公司侵害发明专利权纠纷案件〔(2017)苏民终301号民事判决书〕中，涉案专利的权利要求1要求保护将一个纵向延伸的电缆管道分隔成多个分隔间的装置，包括一个纵向延伸的插入物，其特征在于，所说的插入物由至少二层柔性材料所构成，所说的层具有横向边缘并在所说的横向边缘附近被彼此连接在一起以便在所说的层之间形成至少一个分隔间。被控侵权产品为三个沿纵向缝合在一起O型管道，每个O型管道由柔性材料构成。美利肯公司认为被控侵权产品由六层柔性材料构成，所说的层有横向边缘，并在横向边缘附近被彼此用线缝合在一起。南玻公司认为：被控侵权产品的每个管道都是独立的O型管道，不具有横向边缘，且可以在任何位置缝合，同时，涉案专利通过层状结构的缝合形成分隔间，而被控侵权产品的管道之间无缝，是几个独立的管道缝合在一起，无论是否缝合分隔间都是成立的。争议焦点在于层与O型管道是否存在区别，以及分隔间的认定。
常州中院一审认为，南玻公司O型管道可以理解为由二层柔性材料以没有接痕的方式连接而成，仅是该连接方式没有留下明显可辨的痕迹，此亦可形成一个O型管道，故，被控侵权产品的O型管道同样具有“层”及“横向边缘”；被控侵权产品柔性材料层的横向边缘，采用了在制造时即将每两层柔性材料直接编织为一体这一连接方式，而后六层柔性材料所形成的三个分隔间共同一侧再次缝合，即被控侵权产品具有“在层的横向边缘附近被彼此连接在一起”、“六层柔性材料的横向边缘彼此缝合在一起”的技术特征。
江苏高院二审首先确定 “横向边缘”是柔性材料横向剖面上所能显示出的直线或曲线两端的边缘（具有端点的非封闭曲线），“层”可以理解为用以分隔空间的柔性材料，被控侵权产品的层是一个环形层，环形层是由无缝纺织子管管壁所构成，本身没有横向边缘；基于二者的解释，对于技术特征 “在所说的（层）横向边缘附近被彼此连接在一起以便在所说的层之间形成至少一个分隔间” ，认为该技术特征不仅限定了分隔间的位置（层与层之间），更重要地限定了分隔间的形成过程（方法），故该技术特征具有方法特征的性质，其对于产品权利要求的保护范围具有限定作用。并认为被控侵权产品的分隔间由单根无缝纺织子管的管壁所围成，也即在缝合之前就存在，而权利要求中相应技术特征的分隔间是将横向边缘连接后才形成，因此，二者在分隔间的形成过程方面存在明显差异。从而认定该技术特征为区别技术特征。
以上案例中，都考虑了产品权利要求中，方法技术特征作为部分技术特征对权利要求的限定作用，而对于上述“方法界定产品”权利要求的特殊形式，权利要求中引用的方法权利要求对产品的主题进行了限定，产品本身还是通过具体的结构特征限定的，对制备方法对主题的限定能否认定为司法解释二第十条中的“以制备方法界定产品的技术特征”。
案例4：在广东东鹏陶瓷股份有限公司与佛山市嘉俊陶瓷有限公司、广州市天和家园建材有限公司、马杰华知识产权纠纷〔广东省高级人民法院（2011）粤高法民三终字第373号民事判决书〕中，原告主张保护的是权利要求6和7，权利要求6为一种如权利要求1所述的制备方法制成的立体孔洞装饰陶瓷砖，设置为平板状，包括坯体层，形成在所述坯体层上一个表面的表面层、形成在所述坯体层另一个表面的地面层，其特征在于，所述陶瓷砖表面层设置有孔洞；所述地面层设置有利于啮合的纹理；所述坯体层是瓷质或者炻质或者陶质。而权利要求1为一种立体孔洞装饰陶瓷砖的制备方法，包括具体的粉料制备、成型、干燥等步骤。双方当事人确认两者除权利要求1所述的制备方法技术特征之外的其他技术特征均相同。
广州市中院一审认定权利要求6的陶瓷砖为新产品，并由此推定权利要求1中记载的制备方法是新产品的制造方法，而被告无法提供其制造被诉产品不同于本案专利方法的证明，承担举证不能的诉讼后果，推定被诉产品具备涉案专利权利要求1、6、7的全部必要技术特征，落入专利保护范围。
广东省高院二审认为对于引用另一权利要求的独立权利要求，在确定其保护范围时，被引用的权利要求的特征均应予以考虑，而其实际的限定作用应当最终体现在对该独立权利要求保护主体产生了何种影响。对于产品与专用于生产该产品的方法，两者之间在技术上相关联，但并不意味着该产品不能用其他方法制造。本案中，尽管权利要求6引用了权利要求1，但并未对权利要求1的方法进一步限定，权利要求1的方法也未对权利要求6的产品结构作进一步限定，故本案对比的重点仍是权利要求6中的产品结构与形状。故维持一审法院的审理结果。
案例5：在哈尔滨工业大学星河实业有限公司与江苏润德管业有限公司侵害发明专利权纠纷〔(2013)民申字第790号再审民事裁定书〕中， 权利要求1要求保护一种钢带增强塑料排水管道，独立权利要求2要求保护一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管道的方法，独立权利要求6要求保护一种实施权利要求2所述方法的制造钢带增强塑料排水管的装置。该案的焦点问题之一在于，并列独立权利要求引用在前的独立权利要求时，在前独立权利要求对其保护范围的限定作用应当如何确定。
最高院再审认为，通常情况下，在确定权利要求的保护范围时，权利要求中记载的主题名称应当予以考虑，而实际的限定作用应当取决于该主题名称对权利要求所要保护的主题本身产生了何种影响。本案中，确定权利要求2和6的保护范围时，均应当考虑其主题名称对其所要求保护的主题本身实际上所起的限定作用。而根据涉案专利权利要求书以及说明书的记载，可以看出权利要求1记载的技术特征对权利要求2和6产生了实质性的影响，具有限定作用。
在案例4和案例5中，权利要求中引用的方法权利要求对产品的主题进行了限定，实际的限定作用应当取决于该主题名称对权利要求所要保护的主题本身产生了何种影响。
3.3“方法界定产品”的权利要求的举证责任分配
3.3.1原告举证
在“方法界定产品”的权利要求中，制备方法对技术特征的限定需要考量，与其他技术特征共同限定了权利要求的保护范围，那么，原告对其侵权主张就具有举证责任，举证时需要同时考虑产品结构以及制备方法的技术特征。
案例6：乔昌林与济南昌林气囊容器厂有限公司、孙菊香专利侵权纠纷〔最高人民法院（2011）民申字第1047号民事裁定书〕中，涉案专利权利要求1保护一种高强度尼龙气囊容器，其特征是挂上生胶的各种帘线及其织物或帘线钢丝混合织物缠绕后硫化而成。最高院再审认为，乔昌林所提供的被诉侵权产品照片仅能看出被诉侵权气囊产品的外观和形状，不能获知其具体的制造方法。而由于气囊容器并非新产品，主张侵权的专利权人乔昌林应该提供证据证明被诉侵权气囊产品的制造方法与涉案专利技术所包括的方法特征相同或者等同，从现有证据来看，尚不能确定被诉侵权气囊产品的制造方法，因此无法确定其是否落入涉案专利的保护范围。乔昌林没有完成其举证责任，应该对此承担不利后果。
案例7：北京望族净化技术开发有限责任公司与陕西四维高科滤材股份有限公司等侵害发明专利权纠纷案〔北京市第一中级人民法院 （2006）一中民初字第9998号〕中，涉案专利权利要求1要求保护一种由于汽、柴油机润滑油净化的全流式深度润滑油净化器滤芯，其特征在于：它是由木屑（9～36目）、植物纤维（8～12毫米）及其辅助材料制成的，其配比如下（按重量份数）：木屑100；植物纤维60～70；辅助材料3.35～6.5。原告出具的鉴定报告中，两被控侵权产品的木屑尺寸以及植物纤维的尺寸与涉案专利相同，但被控侵权产品中木屑和植物纤维的含量与本专利存有巨大差异。
北京一中院一审认定，权利要求1所采用的是以方法限定产品的撰写方式，特征部分所限定的实际上是制备产品的原始材料及配比，制作产品的原始材料和配比与最终制成的产品中所含的材料和配比能否完全吻合，仅根据现有证据尚无法确定。也就是说，原告未能举证证明两被控侵权产品就是按照本专利权利要求1中所限定的原始材料和配比方式所制造的。
案例7中，限定产品的方法为原料的配比，而原料的配比并不必然与最终产品的配比相同，若认为二者相同，需要相应的举证义务，否则可能会承担举证不能的不利后果。
3.3.2举证责任倒置
根据专利法六十一条第一款的规定，利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。那么，“方法界定产品”的权利要求是否可以适用六十一条的规定，采用举证责任倒置的规则，即要求被控侵权人承担举证责任。
案例8：C•I•R•S公开有限公司与常州市武进佳华化工有限公司专利权侵权纠纷上诉案〔江苏省高级人民法院（2006）苏民三终字第0025号〕中，涉案专利独立权利要求1要求保护用于涂覆单体聚合反应器的液态防垢剂，该防垢剂通过使萘酚与醛交联产物进行缩合反应得到，其特征在于：为得到该缩合产物，在碱性环境中进行了连二亚硫酸盐和甲醛化合物与1－萘酚结合的反应；防垢剂中含有连二亚硫酸盐和/或亚硫酸氢根基团和/或亚硫酸氢盐；防垢剂以清澈透明的液体形式存在；防垢剂在无氧气条件下贮存。鉴定机构出具《检测报告》显示防垢剂产品具有涉案权利要求中除方法外的其他特征，并在质证时称只能检测产品中的成份或组成，并不能根据产品中的成份反推反应过程。
一审法院认定，涉案专利保护的是一种产品，能够获得专利保护的产品应当认为属于新产品。涉案专利权利要求中采用方法特征对保护范围进行限定，虽然原告未提供证据证明被告采用的生产方法，并且无法依已制成成品的化工产品反推出制造方法，但是法律规定，因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。且从诉讼经济角度看，由被告提供其产品的制造方法的证据更为方便。因此一审法院责令佳华公司提供了其制造被控侵权产品的方法。而被告提供的生产方法和涉案专利中的方法特征在反应起始物、反应步骤方面均不同，不构成字面侵权，也不构成等同侵权。
江苏高院二审中首先对被告提供的生产方法是否能够作为认定本案的事实依据进行了论述，根据鉴定结论认定被告提供的生产方法并非生产涉案产品实际使用的方法。在认定被控侵权产品的生产方法是否与涉案专利的生产方法相同时，认为原告涉案专利作为一种产品，能够被授予发明专利，说明该产品属于新产品。被告主张涉案专利系老产品，但因其未提供相应证据，故对其主张不予支持。根据我国专利法的规定，专利侵权纠纷涉及新产品制造方法发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。本案中，原告涉案专利系新产品专利，故被告应当提供证据证明其生产被控侵权产品的生产方法不同于涉案专利方法。但由于鉴定结论已证明被告提供的生产方法并非其实际用来生产涉案被控侵权产品的方法，故其依法应当承担举证不能的法律后果。据此，应当认定被告生产被控侵权产品使用了与涉案专利相同的方法。
该案中，一审法院与二审法院均认为“方法界定产品”权利要求直接适用新产品制造方法发明专利的相关法律，采用了举证责任倒置的规则，即要求被控侵权人承担举证责任。
第四部分：本章小结
在司法解释二第十条中，明确规定了产品权利要求中的制备方法对专利权保护范围具有限定作用，在司法实践中，需要充分考虑制备方法的对产品权利要求的限定作用，同制造方法的权利要求，其限定的制造方法同样存在举证困难的问题。
作者
Cindy D